版權(quán)統(tǒng)計統(tǒng)計實施科技2014年2014年的法律
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426.cn,60萬知識產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁
華為、微軟先后被一家公司在美國以專利為由訴上法庭,現(xiàn)在又輪到了另一家中國的世界級企業(yè)——騰訊,且指向其核心產(chǎn)品——微信。這家名為Uniloc的公司,似乎十分熟悉地運用專利的法律工具。不僅中國企業(yè),微軟、邁克菲、索尼、谷歌、NEC、FACEBOOK都曾遭遇同樣的命運。當(dāng)中國企業(yè)走出成為必然趨勢時,如何應(yīng)對這些熟知當(dāng)?shù)胤傻摹皩κ帧?,將是一個十分復(fù)雜的命題。
一線調(diào)查
微信在美遭遇專利訴訟“專業(yè)戶”
即時通訊領(lǐng)域的專利戰(zhàn)爭,似乎正被一家公司“壟斷”,其最新指向,則是微信。
5月末,一家名為Uniloc的公司在美國德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地方法院對Tencent (騰訊美國與騰訊中國)提起訴訟,指控后者侵犯了它的兩項美國專利(專利號為:US8571194B2,US7853000B2)。
有意思的是,2014年11月13日Uniloc曾用上述同樣的兩個專利起訴過微軟并在2015年下半年達成了和解。不僅如此,特別值得關(guān)注的是,就在今年5月4日,Uniloc還用該兩項專利外加US7804948B2在同一個法院起訴了華為,目前該案仍在審理過程之中。
公開消息顯示:據(jù)不完全統(tǒng)計,從2003年9月到2016年5月,Uniloc一共在美發(fā)起了90余件專利侵權(quán)訴訟,其中涉案的有微軟、邁克菲、索尼、谷歌、NEC、Facebook以及騰訊等近百家企業(yè)?!吨袊?jīng)營報》記者注意到,該公司此次對微信的專利訴訟,其“精巧”布局,與以往幾乎一致。這不禁令人困惑,Uniloc 公司何以能夠用同樣的專利一而再再而三地起訴其他企業(yè),強大如微軟最終也選擇了和解的路徑,對騰訊微信來說,這個案件的風(fēng)險到底有多大,對于其他的更多進行國際化布局的企業(yè)來說,這個案件又到底有著怎樣的啟示和借鑒呢?
截至本報發(fā)稿時止,騰訊未做出回復(fù)。
起底Uniloc公司
記者獲得的Uniloc 起訴騰訊公司的起訴書顯示,原告是兩家公司,一個是Uniloc USA(Uniloc的美國公司),一個是Uniloc Luxembourg(Uniloc的盧森堡公司)。
同時,起訴狀開頭即強調(diào),作為本案原告之一的Uniloc盧森堡公司在電話會議領(lǐng)域和短信息領(lǐng)域擁有大量的專利,其中就涉及本次起訴騰訊微信兩大功能(微信視頻、語音群聊)涉嫌侵權(quán)的專利。
Uniloc 是一家來自澳大利亞的計算機軟件公司,成立于1992年,曾專注于計算機安全和版權(quán)保護軟件的研發(fā)與生產(chǎn),例如Try and Buy軟件。但從Uniloc近年的市場表現(xiàn)來看,外界認為它已經(jīng)從一家軟件公司演變成了專利運營機構(gòu),即通過專利的許可、授權(quán)以及訴訟來獲得相應(yīng)的收入。
Uniloc 將經(jīng)營地和運營地選擇在美國和盧森堡,這種“根據(jù)地”變化,也從另一面證實著上述判斷。
資深知識產(chǎn)權(quán)專家、北京優(yōu)賽諾科技有限公司總經(jīng)理劉斌強告訴《中國經(jīng)營報》記者:“首先,Uniloc經(jīng)營注冊地在德州,此次訴訟也是在德州東區(qū)法院,可見其最初的美國地址選擇就是有考慮的,選擇一個被普遍認為“專利友好”的地方(包括法官、陪審團),事實上,Uniloc此前發(fā)起的多個專利侵權(quán)訴訟都是選擇德州東區(qū)法院。”
其次,Uniloc將美國之外的注冊地,選擇在盧森堡也別有深意,因為在盧森堡,知識產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟作用很明顯,第一,知識產(chǎn)權(quán)得到重視,例如盧森堡是全球主要知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議的簽約國,第二也是非常關(guān)鍵的問題 ——就是稅收,因為在盧森堡“收購和開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)(IP)所得收入可免稅80%(該規(guī)定至少還可以執(zhí)行到2021年6月30日,屆時將實行新修改的稅收政策)?!?/p>
顯然,這符合典型的專利運營公司布局。不過,外界還不能把Uniloc 與一般的NPE(nor-practicing entit,通常稱非實施主體,也被稱為專利流氓)相提并論,因為Uniloc是從研發(fā)公司脫胎轉(zhuǎn)型而成的專利運營機構(gòu),本身擁有強大的研發(fā)能力。
本報記者查閱的資料顯示:Uniloc USA本是一家軟件公司,專注于物理設(shè)備識別平臺的研發(fā)。此平臺已經(jīng)被應(yīng)用到了軟件、身份管理、系統(tǒng)管理以及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域當(dāng)中。而本次訴訟中另一家關(guān)聯(lián)公司Uniloc Luxembourg擁有一系列統(tǒng)一通訊領(lǐng)域的專利技術(shù),并為統(tǒng)一通訊的客戶建立并使用協(xié)同網(wǎng)絡(luò)電話、媒體、音屏和視頻交流的解決方案。
劉斌強就告訴記者:“Uniloc是從實體企業(yè)轉(zhuǎn)型為NPE的典型,但仍然從事相關(guān)研發(fā),類似的企業(yè)還有很多,例如Nokia、Acacia、SEL(日本)等。這類以研發(fā)(外加內(nèi)外渠道儲備專利)支撐專利運營的NPE,具有較大的殺傷力,因為一方面,由于其具有研發(fā)等‘實體經(jīng)營’行為的支撐,因此美國最高院在eBay Inc. VS. MercExchange案件中關(guān)于禁令頒發(fā)情形的判決,對于被告而言可能就會失效,這樣,NPE很有可能獲得禁令(Injunction)這一強有力的殺傷性工具,迫使被告就范?!?/p>
“而另一方面,與NPE進行訴訟的‘麻煩’在于,由于原告作為NPE,基本上沒有被反訴的軟肋(排除可能被法官判定為惡意訴訟等情況),不像實體企業(yè)之間(例如三星與蘋果、華為與蘋果),可以‘互毆’,結(jié)果就是你我都讓一讓、忍一忍,官司往往相對容易和解?!眲⒈髲姳硎?。
說白了,這也就是為什么包括微軟、邁克菲、索尼、谷歌、NEC、Facebook等全球巨頭們不得不謹慎對待類似案件的重要背景。不過,盡管NPE訴訟往往難以通過反訴來解決,但卻可以花錢消災(zāi),不像非NPE訴訟則大多數(shù)是競爭對手之間的對決,是為了“要命”(即競爭對手之間的對決)。
所以,如果Uniloc 背后沒有競爭對手作為始作俑者,那么這場訴訟對于騰訊來說還不至于“傷筋動骨”,但仍然需要引起足夠的重視。
選擇法院有講究
應(yīng)該說,Uniloc起訴騰訊一案之所以引起關(guān)注,是因為該案涉及全球數(shù)以億計用戶每天都會用到的即時通信工具微信(WeChat)和提供商騰訊Tencent,目前騰訊市值已經(jīng)達到了16425億元(5月27日騰訊股價大漲創(chuàng)下2004年6月上市以來的最高水平),而據(jù)業(yè)內(nèi)人士評估微信的市值已經(jīng)超過了8000億元。
然而,對于更多的企業(yè)尤其是走出國門的企業(yè)來說,該案還有一個特別值得關(guān)注的細節(jié)問題,就是Uniloc為什么要選擇德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院作為管轄法院?
事實上,根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,美國2015年的新增專利訴訟案件中,僅德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院就占據(jù)了將近一半,這就是在美國備受爭議的“法院訴訟管轄地尋租(Forum Shopping)”現(xiàn)象。在美國律師看來,僅此一點,就大大增加了華為和騰訊案件的不確定性。
在Uniloc起訴騰訊的起訴書中, Uniloc 這樣描述了德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院在管轄權(quán)上的正當(dāng)性,“即德州系本案中的侵權(quán)行為發(fā)生地,騰訊在當(dāng)?shù)赜猩虡I(yè)活動并推銷其產(chǎn)品(服務(wù))給德州當(dāng)?shù)乜蛻??!?/p>
Uniloc表示,“騰訊美國公司在美國從事了市場活動來推廣WeChat的應(yīng)用,同時騰訊美國公司也在美國購買并擁有了服務(wù)器,允許用戶來下載其客戶端?!?/p>
然而,在業(yè)內(nèi)專家看來,問題遠遠不會這么簡單。
劉斌強告訴記者,“在美國,專利訴訟的管轄權(quán)都在聯(lián)邦法院體系,不在各個州的州法院體系,很多公司愿意在德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院發(fā)起專利訴訟,是因為總體而言,德州的聯(lián)邦地方法院對專利權(quán)人最為友好,包括法官和當(dāng)?shù)氐呐銓張F?!?/p>
對于這種“專利友好”,說得通俗一點就是,為了吸引更多的專利訴訟案件到德州(尤其是東區(qū)地方法院),法院制定了對專利權(quán)人更有利的法庭規(guī)則和程序。這里需要特別指出的是,“不同于中國的司法體系,美國聯(lián)邦法律允許每個地方法院指定自己的具體的案件審理規(guī)則和程序(rules and procedures),例如在規(guī)定的節(jié)點被告可以提出什么主張、甚至被告在專利局挑戰(zhàn)專利的有效性同時法院并不暫停案件的審理”等。
有知情人士告訴記者,“德州東區(qū)法院,尤其是Marshall分院,交通并不便利,被告及律師等出差都對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟有利,還有包括涉案公司在當(dāng)?shù)氐囊恍┵澲⒏偱男袨榈?,這可以對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟做出貢獻?!?/p>
與此同時,法官審的專利案子越多,對于專利案子更熟悉,案件審理更為快速,被告的壓力更大從而更傾向于快速和解結(jié)案。
當(dāng)然,也有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示,“吸引大量專利案件對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的帶動、法官和當(dāng)?shù)芈蓭熛嗷ポ^為熟悉、當(dāng)?shù)鼐用袷芤娴龋际菍?dǎo)致對專利權(quán)人友好的因素。”
這也就是為什么盡管美國的其他州也可以作為具有管轄權(quán)的州,例如騰訊美國所在的德拉瓦州(Delaware),但是,顯然,在自己“家”(德州)告別人總歸對自己更有利一些,何況德州還擁有“專利權(quán)人友好”的傳統(tǒng),對提起訴訟的專利權(quán)人一方更為有利。
同樣專利訴多家巨頭
“目前,訴訟地對騰訊公司肯定是不利的。而且目前來看,騰訊基本上擺脫不了這個管轄權(quán),因為Uniloc的注冊地和經(jīng)營地就在德州。對騰訊來講,在花費差不多(甚至多花一些)律師費的前提下,建議也在當(dāng)?shù)剡x擇律師可能是不錯的選擇?!?劉斌強表示。
需要注意的是,對于騰訊,Uniloc在起訴書中沒有提到具體的索賠金額,只提到騰訊需要支付其成本、律師費、其他花費及利息等,并保留進一步尋求救濟的權(quán)利。但早年Uniloc第一次起訴微軟時,最初微軟卻被判罰了3.88億美元的侵權(quán)賠償。
但是,在專業(yè)人士看來,騰訊對此卻不可掉以輕心,因為在美國專利侵權(quán)的判定是一個非常復(fù)雜的問題,Uniloc與微軟的早年專利官司就曾耗時9年,與此同時,一旦被認定為侵權(quán)行為屬于惡意,即侵權(quán)人存在惡意侵犯他人的專利權(quán),則會給予3倍賠償額(Treble Damange)的懲罰性判決。
更為重要的是,作為騰訊微信進行國際化的戰(zhàn)略布局的重要階段,不排除有競爭對手,或者就是簡單的NPE機構(gòu)對其發(fā)起專利試探,借專利訴訟的過程掌握企業(yè)更多的細節(jié),從而為再次發(fā)起訴訟做好準備。
曾經(jīng)代理華為訴摩托羅拉的一位國際知識產(chǎn)權(quán)專家就告訴記者,“專利訴訟有時是一石多鳥,通過訴訟對對手進行試探,通過法庭質(zhì)證掌握企業(yè)更多的情況是國際企業(yè)很常見的一種做法。”
需要注意的是, 過去幾年來,Uniloc利用其在有關(guān)視頻和語音群聊的專利積累,發(fā)起了大量的專利侵權(quán)訴訟,被訴的巨頭們包括Google、Home Box Office(有線電視聯(lián)播網(wǎng)公司)、HuLu(美國視頻網(wǎng)站公司)、KaKao(韓國即時聊天工具Kakao Talk)、Netfix(美國在線視頻公司)、Valve(游戲開發(fā)商,產(chǎn)品例如半條命[Half-life])等等。
根據(jù)劉斌強的檢索,2014年11月13日,Uniloc用包含起訴騰訊微信的兩個同樣專利(專利號:US8571194B2,US7853000B2)起訴了微軟。
人們不禁要問,為什么Uniloc總是能用同樣的專利對不同的巨頭發(fā)起訴訟呢?這兩個專利真的如此強大嗎?
專家告訴記者,“這涉及到美國的專利繼續(xù)申請制度(Continuation Application),這是美國專利制度特有的內(nèi)容,允許在前一個案件(通常稱母案)尚未結(jié)案的情況下,以母案為基礎(chǔ),再次提出新的專利申請。通過繼續(xù)申請,可以將母案可能沒有保護到的范圍,再次重新保護起來,從而可以覆蓋到母案申請之后新出現(xiàn)的產(chǎn)品或服務(wù)?!?/p>
劉斌強向本報記者提供的檢索同時顯示:在本次Uniloc起訴騰訊微信案中就已經(jīng)涉及到了繼續(xù)申請。
劉斌強告訴記者,“通過提交(多個)繼續(xù)申請,可以將新的技術(shù)納入到專利的保護范圍之內(nèi)?!?/p>
事實上,這恰恰是美國對專利進行強保護的一個重要背景,走出去的中國企業(yè)要么善用這一政策強化自身的專利城池,要么一旦成為應(yīng)訴方,就要仔細尋找繼續(xù)申請中的漏洞,而后者,對于產(chǎn)業(yè)替代過程中的新興企業(yè)來說尤為重要,這是他們突破傳統(tǒng)企業(yè)專利護城河,進而進行市場取代時重要的“關(guān)卡”。
“對應(yīng)訴方而言,利用繼續(xù)申請?zhí)崞鸬脑V訟,可能存在的漏洞最常見于母案的記載不足以支撐后續(xù)申請,或者找到現(xiàn)有技術(shù)能夠?qū)⒗^續(xù)申請的新權(quán)利要求無效掉。其他的可能性包括繼續(xù)申請?zhí)岢龅臅r機、繼續(xù)申請中新納入的內(nèi)容是否在母案的審查過程中已經(jīng)放棄而專利權(quán)人試圖在繼續(xù)申請中再次要回來,這就是涉及到禁止反悔問題。此外,用于攻擊常規(guī)專利的手段也要充分用起來,例如發(fā)明人是否適格、是否存在不當(dāng)行為等?!?劉斌強表示。
騰訊在該案中的風(fēng)險
對于騰訊在該案中的風(fēng)險,中國知識產(chǎn)權(quán)研究院院長楊旭日律師告訴記者,“專利流氓攻擊,是一個很難從根本上解決的問題量,是纖芥之疾,非心腹之患,最佳方法是提升公司的法務(wù)能力,準備預(yù)算。”
在記者采訪過程中,與楊旭日律師持同樣觀點的不在少數(shù),在他們看來,英文版微信美國用戶量有限,在7.61億微信用戶數(shù)中,英文版微信的占比及對應(yīng)的數(shù)量很小,而具體到英文版微信在美國的用戶數(shù),應(yīng)該會進一步大打折扣。因此,即使騰訊微信的兩大功能構(gòu)成專利侵權(quán),其給原告造成的損失也是有限的。其次,微信在美國是免費下載安裝及使用模式,沒有獲利,這是對騰訊有利的。
不過,劉斌強卻并不這么認為,在他看來,“首先,微信究竟有沒有從美國盈利,我們恐怕不是那么容易就可以獲知的,其次,美國的專利訴訟中,任何一方會想到的理由幾乎可以用‘千奇百怪’來形容,產(chǎn)品本身免費,并不代表不會通過免費產(chǎn)品獲利,而最終的獲利就是由于這個免費產(chǎn)品貢獻來的,由此很可能就可以建立‘獲利聯(lián)系’?!?/span>
不僅如此,該案呈現(xiàn)了非常強的風(fēng)險代理的特點,“注意一下代理Uniloc的那家律所和那些律師,基本上是Uniloc的長期合作伙伴,所以,可以大膽猜測,Uniloc的(這些)專利訴訟很可能是風(fēng)險代理?!?劉斌強表示。
對于騰訊的專利訴訟來說,案件一旦涉及風(fēng)險代理,這就看律師對于案件案情的評估和利益分配了。通常來講,如果勝算很大、收益很高,就可能找到愿意風(fēng)險代理的律師或律所。
有律師就告訴記者,“對應(yīng)訴方來說,當(dāng)起訴方采取風(fēng)險代理時,可能相對會更加麻煩,可以想象,律師肯定是拼了命要把你‘整倒’,這樣才會有豐厚回報?!?/p>
“這個時候,應(yīng)訴方應(yīng)當(dāng)考慮:一、分析代理律師或律所的特點、傳統(tǒng)和以往的案例,二、是否能夠找到足夠強硬的應(yīng)對策略,例如可以把專利無效掉(釜底抽薪),三、是否及時作出和解決策,四、盡量使賠償額降低。”
來源:中國經(jīng)營報
作者:屈麗麗
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