如何正確使用知識產(chǎn)權“警告函”？

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知識產(chǎn)權系企業(yè)寶貴的無形資產(chǎn)，而侵犯知識產(chǎn)權的行為則是對創(chuàng)造者心血成果的剝奪，是對社會創(chuàng)新思維的踐踏，然而考慮到知識產(chǎn)權訴訟成本的問題，實踐中經(jīng)常采取侵權警告通知的形式維權。筆者結合司法實踐及最高人民法院指導案例從知識產(chǎn)權警告函的法律依據(jù)、發(fā)布主體、警告函對象、警告函內容、警告函正當性邊界以及收到警告函的應對策略等多個方面對知識產(chǎn)權侵權警告函進行分析，以期規(guī)避知識產(chǎn)權警告函存在的法律風險。

一、知識產(chǎn)權侵權警告函作用

（一）建立協(xié)商機制（專利法第60條、商標法第60條）

《專利法》第六十條：“未經(jīng)專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。”

《商標法》第六十條：“有本法第五十七條所列侵犯注冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標注冊人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理?！?/p>

（二）啟動專利不侵權之訴的前提（專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋18條）

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條：“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經(jīng)書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。”

（三）對銷售商主觀過錯的證明作用（法70、解釋二25條）

再審申請人孫俊義與被申請人鄭寧侵害實用新型專利權糾紛案【（2014）民申字第1036號】中，最高人民法院指出，當事人援引專利法第七十條的規(guī)定主張“合法來源”抗辯時，如果專利權人能夠證明，已經(jīng)向銷售商發(fā)出了明確記載有專利權和被訴侵權產(chǎn)品的基本情況、侵權比對結果及聯(lián)系人等信息的警告函，且銷售商已經(jīng)收到該警告函的情況下，原則上可以推定銷售商知道其銷售的是專利侵權產(chǎn)品。

專利法第七十條：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任?！?/p>

《專利法司法解釋（二）》第二十五條：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外?！?/p>

（四）為故意侵權固定證據(jù)（專利法修正案（草案）68條）

中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)第六十五條：“侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

對于故意侵犯專利權的行為，人民法院可以根據(jù)侵權行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，將根據(jù)前兩款所確定的賠償數(shù)額提高至二到三倍?！?/p>

二、知識產(chǎn)權侵權警告函的發(fā)布主體、警告對象和內容

（一）發(fā)布主體

發(fā)布警告函的主體必須是知識產(chǎn)權權利人、獨占被許可人，或者符合條件（例如，取得權利人授權，或在權利人對侵權行為不作為的情況下）的排他許可人、普通許可人，警告函發(fā)布者須有資格以自己的名義制止侵權行為。

（二）警告對象

知識產(chǎn)權侵權嫌疑人包括產(chǎn)品制造商、銷售商、進口商，以及發(fā)明或實用新型產(chǎn)品的使用者等，都可能成為權利人發(fā)送侵權警告函的對象。但如果警告函針對的是競爭對手的交易伙伴時，因競爭對手的交易伙伴是雙方爭奪的目標客戶群，專利權人的發(fā)函行為必然會對競爭對手的業(yè)務產(chǎn)生影響，此時專利權人發(fā)函時更應慎重。

（三）警告函內容

知識產(chǎn)權警告函必須明確記載所擁有的權利和被訴侵權產(chǎn)品的基本情況、侵權比對結果及聯(lián)系人等信息。從法理上講，判斷產(chǎn)品是否侵權是法院的職責，在情況不明的情形下將這一義務施加給銷售商，對銷售商是不公平的；而且在未經(jīng)通知的情況下，銷售者聲稱自己不知道其所售的產(chǎn)品是侵犯他人知識產(chǎn)權的產(chǎn)品也是有理可循的，尤其是在侵權事實不是很明顯的案件中。因此，權利人采取寄警告信、律師函的方式讓銷售商知曉自己銷售的是侵權產(chǎn)品時，應同時提供注冊商標或專利的詳細信息，包括權利證書編號以至證書復印件、專利權利要求書和對比說明文件等，給銷售商判斷是否侵權提供基本的依據(jù)。

專利權人發(fā)送的警告函一般應具備以下內容：（1）專利權人的身份，包括權利來源的途徑；（2）專利的具體情況，包括專利的名稱、類型、有效期、專利權利要求的內容，并將公告授權的專利文件（包括專利證書、權利要求書、說明書、附圖）附隨于警告函后；（3）被警告人侵權行為的具體情況，包括產(chǎn)品的名稱、型號、價格等；（4）被指控產(chǎn)品特征的簡要歸納，并與專利權利要求進行比對，以明確被控產(chǎn)品落入了專利權的保護范圍；（5）告知被警告人必須立即停止侵犯專利權的行為，并闡明被警告人所將要承擔的法律責任以及所依據(jù)的法律規(guī)定。

三、知識產(chǎn)權侵權警告函正當性邊界

為保護知識產(chǎn)權而發(fā)送侵權警告函，可視為當事人協(xié)商解決糾紛的重要途徑和環(huán)節(jié)。發(fā)送警告函要適當，不能濫用侵權警告函損害他人合法權益、擾亂市場競爭秩序，否則可能構成商業(yè)詆毀或其他不正當競爭行為。確保發(fā)出侵權警告函時，權利應當有效無瑕疵；對象應當明確；不得捏造、散布虛偽事實；善盡謹慎義務，充分披露據(jù)以判斷涉嫌構成侵權的必要信息，內容不應空泛和籠統(tǒng)，應當符合誠實信用的要求，但不苛求侵權警告內容完全確定和毫無疑義。對銷售、許諾銷售、進口、使用（發(fā)明和實用新型）環(huán)節(jié)的注意義務應當比制造環(huán)節(jié)的高。

現(xiàn)有理論研究基本上贊同區(qū)分警告函的發(fā)送對象、發(fā)送方式、函件內容等三個方面以區(qū)別認定發(fā)送行為的合法性。向侵權嫌疑人單向發(fā)送警告函，通常更容易被認為是正常維權行為；向侵權嫌疑人的交易相對方發(fā)警告函，通常更容易被認為具有不法性；未指明專利權范圍、對專利權的存續(xù)或范圍作虛假表示的警告函具有不法性；以廣告、新聞報道等方式通過媒體向公眾發(fā)出警告函，容易對市場造成“懸置”效應，發(fā)函者的實質目的在于阻礙競爭者爭奪市場，而不是解決侵權糾紛，具有不法性。

四、發(fā)知識產(chǎn)權侵權警告函注意事項

首先，要對自己的權利憑證進行有效狀態(tài)確認，發(fā)函之前，還要做一些細致的侵權對比分析。

其次，第一次發(fā)函不一定要給提供非常詳細的侵權比對表，法律或司法實踐無要求這種程度。

第三、對發(fā)函的對象進行區(qū)分，直接發(fā)給制造商，則銷售商環(huán)節(jié)就好辦，如果很難找到制造商，只能發(fā)給銷售商時，尤其像現(xiàn)在的電商平臺，都有一個完善的知識產(chǎn)權投訴機制，一般都會積極處理，會要求涉嫌侵權方有一個答辯，電商平臺做一些判斷，如果明顯侵權，他們就會將產(chǎn)品下架，如果明顯不侵權，則會繼續(xù)在平臺銷售。

第四、發(fā)函之前證據(jù)保全工作，防止銷毀證據(jù)。

五、收到侵權警告函如何應對？

積極應對、認真對待。給對方回函，要求對方提供權利要求與涉嫌侵權產(chǎn)品比對分析表，才知道我們的產(chǎn)品落入哪一項權利要求或者哪幾項權利要求的保護范圍。如果對方提供之后，我們則進一步分析，我們的產(chǎn)品是否落入對方權利要求的保護范圍，對于發(fā)明或實用新型需要專業(yè)人士的幫助。對于發(fā)明或實用新型，權利要求的比對，技術特征的劃分，我們需要掌握一些判斷侵權與否的基本原則。如果其權利要求本身就不清楚，無法劃分技術特征，我們的產(chǎn)品沒有全面覆蓋對方的權利要求，這時，可以明確回函說明我們的產(chǎn)品沒有落入對方權利要求的保護范圍。

如果發(fā)現(xiàn)警告函有捏造的或者虛假的事實，不僅通過私密郵件而且還在其官方網(wǎng)站、媒體等發(fā)函。自己和自己的經(jīng)銷商等收到函件，影響市場業(yè)績，這時我們要搜集證據(jù)，不僅要做確認不侵權之訴，還要做反不正當競爭、商業(yè)詆毀訴訟，要求對方賠償。

知識產(chǎn)權警告函是維權的手段而非目的，維權的同時定不忘風險的存在，利用好這把雙刃劍，可以更好的解決知識產(chǎn)權侵權糾紛，降低訴訟成本，提高解決問題的效率。

來源：無訟閱讀

作者：王現(xiàn)輝北京大成（石家莊）律師事務所

編輯：IPRdaily趙珍