將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)，是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)？

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近日，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)了上訴人上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱建設(shè)路橋公司）、上訴人江蘇山寶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱山寶公司）侵害商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛一案，判決駁回上訴，維持原判。

建設(shè)路橋公司先后在第7類破碎機(jī)等商品上注冊(cè)了“+山寶”商標(biāo)、 “+山寶+SHANBAO”商標(biāo)和“山寶”商標(biāo)。其中“+山寶+SHANBAO”商標(biāo)具有很高的知名度，自1998年起連續(xù)被評(píng)為上海市著名商標(biāo)，并在2005年被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。

山寶公司原系建設(shè)路橋公司的經(jīng)銷商，其原企業(yè)名稱為江蘇信義機(jī)電設(shè)備有限公司，于2004年9月2日變更為現(xiàn)企業(yè)名稱。雙方于2015年初終止合作關(guān)系。但是建設(shè)路橋公司發(fā)現(xiàn)在終止合作關(guān)系之后，山寶公司在其生產(chǎn)商品、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站和展會(huì)上仍突出使用“山寶”、“江蘇山寶”、“江蘇山寶集團(tuán)”、“SHANBAO”、“SHANBAOGROUP”等標(biāo)識(shí)，使相關(guān)公眾造成誤認(rèn)，侵害了建設(shè)路橋公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；山寶公司的中、英文企業(yè)名稱中有“山寶”、“shanbao”字樣，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

建設(shè)路橋公司遂訴至法院，請(qǐng)求判令山寶公司停止商標(biāo)侵權(quán)行為，并變更企業(yè)字號(hào)，停止使用“山寶”、“SHANBAO”或其他與之近似的詞語(yǔ)作為字號(hào)。

一審宣判后，兩公司均提起上訴

一審法院審理后認(rèn)為建設(shè)路橋公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)依法受到保護(hù)，山寶公司突出使用“山寶”等標(biāo)識(shí)的行為，侵害了建設(shè)路橋公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但認(rèn)為山寶公司注冊(cè)、使用“江蘇山寶集團(tuán)有限公司”這一企業(yè)名稱及企業(yè)名稱的英文翻譯不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，故判決山寶公司停止上述商標(biāo)侵權(quán)行為，規(guī)范使用其企業(yè)名稱；同時(shí)，駁回了建設(shè)路橋公司要求山寶公司變更企業(yè)字號(hào)的訴訟請(qǐng)求。

一審法院判決后，建設(shè)路橋公司和山寶公司均不服，向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

建設(shè)路橋公司認(rèn)為，山寶公司及其關(guān)聯(lián)公司沒有單獨(dú)的研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，其發(fā)展完全依賴建設(shè)路橋公司；建設(shè)路橋公司對(duì)山寶公司使用“山寶”字號(hào)一直持否定態(tài)度，曾多次要求山寶公司變更字號(hào)，因得到山寶公司便于開拓山寶產(chǎn)品市場(chǎng)的解釋和若與建設(shè)路橋公司終止合作即棄用山寶字號(hào)承諾，所以未采取法律手段主張權(quán)利，但是山寶公司在建設(shè)路橋公司取消其經(jīng)銷商資格后仍繼續(xù)使用“山寶”字號(hào)，意在利用山寶品牌謀取非法利益，有違誠(chéng)實(shí)信用原則，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

山寶公司認(rèn)為，其有自己的研發(fā)生產(chǎn)能力，目前在礦山領(lǐng)域，其產(chǎn)品市場(chǎng)知名度已超過了建設(shè)路橋公司，且其的企業(yè)名稱系歷史沿革而來(lái)，經(jīng)工商行政管理部門依法核準(zhǔn)使用，建設(shè)路橋公司對(duì)其使用“山寶”作為企業(yè)字號(hào)也是認(rèn)可的。山寶公司在其生產(chǎn)商品、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站和展會(huì)上使用“山寶”等字樣系使用公司簡(jiǎn)稱，并未使用建設(shè)路橋公司涉案商標(biāo)中的圖形，且其使用時(shí)均標(biāo)注了自己的注冊(cè)商標(biāo)，故山寶公司的行為既不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，也不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

侵害商標(biāo)權(quán)，但不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

上海知產(chǎn)法院經(jīng)審理后認(rèn)為，山寶公司生產(chǎn)的商品和建設(shè)路橋公司涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品屬于相同或類似商品。山寶公司在展會(huì)、網(wǎng)站、宣傳手冊(cè)和商品上將企業(yè)名稱簡(jiǎn)化使用為“江蘇山寶集團(tuán)”、 “山寶集團(tuán)”、“JIANGSUSHANBAO GROUP”、“SHANBAO GROUP”等，且其中“山寶”兩字比“集團(tuán)”兩字稍大，或“山寶”兩字的顏色為紅色，“集團(tuán)”兩字的顏色為黑色，故其使用形式屬于將企業(yè)字號(hào)突出使用。建設(shè)路橋公司的涉案圖文組合商標(biāo)經(jīng)過其長(zhǎng)期使用，在市場(chǎng)上已具有較高的知名度，“山寶”、“SHANBAO”系商標(biāo)的呼叫部分，相關(guān)公眾會(huì)將視覺注意力集中在上述文字上，將其作為識(shí)別商標(biāo)的主要部分，而山寶公司突出使用的字號(hào)與上述商標(biāo)的文字部分相同，且山寶公司曾長(zhǎng)期銷售建設(shè)路橋公司的商品，容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為山寶公司與建設(shè)路橋公司存在特定聯(lián)系。因此，山寶公司的上述行為，侵害了建設(shè)路橋公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

其次，法院認(rèn)為山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意。山寶公司2004年使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)后，仍是建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，當(dāng)時(shí)建設(shè)路橋公司的涉案商標(biāo)已具有較高知名度，其應(yīng)當(dāng)預(yù)見到山寶公司的行為客觀上可能會(huì)使相關(guān)公眾造成混淆，但建設(shè)路橋公司在十余年的時(shí)間里對(duì)此并未提出異議，且長(zhǎng)期與山寶公司保持著頻繁的業(yè)務(wù)往來(lái)。另外，山寶公司除經(jīng)銷建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品外，還有其他經(jīng)營(yíng)行為，通過長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，其企業(yè)名稱已承載了公司商譽(yù)。綜上，法院認(rèn)定山寶公司注冊(cè)、使用含有“山寶”字號(hào)的企業(yè)名稱以及使用其企業(yè)名稱的英文翻譯不違背誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)此，上海知產(chǎn)法院判決駁回上訴，維持原判。

法官說案

問：將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用是否一定構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)？

答：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十八條的規(guī)定，將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理。但在處理此類不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛時(shí)，需要從保護(hù)合法權(quán)益、誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)等原則，并綜合考慮歷史因素，對(duì)被控侵權(quán)人的行為進(jìn)行考量。本案中，山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意。山寶公司自2004年開始使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)至其與建設(shè)路橋公司終止合作關(guān)系，一直是建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，當(dāng)時(shí)建設(shè)路橋公司的涉案商標(biāo)已具有較高知名度，建設(shè)路橋公司應(yīng)當(dāng)預(yù)見到山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)客觀上可能會(huì)使相關(guān)公眾造成一定混淆，但此期間建設(shè)路橋公司不僅從未對(duì)其提出異議，且持續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。同時(shí)，在此期間山寶公司通過自身的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，其企業(yè)名稱已經(jīng)承載了公司的商譽(yù)。因此，法院認(rèn)為山寶公司的行為不違背誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

來(lái)源：上海知產(chǎn)法院

編輯：IPRdaily  趙珍

本文來(lái)自上海知產(chǎn)法院，并經(jīng)IPRdaily編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意，并附上出處。文章不代表IPRdaily立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://islanderfriend.com”