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來源:IPRDaily
作者:李強(qiáng) 張積峰, 廈門多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司
投稿標(biāo)題:實(shí)用新型專利真的應(yīng)該被拋棄嗎?
近些年,實(shí)用新型專利在企業(yè)中的認(rèn)可度越來越低,正逐漸成為企業(yè)眼中棄兒,甚至成為所謂的“垃圾”專利。本文在深入研究的基礎(chǔ)上,希望可以引導(dǎo)企業(yè)能正確理解和認(rèn)識(shí)我國的實(shí)用新型專利制度,并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn),制定與其向相應(yīng)的實(shí)用新型申請戰(zhàn)略。
一、 引言
筆者近日走訪一家企業(yè),在了解其產(chǎn)品的創(chuàng)新點(diǎn)并經(jīng)過檢索分析后,建議該企業(yè)申請實(shí)用新型專利??稍撈髽I(yè)的負(fù)責(zé)人對實(shí)用新型專利嗤之以鼻,認(rèn)為實(shí)用新型專利根本算不上真正的專利,是拿來湊數(shù)的“垃圾專利”,堅(jiān)持他們企業(yè)要申請就申請發(fā)明專利,要么就不申請。聯(lián)想到之前遇到過很多類似的情況,筆者認(rèn)為有必要讓企業(yè)能正確認(rèn)識(shí)實(shí)用新型專利及其對企業(yè)的必要性和重要性。
其實(shí),實(shí)用新型專利作為我國專利法規(guī)定的三大專利類型之一,一直都占據(jù)著重要地位。但是近些年,從各種公開的報(bào)道和輿論來看,實(shí)用新型專利的社會(huì)認(rèn)可度越來越低。比如,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最新在2016年1月14日上午舉行新聞發(fā)布會(huì)上,著重介紹了2015年我國發(fā)明專利授權(quán)量等有關(guān)數(shù)據(jù),對實(shí)用新型的專利申請情況鮮有提及。且在此次發(fā)布會(huì)上,還特意指明,發(fā)明專利申請占比的不斷提高,表明我國創(chuàng)新能力不斷提升。而到地方各級(jí)政府部門,近些年正在逐步取消對實(shí)用新型的專利資助和政策扶持是個(gè)不爭的事實(shí),且在高新技術(shù)企業(yè)以及科技項(xiàng)目的認(rèn)定上,都在逐步降低實(shí)用新型的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
公眾不認(rèn)可實(shí)用新型專利的原因是多方面的,其中最重要原因在于實(shí)用新型專利本身的特點(diǎn),因我國實(shí)行的是實(shí)用新型專利的初審制度,造成有些申請人將簡單模仿甚至抄襲現(xiàn)有技術(shù)的方案,以及在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上稍作改動(dòng)或?qū)ζ溥M(jìn)行
簡單組合的方案,拿來申請實(shí)用新型專利。這樣的實(shí)用新型專利與社會(huì)公眾心目中的發(fā)明創(chuàng)造相去甚遠(yuǎn)。公眾看到一些對公知公用技術(shù)的小改進(jìn)也能被授予專利權(quán),自然會(huì)認(rèn)為實(shí)用新型專利制度不是在鼓勵(lì)創(chuàng)新,也就對我國的實(shí)用新型專利制度產(chǎn)生了質(zhì)疑。
但是筆者認(rèn)為企業(yè)其實(shí)并沒有真正正確認(rèn)識(shí)和了解實(shí)用新型,觀念上存在片面性。本文在深入研究實(shí)用新型專利的基礎(chǔ)上,希望可以引導(dǎo)企業(yè)能正確理解和認(rèn)識(shí)我國的實(shí)用新型專利制度,并結(jié)合企業(yè)自身的情況,制定與其向相應(yīng)的實(shí)用新型申請戰(zhàn)略規(guī)劃。
二、 實(shí)用新型介紹
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球有85個(gè)國家和地區(qū)在專利制度中實(shí)施實(shí)用新型,但每個(gè)國家對實(shí)用新型定義略有不同,比如意大利、巴西、菲律賓、中國等稱之為實(shí)用新型專利,澳大利亞稱之為創(chuàng)新專利或者小專利(Petty Patent),馬來西亞稱之為實(shí)用創(chuàng)作,法國稱之為實(shí)用證書,比利時(shí)、荷蘭、中國香港地區(qū)等稱之為短期專利(Short Term Patent)。
各個(gè)國家和地區(qū)對實(shí)用新型的保護(hù)客體也存在差別,比如在中國、日本、韓國、意大利、俄羅斯、巴西等國家保護(hù)的有形產(chǎn)品;而在法國、奧地利等國家實(shí)用新型保護(hù)產(chǎn)品和方法,其定義和國內(nèi)的發(fā)明基本相同。
實(shí)用新型專利在各個(gè)國家的審查制度也不相同,比如韓國和馬來西亞,是需要實(shí)質(zhì)審查的,其審查程序和程度和國內(nèi)發(fā)明基本相同;而在德國只是進(jìn)行形式審查;而在澳大利亞是實(shí)行登記制,然后再根據(jù)申請人的意愿選擇是否請求審查。
就保護(hù)期限而言,世界上各個(gè)國家基本都規(guī)定在10年左右,只有極個(gè)別國家規(guī)定不同,比如澳大利亞為8年,馬來西亞和巴西為10年以上。
由以上信息可以看出,各個(gè)國家的實(shí)用新型專利制度雖然略有區(qū)別,但其實(shí)質(zhì)上均是對發(fā)明專利的補(bǔ)充,是對小發(fā)明小改進(jìn)的一種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。
我國實(shí)用新型專利由于不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,授權(quán)時(shí)間相對較快,因此自從1984年中國頒布專利法以來,我國實(shí)用新型專利申請和授權(quán)數(shù)量激增。
1997年,中國實(shí)用新型專利申請量突破5萬件,首次居世界第一。
2010年,中國實(shí)用新型申請量占全世界申請總量的83%。
2006年至2014 年,我國有效實(shí)用新型專利總量從292,323 件快速增長到2,291,326 件,保持了29.4%的年均增長率。
根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)年報(bào)(2014年)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,有效實(shí)用新型專利2,291,326 件,同比2013年增長18.3%,占總量的比重達(dá)到49.4%,較2013年提高3.2 個(gè)百分點(diǎn);而發(fā)明和外觀專利占總量的比重分別為25.8%和24.9%。
由此可見,目前我國的實(shí)用新型專利處于一個(gè)良性穩(wěn)定的發(fā)展階段,但是增加率相比于前些年略有下降,這也客觀反映了公眾對實(shí)用新型專利的重視和認(rèn)可程度正在降低。
從保護(hù)客體的角度出發(fā),實(shí)用新型是最接近發(fā)明的專利類型,表1詳細(xì)列舉了我國實(shí)用新型專利和發(fā)明專利的區(qū)別及相同點(diǎn)。
表1 中國實(shí)用新型和發(fā)明的區(qū)別及相同點(diǎn)
由表1可以看出,中國的實(shí)用新型和發(fā)明有相同點(diǎn)(比如都可以保護(hù)產(chǎn)品,都要求有創(chuàng)造性和新穎性,在法定的保護(hù)期限內(nèi)都受法律保護(hù)),也有不同點(diǎn)(比如涉及方法類的創(chuàng)新點(diǎn)無法使用新型專利保護(hù),兩者對創(chuàng)造性的要求以及保護(hù)期限也不同),而其中兩者最大的區(qū)別在于審查制度的不同。發(fā)明是要求對其進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的,而實(shí)用新型則僅要求是初步審查。
我國實(shí)用新型專利制度的立法目的在于作為發(fā)明專利制度的重要補(bǔ)充,旨在保護(hù)那些創(chuàng)造性高度達(dá)不到發(fā)明專利要求、但對技術(shù)進(jìn)步起到促進(jìn)作用的改進(jìn)型的發(fā)明創(chuàng)造。設(shè)立實(shí)用新型專利制度的深層次原因是因?yàn)槲覈鳛榘l(fā)展中國家,目前總體創(chuàng)新能力仍然較低,原創(chuàng)性的發(fā)明創(chuàng)造不多,絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造都是在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的小發(fā)明。這些改進(jìn)型發(fā)明的原創(chuàng)性高度雖然不高,但有些卻具有很大的市場價(jià)值,且也屬于發(fā)明者的智力勞動(dòng)成果,理應(yīng)得到相應(yīng)的法律保護(hù),而設(shè)立實(shí)用新型專利制度正好契合了這種需求。
因此國家設(shè)立實(shí)用新型專利制度的目的并不是有些企業(yè)錯(cuò)誤理解的為了提高我國的專利數(shù)量,其真正的目的和意義在于鼓勵(lì)和保護(hù)我國企業(yè)的改進(jìn)型的發(fā)明創(chuàng)造,提高我國企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。
根據(jù)專利法第四十條的規(guī)定,專利局受理和審查實(shí)用新型專利申請,經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,作出授予實(shí)用新型專利權(quán)的決定,發(fā)給相應(yīng)的專利證書,同時(shí)予以登記和公告。
而在專利審查指南中,進(jìn)一步明確說明了實(shí)用新型專利申請初步審查的范圍,具體審查內(nèi)容如下:
(1)申請文件的形式審查:審查提交的申請文件是否齊全,內(nèi)容是否符合格式要求,遞交流程是否滿足法定的時(shí)限要求等;
(2)申請文件的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷審查:審查申請文件的內(nèi)容是否符合專利法的法定要求,比如是否是違反法律或者是否是專利法規(guī)定的不屬于授權(quán)客體的發(fā)明創(chuàng)造;是否具有新穎性和實(shí)用性;是否存在單一性、優(yōu)先權(quán)等問題;
(3)其他文件的形式審查:審查優(yōu)先權(quán)文件是否符合法定要求,一些恢復(fù)權(quán)利的時(shí)限要求,委托書、費(fèi)用減緩要求等流程文件是否符合要求;
(4)有關(guān)費(fèi)用的審查,審查是否正常按時(shí)繳納相應(yīng)的費(fèi)用。
從上述的審查內(nèi)容看,實(shí)用新型初步審查除了是格式、時(shí)限、費(fèi)用等審查,還包括了技術(shù)方案內(nèi)容的審查,比如實(shí)用新型公開的技術(shù)方案必須滿足專利法第二十二條第二款或第四款的規(guī)定,即需要滿足新穎性和實(shí)用性的要求。
指南規(guī)定,審查實(shí)用新型新穎性時(shí),審查員可以根據(jù)未經(jīng)其檢索獲得的有關(guān)
現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請的信息判斷實(shí)用新型是否明顯不具備新穎性,也可以根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息判斷實(shí)用新型是否明顯不具備新穎性。
審查實(shí)用性時(shí)需要審查所申請的產(chǎn)品必須能夠在產(chǎn)業(yè)中制造和應(yīng)用,而且該產(chǎn)品能夠產(chǎn)生積極、有益的效果。
雖然審查指南并未詳細(xì)闡述和說明關(guān)于實(shí)用新型的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn),但是根據(jù)專利法第二十二條第三款規(guī)定,對實(shí)用新型的創(chuàng)造性也有相關(guān)的要求,即與現(xiàn)有技術(shù)相比,該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。而在審查指南中也詳細(xì)說明了發(fā)明專利和實(shí)用新型專利兩者在創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)上的不同,主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在“技術(shù)啟示”,這種區(qū)別體現(xiàn)在下述兩個(gè)方面:
(1)現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域
對于發(fā)明專利而言,不僅要考慮該發(fā)明專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域,還要考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域,對于實(shí)用新型專利而言,一般著重于考慮該實(shí)用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示,例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載,促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的,可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。
(2)現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量
對于發(fā)明專利而言,可以引用一項(xiàng)、兩項(xiàng)或者多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性,對于實(shí)用新型專利而言,一般情況下可以引用一項(xiàng)或者兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性,對于由現(xiàn)有技術(shù)通過“簡單的迭加”而成的實(shí)用新型專利,可以根據(jù)情況引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性。
由此可見,實(shí)用新型專利并不是有些人認(rèn)為的只是進(jìn)行形式審查,不審查技術(shù)方案的內(nèi)容,實(shí)際上對技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性都有審查要求的。且筆者在工作中也接到過很多關(guān)于實(shí)用新型專利不滿足三性要求的審查意見,而且有的審查意見還給出了兩篇左右的專利文件進(jìn)行對比。
實(shí)用新型的審查機(jī)制并不是為了刻意要放開審查標(biāo)準(zhǔn),這種審查機(jī)制的形成更多的是從立法目的和意義出發(fā),即為了能實(shí)現(xiàn)快速授權(quán),以幫助企業(yè)更快的在市場布局和保護(hù)自己改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品。因這些改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品的技術(shù)難度一般都不大,一旦出現(xiàn)在市場上,很容易被模仿和抄襲。而如果企業(yè)申請發(fā)明專利,一方面是不一定滿足發(fā)明專利對創(chuàng)造性的要求,另一方面由于發(fā)明專利需要進(jìn)行
實(shí)質(zhì)審查,審查周期較長,一般需要兩年左右。這么長的審查周期,造成企業(yè)改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品在市場上無法得到法律保護(hù),造成市場混亂和企業(yè)維權(quán)的困難。
根據(jù)專利法第四十二條的規(guī)定,實(shí)用新型專利權(quán)的期限為十年,均自申請日起計(jì)算。第十一條的規(guī)定,實(shí)用新型專利權(quán)被授予后,除本法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實(shí)施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品。第六十條的規(guī)定,未經(jīng)專利權(quán)人許可,實(shí)施其專利,即侵犯其專利權(quán)。
由上述法律規(guī)定可以看出,雖然對于發(fā)明和實(shí)用新型的審查制度不同,但是在侵權(quán)法律保護(hù)方面是一視同仁的,并沒有區(qū)分是發(fā)明專利還是實(shí)用新型專利,兩者的法律地位是完全一樣的。
至于企業(yè)經(jīng)常誤解的在侵權(quán)保護(hù)時(shí)發(fā)明專利比實(shí)用新型專利的法律地位更高,原因并不在于兩者在法律地位上的區(qū)別,而在于兩者在權(quán)利穩(wěn)定性的區(qū)別。由于實(shí)用新型專利沒有實(shí)質(zhì)審查,因此在侵權(quán)糾紛處理時(shí),一般需要做實(shí)用新型專利權(quán)的評(píng)價(jià)報(bào)告,用來進(jìn)一步確定其權(quán)利要求的穩(wěn)定性。實(shí)用新型專利權(quán)的評(píng)價(jià)報(bào)告做出后,兩者在侵權(quán)界定和法律保護(hù)上,并無任何區(qū)別。
實(shí)用新型專利制度的積極作用,正在于它有利于商品的改進(jìn)和市場競爭,一種產(chǎn)品上的小改進(jìn)算不上什么大的發(fā)明,但它所帶來的經(jīng)濟(jì)收益有時(shí)候卻不可低估,例如日本東芝公司在第二次世界大戰(zhàn)后,就靠一項(xiàng)電暖爐的小發(fā)明而恢復(fù)了元?dú)猓蝗毡救怆姍C(jī)公司,也是靠發(fā)明了一種結(jié)構(gòu)簡單的用于減輕家庭主婦家務(wù)勞動(dòng)的電被褥烘干機(jī),大受用戶歡迎而使該公司得以擺脫經(jīng)濟(jì)困境,生意日益興旺。由此可見,企業(yè)完全可以借助實(shí)用新型專利,獲取產(chǎn)品的保護(hù)和相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)效益。
且實(shí)用新型由于其審查制度以及保護(hù)客體的限制,反而更適合保護(hù)企業(yè)的產(chǎn)品,尤其是在專利侵權(quán)界定時(shí),產(chǎn)品往往比方法工藝的發(fā)明專利更容易發(fā)現(xiàn),且在侵權(quán)界定時(shí)更容易比對確定。比如,以筆者工作的地區(qū)廈門為例,廈門知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2015年公布的專利行政處罰中,80%以上都是對實(shí)用新型的專利糾紛處罰。
而且據(jù)統(tǒng)計(jì),我國在專利許可和質(zhì)押方面,實(shí)用新型專利權(quán)質(zhì)押占比54.7%,發(fā)明為41.4%,實(shí)用新型專利實(shí)施許可合同占比54.9%,發(fā)明為29.0%。
由此可見,實(shí)用新型專利對企業(yè)的作用和地位都不低于發(fā)明專利,且在有些方面比發(fā)明專利帶來的作用更積極更快速有效。
無論是從立法的目的和意義、審查制度以及法律保護(hù)上來看,實(shí)用新型專利本身并沒有錯(cuò),錯(cuò)的是企業(yè)對它的錯(cuò)誤理解和運(yùn)用上。
而作為企業(yè)來說,只有正確認(rèn)識(shí)實(shí)用新型專利,才有可能有的放矢的去規(guī)劃和布局企業(yè)的實(shí)用新型專利戰(zhàn)略,在保護(hù)自己的改進(jìn)型產(chǎn)品的同時(shí),獲取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
四、 企業(yè)實(shí)用新型專利申請戰(zhàn)略
從企業(yè)角度出發(fā),現(xiàn)階段的實(shí)用新型是與發(fā)明專利配合使用的,即發(fā)明是“戰(zhàn)略”,而實(shí)用新型是配合“戰(zhàn)略”的具體“戰(zhàn)術(shù)”。企業(yè)應(yīng)該在充分了解實(shí)用新型特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,針對性的制定申請新型專利的戰(zhàn)略。
表2列舉了一些實(shí)用新型專利的一些特點(diǎn)。
表2 實(shí)用新型專利的特點(diǎn)
且實(shí)用新型專利還有一些其他的特點(diǎn),比如有時(shí)候,實(shí)用新型專利比發(fā)明專利的法律穩(wěn)定性更強(qiáng),因?yàn)閷?shí)用新型對創(chuàng)造性要求較低,同樣的發(fā)明創(chuàng)造,若是實(shí)用新型專利的話可能不能被無效,而若是發(fā)明專利的話則有可能被無效。
表3是本文列舉了一些企業(yè)實(shí)用新型專利的申請戰(zhàn)略。
表3 企業(yè)實(shí)用新型專利申請戰(zhàn)略
由表3可以看出,無論企業(yè)發(fā)展到多大規(guī)模,實(shí)用新型專利的申請都有其必要性,以中國有效專利年度報(bào)告2014年統(tǒng)計(jì)為例,國內(nèi)企業(yè)有效實(shí)用新型專利
量前十位不乏有格力電器,比亞迪以及美的等大型企業(yè)。
因此企業(yè)是否申請,以及如何申請實(shí)用新型專利,完全取決于企業(yè)的自身的特點(diǎn),但是所有戰(zhàn)略制定都是以正確理解實(shí)用新型專利為前提的基礎(chǔ)上。
根據(jù)我國專利法第九條的規(guī)定,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既可以申請實(shí)用新型專利又可以申請發(fā)明專利,這就更進(jìn)一步增加了企業(yè)申請實(shí)用新型專利時(shí)的靈活性。
比如在企業(yè)對產(chǎn)品做出一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造,對其創(chuàng)造性的程度不能很好的把握時(shí),可以選擇將發(fā)明創(chuàng)造同日申請發(fā)明和實(shí)用新型專利。一般實(shí)用新型會(huì)先獲得授權(quán),再進(jìn)行發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查。若該發(fā)明創(chuàng)造不滿足發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求,則發(fā)明人至少可以獲得實(shí)用新型的專利授權(quán);若該發(fā)明創(chuàng)造滿足發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求,則只需要申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán),即可以授予發(fā)明專利權(quán)。
因此,發(fā)明和實(shí)用新型專利同日申請可以作為企業(yè)申請實(shí)用新型專利的一種有效補(bǔ)充方式而進(jìn)行選擇。
來源:IPRdaily
作者:李強(qiáng)、張積峰 廈門多諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司
編輯:IPRdaily 王夢婷
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