#文章僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:王平
原標(biāo)題:外企被惡意搶注商標(biāo)的正確應(yīng)對姿勢
在僅為代加工生產(chǎn)而不銷售的國家,有的國外企業(yè)將使用的LOGO申請了商標(biāo),有的則沒有,而沒有在中國申請為商標(biāo)的LOGO便成為了商標(biāo)惡意搶注人最喜歡的“菜”。國外企業(yè)的LOGO遇到上述被搶注的情形該如何應(yīng)對呢?結(jié)合辦案經(jīng)驗,筆者與大家慢慢道來。
中國是巨大的勞動力輸出國,這吸引了不少國外企業(yè)委托我們國內(nèi)企業(yè)代為加工生產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品加工生產(chǎn)完畢后將LOGO附著于產(chǎn)品上再出口到擬銷售的各個國家或地區(qū)(俗稱:貼牌生產(chǎn))。該類產(chǎn)品幾乎不在國內(nèi)銷售或僅在網(wǎng)上或較小的實體店銷售一些尾單。這類外企在其本國或批量銷售國一般均將所使用LOGO申請了商標(biāo),但在僅為代加工生產(chǎn)而不銷售的國家,有的國外企業(yè)將使用的LOGO申請了商標(biāo),有的則沒有,而沒有在中國申請為商標(biāo)的LOGO便成為了商標(biāo)惡意搶注人最喜歡的“菜”。
國外企業(yè)的LOGO遇到上述被搶注的情形該如何應(yīng)對呢?結(jié)合辦案經(jīng)驗,筆者與大家慢慢道來。
2015年初,筆者接到一美國客戶電話,稱其在中國貼牌生產(chǎn)的某一兒童服飾的LOGO被國內(nèi)某自然人搶注(以下稱“搶注人”)。該搶注人電話給筆者的客戶稱客戶的產(chǎn)品涉嫌侵犯其商標(biāo)權(quán),客戶要解決這個事情有兩個選擇:要么賠償侵權(quán)損失,要么購買其商標(biāo)。業(yè)內(nèi)人一聽肯定都能判斷出該搶注人是職業(yè)商標(biāo)搶注人,但也不排除詐騙。
與客戶溝通完基本案件情況后,筆者所在團隊迅速的檢索涉案LOGO,果然已經(jīng)注冊,但慶幸的是該商標(biāo)尚在公告期,雖然距離公告期滿僅有10天的緊張時間。與客戶溝通涉案商標(biāo)目前的狀態(tài)后,筆者建議客戶做商標(biāo)異議,客戶也是很果斷地同意了我們的建議。此后,筆者所在團隊和客戶開始了無比復(fù)雜燒腦的證據(jù)搜集工作。筆者所在團隊夜以繼日的認(rèn)真仔細(xì)搜集整理證據(jù)并歸類后(第一批證據(jù)1000多頁),功夫不負(fù)有心人,時隔一年零4個月終于等來了商標(biāo)局對涉案商標(biāo)不予注冊的決定,搶注人也沒有再申請復(fù)審。
商標(biāo)局之所以能作出不予注冊的決定,與作為異議人準(zhǔn)備的異議事實理由和證據(jù)是密不可分的,現(xiàn)以本案為依托與大家分享。
首先,迅速檢索涉案LOGO的狀態(tài),以確定可能的應(yīng)對策略,并為客戶分析每種應(yīng)對策略的利弊,以方便客戶迅速果斷的作出決定。本案中,向客戶分析異議的必要性和成功可能性,以及如不申請異議,將來面臨的風(fēng)險和再想撤銷或無效涉案商標(biāo)的難度系數(shù)供其參考。
其次,確認(rèn)國外客戶在國內(nèi)是否已經(jīng)在相同或類似商標(biāo)群就涉案LOGO提出商標(biāo)申請,如果沒有申請,建議客戶在對涉案商標(biāo)提出異議的同時,就涉案LOGO在相同或近似類別同時提出商標(biāo)注冊申請,保證在異議涉案商標(biāo)成功后能盡快的將涉案LOGO做為商標(biāo)申請至自己名下,防止再“花落別家”。
本案中,筆者所在團隊建議客戶就涉案商標(biāo)(25類)提出異議的同時,建議客戶在25類和35類就涉案LOGO同步提出商標(biāo)申請,客戶采納了我們的建議。有人可能會說,有被異議商標(biāo)在前面擋著,在25類的申請肯定會被駁回的,這種顧慮是可以理解的,但并不能因此使客戶失權(quán)。因為客戶新申請商標(biāo)被駁回后,筆者所在團隊申請了駁回復(fù)審申請以此來拖長時間等待異議的結(jié)果。就在此過程中,商標(biāo)局作出了對被異議商標(biāo)不予注冊的決定,筆者所在團隊將此決定作為駁回復(fù)審申請的證據(jù)提交商標(biāo)評審委員會,商標(biāo)評審委員會采納了此證據(jù),現(xiàn)客戶新申請商標(biāo)已經(jīng)被核準(zhǔn)注冊。筆者所在團隊用異議和新申請同時展開的方式,實現(xiàn)了時間上的無縫對接。
第三,證據(jù)準(zhǔn)備要盡可能的細(xì)化分類并予以裝訂,并做好證據(jù)目錄,這樣方便審查員審查,幫助審查員提高了效率就等于幫助了客戶,唯一辛苦的可能是代理人。
本案中,筆者所在團隊在證明搶注人惡意時,將惡意搶注人申請的所有商標(biāo)(接近400個)全部下載打印,然后按照如下步驟整理裝訂并編碼:
1、確認(rèn)其申請商標(biāo)總數(shù);
2、搜索確認(rèn)其名下每一商標(biāo)是否已經(jīng)有他人在先使用或媒體宣傳或新聞報道等公開信息,或是否是馳名著名商標(biāo),如有附在該商標(biāo)后面(這部分的工作量相當(dāng)大);
3、其名下申請商標(biāo)有多少是被提出異議或無效的,有多少商標(biāo)因被提出異議或無效而不予注冊或撤銷的;
4、同時提交惡意搶注人與客戶當(dāng)時談判購買商標(biāo)的通話記錄。
通過上述整理,發(fā)現(xiàn)搶注人名下的將近400個商標(biāo)全部是惡意搶注外企早已使用過的未注冊商標(biāo),且有很多因此被異議或無效掉的,以此來證明搶注人的惡意。商標(biāo)局審查員看到整理厚厚的證據(jù)時可能都震撼了,審查員看完這部分的證據(jù)清單和井井有條的證據(jù)時可能就會產(chǎn)生惡意搶注的內(nèi)心認(rèn)定。
第四,盡可能的搜集客戶(異議人)在先使用的證據(jù)。本案中,筆者所在團隊從客戶標(biāo)識(logo)的設(shè)計起源追起,包括客戶與設(shè)計公司的委托設(shè)計合同及付款、發(fā)票;客戶的廣告投入載體(包含雜志原件、報紙原件、網(wǎng)頁、參加展會的新聞報道及圖片、客戶在全球的店面分布、銷售發(fā)票等)及費用、發(fā)票等;委托國內(nèi)生產(chǎn)、銷售或在網(wǎng)站銷售的全部相關(guān)證據(jù);報關(guān)出關(guān)的所有資料等;客戶帶有涉案商標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)品實物等等。以上均納入證據(jù)清單,并分類裝訂好,審查員審查時一目了然。以上工作相當(dāng)艱巨復(fù)雜,但呈現(xiàn)給審查員的卻是井井有條的裝訂有序的證據(jù),自然會得到肯定。
從以上案例來看,外企發(fā)現(xiàn)LOGO被搶注時要果斷采取措施予以補救,同時也要做好預(yù)防措施:
第一、因為商標(biāo)具有地域性,擬委托國外工廠代加工時,要在代加工廠所在國及時做好商標(biāo)申請相關(guān)工作,以防被搶注或被搶注人搶注后的勒索。
第二、在代加工廠所在國申請注冊商標(biāo)成功后,要及時在其海關(guān)進(jìn)行商標(biāo)備案,一方面用以布控假冒或侵權(quán)產(chǎn)品的海關(guān)防線,另一方面遇有商標(biāo)在類似群被搶注時,也可以作為使用商標(biāo)的證據(jù)之一。
第三、因外觀設(shè)計或著作權(quán)與商標(biāo)屬于不同部門審查,部門之間缺乏關(guān)聯(lián),商標(biāo)審查員一般也不去審查是否侵犯他人在先的外觀設(shè)計專利權(quán)或著作權(quán),這便給惡意搶注人搶注提供了法律空白,搶注人除了搶注外企未在中國的未注冊商標(biāo)外,還會將外企的外觀設(shè)計或著作權(quán)搶注為商標(biāo),所以外企的外觀設(shè)計和著作權(quán)所涉及的標(biāo)識最好在代加工所在國也提前做好商標(biāo)注冊或外觀設(shè)計和著作權(quán)的權(quán)利申請工作。
反觀中國企業(yè)在外設(shè)立代加工廠的情形,以上建議同樣適用。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:王平
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
推薦閱讀
2017上半年最值得回顧的十大「知識產(chǎn)權(quán)品牌」會議!
「關(guān)于IPRdaily」
IPRdaily成立于2014年,是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人,用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶(國內(nèi)25萬+海外30萬);同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源,通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。
(英文官網(wǎng):iprdaily.com 中文官網(wǎng):iprdaily.cn)
本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://islanderfriend.com/”
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧