「商業(yè)標識權益保護」地域性考量的3個維度！

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作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

原標題：商業(yè)標識權益保護地域性考量的三個維度 ——對OEM侵權認定紛爭的思考

OEM是否構成商標侵權，一直以來眾說紛紜，主要包括標識相同不侵權、近似侵權說，合理審查義務說，出口市場說等。但任何觀點都必須建立在地域性保護原則的前提下，地域性保護原則是知識產(chǎn)權制度的基石，體現(xiàn)了司法主權獨立原則，其考量標準應從地域性與商業(yè)標識“使用”行為的邊界，地域性與商業(yè)標識混淆可能性以及地域性與一國投資、貿(mào)易保護制度之間的關系三個維度進行綜合判斷。

OEM亦稱為定牌加工，俗稱代工，通常分為產(chǎn)品銷售地有合法品牌和無合法品牌兩種模式。由于涉及國內(nèi)代工商和商標持有人相分離，長期以來，關于OEM是否構成侵權的爭論一直不曾停止。

從2000年前后大多數(shù)案件認定侵權，到2008年后大多數(shù)案件以不構成商標法意義上的使用、不存在混淆可能性為由認定不侵權，再到2014年后以未盡到合理審查義務、違背誠實信用原則時構成侵權，期間各種觀點眾說紛紜，主要包括標識相同不侵權、近似侵權說，合理審查義務說，出口市場說等。

商業(yè)標識類知識產(chǎn)權侵權主要由《商標法》第五十七條及《反不正當競爭法》第五條規(guī)制。在標識和產(chǎn)品（或服務）完全相同時，直接推定混淆可能性；在標識和產(chǎn)品（或服務）非完全相同時，根據(jù)標識的知名度、顯著性、使用者主觀惡意、使用歷史因素、市場客觀格局等條件綜合判斷。不論基于前述何種判斷依據(jù)，商業(yè)標識侵權判定的核心標準須同時具備“商業(yè)標識意義上的使用”以及“混淆可能性”。

不論是“商業(yè)標識意義上的使用”的認定，還是“混淆可能性”的判斷，歸根結底在于對地域性的正確認知，OEM模式也不例外。

所謂地域性是指作為無形資產(chǎn)的商業(yè)標識，其獲得只能依據(jù)一國法律，其保護在空間上的效力受到特定地域的限制，其效力只限于本國境內(nèi)。就中國境內(nèi)的商業(yè)標識而言，其排斥力僅限于中國大陸地區(qū)。是否構成商標侵權或不正當競爭，必須以被控侵權人在中國大陸地區(qū)的行為是否符合相關侵權行為的構成要件為判斷標準。

可以說，地域性是知識產(chǎn)權的重要特征，是知識產(chǎn)權制度的基石，除了體現(xiàn)司法主權獨立原則以外，從商業(yè)標識的競爭法角度，還應從（1）地域性與商業(yè)標識“使用”行為的邊界；（2）地域性與商業(yè)標識混淆可能性；（3）地域性與一國投資、貿(mào)易保護制度之間的關系三個維度進行考量。

地域性構成商業(yè)標識“使用”的邊界

按照《反不正當競爭法》第五條第（三）項規(guī)定：經(jīng)營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：……（三）擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品。

《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：在中國境內(nèi)進行商業(yè)使用，包括將知名商品特有的名稱、包裝、裝潢或者企業(yè)名稱、姓名用于商品、商品包裝以及商品交易文書上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，應當認定為反不正當競爭法第五條第（二）項、第（三）項規(guī)定的“使用”。

因此，基于商業(yè)標識性知識產(chǎn)權的屬地主義和獨立原則，不論《商標法》亦或《反不正當競爭法》意義上的使用，其前提是在中國大陸境內(nèi)進行商業(yè)性使用。

相類似，商業(yè)標識在國外的使用情況和知名度，對國內(nèi)商業(yè)標識的授權、確權、侵權等判斷，亦不具備直接效力。除非相關主體能夠證明在系爭標識注冊前，其在先標識已經(jīng)實質(zhì)性進入中國市場，在此情況下，才能有條件地考慮外國的使用情況及知名度。如“無印良品”案中，無印良品為日本乃至全世界知名的日用品零售品牌，在全球具有較高知名度。國內(nèi)某企業(yè)于2000年4月在第24類毛巾等紡織產(chǎn)品上申請了“無印良品”商標，由于在國內(nèi)企業(yè)申請日前，日本無印良品并未進入中國市場，盡管其在日本乃至全球其他國家和地區(qū)具有較高知名度，但該知名度對于中國市場并不具有保護力。

在OEM侵權認定中，在產(chǎn)品銷售地是否有合法權益，對于在中國境內(nèi)是否侵權的認定，不具有參考價值。在境外是否有合法權益，僅僅是判斷國內(nèi)代工商主觀意圖的輔助手段，根據(jù)主客觀相一致的原則，考慮主觀意圖必須以滿足我國國內(nèi)法全部客觀侵權構成要件為前提。

地域性構成商業(yè)標識混淆可能性核心標準

商業(yè)標識的核心作用是發(fā)揮來源識別功能，避免相關公眾混淆誤認，減少搜尋成本?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》規(guī)定，在商業(yè)活動中，使用商標標識標明商品的來源，使相關公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場主體的方式，均為商標的使用方式。《商標法》第四十八條：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

商標使用如果無法體現(xiàn)標示來源作用，將使消費者不能對商品與服務產(chǎn)生區(qū)分，就喪失了商標法保護消費者的制度目的。正如美國著名的商標法教授Gilson所言，“使用”必須引起公眾對該商標的關注，內(nèi)部發(fā)貨將很難構成“商業(yè)中使用”。在General Healthcare, Ltd. V Qashat一案中，General Healthcare作為一家外國公司，認為被告作為美國公司構成不正當競爭及虛假宣傳。而被告則請求將原告商標予以撤銷。法院認為原告將商品從美國生產(chǎn)廠運輸?shù)接N售部門，這種方式不會引起美國公眾對商標的關注，不構成商標“使用”。

在The Sunrider Corporation v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)一案中，歐盟法院也認為，商標真正使用的成立，需發(fā)揮商標的本質(zhì)功能，即確保標示注冊商標和服務的來源，從而為這些商品服務創(chuàng)造和保留一種銷售渠道。

相關公眾是否構成混淆誤認的判斷標準，是基于商業(yè)標識權益的地域范圍內(nèi)相關公眾的主觀判斷。如果商業(yè)標識未在該特定地域范圍內(nèi)使用，則相關公眾難以接觸到被控侵權商品或服務，混淆判斷就無從談起，也難以在該地域范圍內(nèi)構成侵權。

最高院在一系列重要的判決中，一再支持商業(yè)標識保護地域性的觀點。如在“PRETUL”商標案【2015年最高法院知識產(chǎn)權典型案例（2014）民提字第38號】中，最高法院認為：儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權利人。亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可能性。

在上柴“東風”案中，二審法院以作為被告的國內(nèi)代工商未盡到合理注意義務為由，認定其構成侵權。這種認定方式，割裂了商業(yè)標識侵權判定中的混淆可能性判斷的地域性標準，其結論無疑值得商榷。目前該案已經(jīng)被最高法院提審，其判決結果值得關注。

在OEM侵權認定的相關爭論中，出口市場說值得討論。所謂出口市場說，即指國內(nèi)代工商的代工行為，并非一對一關系，而是一對多，或者一對不特定第三國市場主體，再此情況下，出口市場說認為國內(nèi)代工商的行為可能侵害其他出口商的合法權益。然而出口市場說同樣犯了越俎代庖的錯誤，認定國內(nèi)商業(yè)標識侵權的基礎客觀要件為“中國境內(nèi)商業(yè)性使用”+“混淆可能性（關聯(lián)關系認定可能性）”，不管國內(nèi)代工是一對一、一對多或一對不特定，只要產(chǎn)品不會進入中國大陸市場，對中國相關公眾就不具有來源識別性，也不會導致混淆。即便導致混淆，也是境外的問題，不可能構成中國商業(yè)標識法框架下的侵權。

地域性體現(xiàn)了一國對投資和貿(mào)易的制度保護

盡管商業(yè)標識性權益保護制度的核心目標是防止消費者混淆，降低搜尋成本，促進社會福利；但是商業(yè)標識保護制度產(chǎn)生和發(fā)展的直接原因和最大動力，確是國家通過授予廠商一定時間和范圍的壟斷權利，以維護其預期投資收益，最終達到吸引對本國的直接或間接投資。商標的臨時保護、優(yōu)先權等各項制度的產(chǎn)生和發(fā)展，都是基于吸引投資等競爭法動因。

公認的現(xiàn)代知識產(chǎn)權制度起源于英國。如版權制度，為了壟斷市場，刺激對本國市場的投資，英國取消了圖書的進口自由，從此英國版權也逐漸走向繁榮。又如，英國于1618年開始通過判例保護商品提供者的專用標志，前后歐洲各國逐漸建議商標保護制度?，F(xiàn)代知識產(chǎn)權制度產(chǎn)生之初，作為其發(fā)源地的英國是一個貧窮落后的國家。加強貿(mào)易、吸引投資成為促進經(jīng)濟增長的核心舉措。然而，當時的英國政府不是通過減稅達到吸引投資目的，而是構建了以《壟斷法案》為核心的知識產(chǎn)權制度。作為一種產(chǎn)權制度安排，知識產(chǎn)權不僅具有產(chǎn)權保護的作用，利于穩(wěn)定投資預期，還通過賦予法定壟斷權利，讓投資者建立競爭優(yōu)勢。

可以說，知識產(chǎn)權制度從起源之初，就與投資和貿(mào)易密切相聯(lián)系。試想一下，英國知識產(chǎn)權制度不以地域性為基礎，對于歐洲大陸其他的國家技術和品牌都一視同仁，如何能夠做到吸引投資、繁榮貿(mào)易？進一步講，由新技術投資催生的工業(yè)革命如何才能出現(xiàn)？

時至今日，我們正面臨一個全球貿(mào)易一體化的時代，然而，地域性不僅沒有減弱，反而不斷加強。任何國家都不可能以“全球化”為理由，放棄地域性，因為這將導致本國失去吸引投資貿(mào)易的制度保障。就商標法、反不正當競爭法等商業(yè)標識性知識產(chǎn)權保護領域而言，商業(yè)標識保護制度從來就是投資和貿(mào)易競爭的產(chǎn)物，如果跨越地域性原則，如何吸引國外企業(yè)投資中國市場。

就OEM模式而言，當外國品牌未在國內(nèi)申請注冊商標，且產(chǎn)品未實質(zhì)性進入中國大陸地區(qū)時，國內(nèi)大量代工出口型企業(yè)的經(jīng)營行為將直接變成非法行為，遭受滅頂之災，從而失去大量對出口型企業(yè)的外商投資。

綜上，不論基于司法獨立原則，混淆判斷標準亦或出于對國家投資和貿(mào)易的制度保護考慮，商業(yè)標識的侵權判斷，都必須以地域性為基本原則，只有準確把握地域性標準，才能統(tǒng)一司法尺度，穩(wěn)定投資預期。國家關于加強知識產(chǎn)權保護力度的司法政策，只有輔以正確的裁判標準，才能發(fā)揮最大功效，我們期待地域性標準，也能夠越來越明晰。

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作者：白偉  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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