發(fā)明創(chuàng)造性的「整體性審查原則」在意見陳述中的指導作用

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作者：吳磊  深佳知識產權代理事務所 專利代理人

原標題：發(fā)明創(chuàng)造性的整體性審查原則在意見陳述中的指導作用

《專利審查指南》中規(guī)定的整體性審查原則既是審查原則，也應該是發(fā)明創(chuàng)造性問題的答復原則，即在答復審查員指出申請案存在不滿足專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性問題時，代理人也應該遵循整體性答復原則。

《專利審查指南》在發(fā)明創(chuàng)造性的審查中，明確了要采用整體性審查原則，在指南的第二部分第四章第3.1節(jié)規(guī)定：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待。其中，技術方案、技術領域、技術問題、技術效果是一個整體，需要整體判斷，這就要求從“四維一體”角度來看待：技術方案、技術領域、技術問題、技術效果與現(xiàn)有技術的區(qū)別點和相同點。

指南在第二部分第四章中除了3.1節(jié)有記載整體性審查原則，還在創(chuàng)造性的分析判斷中判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見時，也滲透著整體性審查原則。接下來筆者從發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見時依據的三個步驟進行整體性審查原則的分析：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術。在確定最接近的現(xiàn)有技術時，舉例如下：最接近的現(xiàn)有技術可以是與要求保護的發(fā)明技術領域相同、所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術，或者雖然與要求保護的發(fā)明的技術領域不同，但能夠實現(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術。

可見，確定最接近的現(xiàn)有技術時也不能割裂技術方案、技術領域、技術問題、技術效果這個四個維度，只滿足其中的一個或兩個維度確定出的現(xiàn)有技術不能作為最接近的現(xiàn)有技術。顯然的不能因為本申請和對比文件的技術領域完全相同就確定為最接近的現(xiàn)有技術，也不能因為本申請和對比文件存在接近或者完全相同的技術問題，取得的技術效果完全相同就確定為最接近的現(xiàn)有技術，而是需要結合技術方案進行整體性考慮，也就是需要從四個維度整體出發(fā)，整體考慮是否構成最接近的現(xiàn)有技術。

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題。第2步驟雖然沒有體現(xiàn)出技術方案、技術領域、技術問題、技術效果這個四個維度的整體結合，但這其中依然遵循的審查原則就是整體性審查，例如，指南中在3.2.1.1的（2）中規(guī)定，首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比有哪些區(qū)別技術特征，然后根據該區(qū)別技術特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。因此在確定實際解決的技術問題時，仍需要整體上考慮區(qū)別技術特征、技術效果、技術問題，這三者缺一不可，若只考慮區(qū)別技術特征，而不考慮該特征產生的技術效果，仍無法確定發(fā)明相比于最接近的現(xiàn)有技術實際解決的技術問題，整體性審查原則同樣適用于實際解決技術問題的確定。

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。在第四章3.2.1.1判斷方法（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見中，要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，因此顯而易見的判斷過程中需要確定現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示，而不能孤立的考慮技術特征是否為顯而易見。

筆者認為，指南中規(guī)定的整體性審查原則既是審查原則，也應該是發(fā)明創(chuàng)造性問題的答復原則，即在答復審查員指出申請案存在不滿足專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性問題時，代理人也應該遵循整體性答復原則。也就是說，在創(chuàng)造性的意見陳述中不能割裂地對技術方案中的技術特征進行判定，而是需要將技術領域、技術問題、技術效果結合在一起和技術方案進行共同分析，以整體性的考慮方式進行分析創(chuàng)造性，該整體性答復原則可以從如下幾個方面把握：整體上把握本申請技術方案、技術領域、技術問題、技術效果，整體上把握對比文件技術方案、技術領域、技術問題、技術效果，闡述本申請和對比文件的區(qū)別以及非顯而易見時都需要遵循整體性答復原則。

在創(chuàng)造性的評價過程中，應當準確把握申請案的發(fā)明構思、確定最接近現(xiàn)有技術、實際解決技術問題、發(fā)明是否顯而易見，上述幾個方面都需要相互結合進行整體判斷，不能僅僅基于現(xiàn)有技術所涉及的技術原理與申請案不相同或部分相類似就簡單認為兩個技術方案是不同的，也不能基于兩者解決了不同的技術問題或者產生不同的技術效果，就簡單認為申請案相比于對比文件具有創(chuàng)造性。應當整體考慮申請案是如何將技術原理應用于需要實現(xiàn)的技術目的、采用的技術方案、解決的技術問題及實現(xiàn)的技術效果，在綜合分析上述幾個方面后再下定申請案具有創(chuàng)造性的結論。

接下來筆者想通過一個真實代理的案例來探討一下發(fā)明創(chuàng)造性中如何利用整體性答復來爭取申請案的授權。某申請案中，權利要求1如下：一種垂直定向液晶顯示器，其特征在于，包括：上下相對設置的上層玻璃基板和下層玻璃基板，其中，所述上層玻璃基板的上表面設置有上層圓偏光片，所述下層玻璃基板的下表面設置有下層圓偏光片，所述上層圓偏光片和所述下層圓偏光片的在Z方向上折射率的取值范圍是1.4~1.5。

其中，原申請案的權1中上層玻璃基板和下層玻璃基板之間還存在垂直定向型液晶層、導電電極、取向層、相位補償值等特征均省略，重點說明的地方是上下層圓偏光片在Z方向上折射率的取值范圍是1.4至1.5。

在審查員提供的對比文件1中，記載了如下特征：主基板的兩個主表面上貼附有圓偏振板，圓偏振板由λ /4相位差板，覆蓋在λ/4相位差板主表面上并具有相對于λ /4相位差板的延遲軸形成約45度的吸收軸的線性偏振板以及透明保護板構成，所述λ/4相位差板的Nz系數(shù)為1. 6或者更大。

審查員在將申請案和對比文件1進行評判時指出，區(qū)別技術在于圓偏振板的Z向折射率的取值，對比文件1為1.6或者更大，對比文件1已經公開了申請案中折射率的部分取值范圍，并且圓偏振板的Z向折射率具體取值是本領域技術人員公知。

代理人在分析申請案的過程中將技術方案、技術領域、技術問題、技術效果這四個維度作為一個整體進行分析，首先比較申請案和對比文件1的技術領域，此案件中技術領域相同都是圓偏振片用于液晶顯示器中，代理人指出申請案區(qū)別于對比文件1的技術特征是：上層圓偏光片和所述下層圓偏光片的在Z方向上折射率的取值范圍是1.4~1.5，對比文件1中圓偏振板的Nz系數(shù)為1. 6或者更大，指出技術特征不同之后，代理人進一步的分析兩者解決的技術問題不同，并且實現(xiàn)的技術效果也不同，詳細的，代理人答復的重點如下：

在對比文件1中的圓偏振板的λ/4相位差板Nz系數(shù)為1. 6或者更大，并且在對比文件1的說明書中的第5頁第5段記載了：優(yōu)選方案，λ/4相位差板Nz系數(shù)為2.5至3.0，采用該結構可以進一步的改進視角特性。所以對比文件1解決的技術問題是如何改進圓偏振板的視角特性，λ/4相位差板具有反向波長色散特性，所以隨著Nz系數(shù)取值的增大，可以達到廣視角的效果。

本申請權利要求1中上下層圓偏光片的Z折射率均在1.4至1.5之間，雖然本申請權利要求1與對比文件1均采用上下層圓偏光片，但是Z向折射率的取值確實完全不同，也沒有任何公共取值點。對比文件1中隨著Nz系數(shù)取值的增大，可以達到廣視角的效果，故Nz系數(shù)需要大于1.6才能夠實現(xiàn)該技術效果，而本申請權利要求1解決的技術問題不是增大觀察視角的問題，所以Z向折射率并不是按照1.6或者更大（例如2.5至3）來取值，即對比文件1中公開的是Z向折射率取值不斷增加的技術方案，相對于對比文件1，本申請權利要求1解決的技術問題與對比文件1不同，采用的技術手段完全不同，實現(xiàn)的技術效果不同，權1中所要解決的技術問題是：在垂直定向型液晶面板兩側配置特定折射率的圓偏光片以提高顯示器的透光性能。為了提供透光性能，采用Z向折射率為1.4至1.5的圓偏振片，通過取值為1.4至1.5Z的折射率提供了液晶顯示器的透光性能，兩個技術方案使用的是圓偏振板的不同技術原理。因此基于對比文件1提供的廣視角解決方案是無法想到怎樣解決透光性能的。

在該申請案的創(chuàng)造性問題答復中，代理人指出區(qū)別技術特征在于圓偏振片的Z向折射率取值，并且進一步的從技術原理來論述對比文件1的Z向折射率取值所要解決的技術問題和技術效果，與申請案中Z向折射率取值所要解決的技術問題和技術效果進行各個維度的分析比較，使得審查員接受了改變Z向折射率取值的技術方案具有創(chuàng)造性的觀點。在本案中，分析使用圓偏振片的不同技術原理進行技術特征部分的比較，并進一步指出兩者的整體技術方案在不同的Z向折射率時圓偏振片所能解決的技術問題以及產生技術效果的差異，因此通過整體性答復原則來陳述申請案的非顯而易見。

筆者認為：不能僅僅因為其部分技術特征都相同而對Z向折射率的取值做出被本領域技術人員結合對比文件1容易想到的結論，而是需要考量申請案與對比文件1在技術領域、技術方案、技術問題、技術效果上的多種因素，對技術方案需要從整體上考慮技術特征之外的其它差，例如要解決的技術問題和所產生的技術效果上的差別。

通過前述分析可知，不同的技術領域、不同的技術方案、不同的技術問題、不同的技術效果應該結合在一起從整體上進行評判創(chuàng)造性，同時也提醒專利代理人的是，創(chuàng)造性答復中也不能因技術方案不同就直接肯定申請案的創(chuàng)造性，而是需要再分析對比文件與申請案各自解決的技術問題、實現(xiàn)的技術效果、歸屬的技術領域，只有從整體上進行分析判斷之后，才能準確的確認申請案不同現(xiàn)有技術，并非顯而易見，按照整體性答復原則進行創(chuàng)造性的意見陳述，即從整體性出發(fā)來答復審查員的審查意見，這樣才能更容易被審查員所接受。因此，在進行創(chuàng)造性審查以及創(chuàng)造性問題的意見陳述時，都需要堅持專利創(chuàng)造性判斷的整體性原則。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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