「現(xiàn)有設(shè)計」的作用及其檢索方式

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作者：陳曉舒  浙江省知識產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)中心

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原標(biāo)題：案例實務(wù)：“現(xiàn)有設(shè)計”的作用及其檢索方式初探

“現(xiàn)有設(shè)計”這個術(shù)語在我國專利法中第一次出現(xiàn)是在2008年修正的專利法中，其定義在專利法第二十三條第四款“本法所稱現(xiàn)有設(shè)計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計”。筆者通過舉例說明，對現(xiàn)有設(shè)計作用及檢索方式的一些理解，歡迎各專家和同仁交流！

作用篇

“現(xiàn)有設(shè)計”這個術(shù)語在我國專利法中第一次出現(xiàn)是在2008年修正的專利法中，其定義在專利法第二十三條第四款“本法所稱現(xiàn)有設(shè)計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計”。

初看“現(xiàn)有設(shè)計”，會認(rèn)為其是與“現(xiàn)有技術(shù)”完全對應(yīng)的概念。“現(xiàn)有技術(shù)”定義出現(xiàn)在專利法第二十二條第五款——“本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)”，定義上頗有相似之處。二者在專利法中的出現(xiàn)位置也較為接近：“現(xiàn)有技術(shù)”首次出現(xiàn)于專利法第二十二條，關(guān)于新穎性——“新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)”，關(guān)于創(chuàng)造性——“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步”；“現(xiàn)有設(shè)計”首次出現(xiàn)于專利法第二十三條，“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計”，“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”；二者在專利法中的下一次亮相，則同時出現(xiàn)在了專利法第六十二條——“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)”。

因此，“現(xiàn)有設(shè)計”和“現(xiàn)有技術(shù)”有兩個相同的作用：在授權(quán)及后續(xù)的無效確權(quán)程序中可以作為是否應(yīng)授予專利權(quán)條件的主要證據(jù)之一；在侵權(quán)程序中，被控侵權(quán)人可以用其產(chǎn)品實施的是現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有技術(shù)來證明不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

事實上，如果將目光立足于具體的案例，會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)計與現(xiàn)有技術(shù)作用上有明顯不同點。

試看下例：

上圖節(jié)選自是國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的一份針對外觀設(shè)計專利的《專利權(quán)評價報告》，其中有這樣一段敘述：“從檢索到的現(xiàn)有設(shè)計（參見本報告所列對比設(shè)計2-10）來看，對于魚線輪座及其相近種類產(chǎn)品而言，整體近似手電筒狀回轉(zhuǎn)體、整體布局為兩個略粗的中間夾有一截圓柱、端部有螺紋狀集線巢的設(shè)計較為常見，但是產(chǎn)品整體形狀、端部結(jié)構(gòu)的具體形狀及把手結(jié)構(gòu)的具體設(shè)計各不相同。因此一般消費(fèi)者會主要關(guān)注產(chǎn)品各部分具體結(jié)構(gòu)的設(shè)計變化?！?br/>

比較另一篇國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的針對實用新型專利的《專利權(quán)評價報告》，如下圖：

比較上述兩份《專利權(quán)評價報告》：可以發(fā)現(xiàn)在評價外觀設(shè)計專利是否屬于現(xiàn)有設(shè)計時不但涉及到了對比設(shè)計1，而且用對比設(shè)計2-10歸納了現(xiàn)有設(shè)計的狀況；而在評價實用新型專利是否屬于現(xiàn)有技術(shù)（參見評價報告中新穎性評價的相關(guān)部分）時，僅用到了對比文件1。

上述不同是因外觀設(shè)計是否屬于現(xiàn)有設(shè)計的判斷標(biāo)準(zhǔn)造成的，根據(jù)《專利審查指南》——“不屬于現(xiàn)有設(shè)計，是指在現(xiàn)有設(shè)計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設(shè)計，也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設(shè)計?！笔欠駥儆谙嗤O(shè)計比較容易判斷，但是否屬于實質(zhì)相同的設(shè)計，就需要運(yùn)用到對現(xiàn)有設(shè)計狀況的歸納。《專利審查指南》進(jìn)一步歸納了屬于實質(zhì)相同的一些情形：

（1）其區(qū)別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細(xì)微差異；（2）其區(qū)別在于使用時不容易看到或者看不到的部位，但有證據(jù)表明在不容易看到部位的特定設(shè)計對于一般消費(fèi)者能夠產(chǎn)生引人矚目的視覺效果的情況除外；（3）其區(qū)別在于將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應(yīng)設(shè)計要素；（4）其區(qū)別在于將對比設(shè)計作為設(shè)計單元按照該種類產(chǎn)品的常規(guī)排列方式作重復(fù)排列或者將其排列的數(shù)量作增減變化（5）其區(qū)別在于互為鏡像對稱。其中，哪些屬于該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計需要通過對現(xiàn)有設(shè)計的歸納整理才可以得到。

而在專利侵權(quán)糾紛程序中，現(xiàn)有設(shè)計狀況的歸納整理也非常必要。在與涉案專利外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與涉案專利外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，被認(rèn)為落入涉案專利保護(hù)范圍?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條指出：“是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷。下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征?！苯陙恚忠肓嗽O(shè)計空間的概念，設(shè)計空間是指設(shè)計者在進(jìn)行產(chǎn)品外觀設(shè)計時受各種因素限制情況下能夠自由發(fā)揮的空間，也稱設(shè)計自由度，所述各種限制因素包括產(chǎn)品的功能、技術(shù)條件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文化、經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)有設(shè)計狀況等。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十四條指出：“人民法院在認(rèn)定一般消費(fèi)者對于外觀設(shè)計所具有的知識水平和認(rèn)知能力時，一般應(yīng)當(dāng)考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間。設(shè)計空間較大的，人民法院可以認(rèn)定一般消費(fèi)者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別；設(shè)計空間較小的，人民法院可以認(rèn)定一般消費(fèi)者通常更容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。”

因此，現(xiàn)有設(shè)計除了具有現(xiàn)有技術(shù)所具有的功能外，還能通過歸納整理，至少得出外觀專利在授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)糾紛程序中所需的如下內(nèi)容：

1、 慣常設(shè)計；

2、 設(shè)計空間狀況（需要結(jié)合產(chǎn)品的功能、技術(shù)條件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文化、經(jīng)濟(jì)等其他因素）；

3、 本專利區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征。

檢索方式篇

前面探討了現(xiàn)有設(shè)計的作用，此處繼續(xù)探討現(xiàn)有設(shè)計的檢索方式，此處僅探討現(xiàn)有設(shè)計中專利文獻(xiàn)的檢索方式，非專利文獻(xiàn)的檢索不在此次的討論范圍之內(nèi)。事實上，現(xiàn)有設(shè)計的專利文獻(xiàn)檢索非常依賴于檢索的專利數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫的不同所采取的檢索策略也是不同的。大體上，市面上的專利數(shù)據(jù)庫可歸納為兩種：一種專利數(shù)據(jù)庫以文字為基本要素進(jìn)行檢索；另一種則是隨著技術(shù)的發(fā)展，近年來新興的檢索數(shù)據(jù)庫，使用圖像為基本要素進(jìn)行檢索。

第一種專利數(shù)據(jù)庫的檢索策略與發(fā)明或者實用新型專利文獻(xiàn)的檢索策略一致，采用分類號+關(guān)鍵詞的策略進(jìn)行檢索，但事實上這種方式用在外觀設(shè)計的檢索上效率比較低下。如需要檢索一種高腳杯，根據(jù)分類號，定位到07-01的分類，第一次在專利數(shù)據(jù)庫中輸入檢索式——“LOC=(07-01)”，發(fā)現(xiàn)專利數(shù)量有9萬余條，瀏覽這9萬余條數(shù)據(jù)可能要花上3-5天的時間。為了定位準(zhǔn)確，于是第二次輸入 (TIAB=(高腳杯)) AND (LOC=(07-01))，發(fā)現(xiàn)僅有200多條數(shù)據(jù)。但這種方式是有問題的，如CN303166282S這篇專利文獻(xiàn)，從視圖看明顯是一種高腳杯，但其專利名稱為玻璃杯（L66190），簡要說明中的用途為用于盛裝液體，因此這篇文獻(xiàn)就不會出現(xiàn)在第二次檢索式得到的檢索結(jié)果里。

可選擇的一種檢索策略是：第三次輸入(TIAB=(杯)) AND (LOC=(07-01))，得到結(jié)果35000條左右的數(shù)據(jù)，然后再通過關(guān)鍵詞把瓷杯、不銹鋼杯、旅行杯等Not掉，從而減少瀏覽量，最終檢索到2萬條左右的專利數(shù)據(jù)，逐一瀏覽。總體來說，使用這種數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索的效率是較低的，原因在于國際外觀設(shè)計分類表過于簡單了，只有大類和小類兩級，導(dǎo)致了產(chǎn)品歸類過于寬泛，如上述的分類號“07-01”，其分類的中文是“瓷器、玻璃器皿、餐具和其他類似物品”，沒有進(jìn)一步做任何區(qū)分，導(dǎo)致分類號下的專利數(shù)量過于龐大，動輒上萬，檢索的瀏覽量太大。

相對而言，發(fā)明、實用新型的技術(shù)方案檢索采用此類檢索策略確實是適當(dāng)?shù)?，IPC分類表分為部、大類、小類、大組、小組五級，近年來又有CPC分類對其進(jìn)一步細(xì)分，因此檢索到的數(shù)據(jù)一般在幾百條左右，可以在較短的時間內(nèi)瀏覽完成。但是，對現(xiàn)有設(shè)計的專利文獻(xiàn)而言，此種檢索方式就要痛苦的多，效率很低。

第二種專利數(shù)據(jù)庫的檢索策略則要簡單的多，理論上講，僅需上傳一種照片即可。如我們上傳如下圖片：

系統(tǒng)得出了一系列相關(guān)的專利：

這種方式較為高效，往往能迅速找到想要的現(xiàn)有設(shè)計。

當(dāng)然，這種專利數(shù)據(jù)庫也有易用性上的差別，筆者所在單位曾先后使用過兩套此類專利數(shù)據(jù)庫：第一套專利數(shù)據(jù)庫較為簡易，僅能根據(jù)上傳的圖片進(jìn)行檢索，對得到的檢索結(jié)果只能瀏覽，不能進(jìn)一步做二次檢索，專利檢索中常用的日期限制、分類號限制、名稱限制等均無法進(jìn)行；第二套專利數(shù)據(jù)庫功能相對完善，檢索后還能通過分類號、申請日、公開日、分類號等做二次檢索，甚至對上傳圖片的顏色、形狀等參數(shù)權(quán)重也能進(jìn)行調(diào)整，其檢索的結(jié)果較為理想。最后使用的結(jié)果，第一套專利數(shù)據(jù)庫在使用滿一年后不再續(xù)費(fèi)購買使用，而第二套專利數(shù)據(jù)庫一直使用至今，該專利數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為筆者單位開展專利檢索服務(wù)時必不可少的工具。

當(dāng)然，使用圖像為基本檢索要素的專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索時也有一個額外要求，即檢索者要有一定的圖片處理技巧，因為背景色的不同、明暗程度的不同，圖片中產(chǎn)品角度的不同均會對檢索結(jié)果影響。特別是用實物產(chǎn)品所拍攝的照片上傳進(jìn)行檢索時，需要將照片的背景、角度、明暗度處理得當(dāng)，否則會有漏檢的風(fēng)險。當(dāng)然，當(dāng)你掌握了一定的檢索技巧和圖片處理技巧時，這種檢索方式是能夠大大加快檢索效率的。

結(jié)語篇

以上是筆者對現(xiàn)有設(shè)計作用及檢索方式的一些粗淺理解，歡迎各專家和同仁交流指正。

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作者：陳曉舒  浙江省知識產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)中心

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編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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