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【案例分享】三個月搞定337調(diào)查初裁?

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【案例分享】三個月搞定337調(diào)查初裁?

【案例分享】三個月搞定337調(diào)查初裁?

#文章僅代表作者觀點(diǎn),未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,文章不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:徐迎春 上海沐瞳科技有限公司

原標(biāo)題:【案例分享】三個月取得ITC案件初裁勝利


2016年8月19日,美國國際貿(mào)易委員會(ITC)就新加坡創(chuàng)新科技公司(Creative)對Blackberry、Samsung、Lenovo等8家企業(yè)發(fā)起的337調(diào)查(案號:337-TA-994)發(fā)布初步裁決,判定涉案專利無效。自2016年5月5日該案件立案調(diào)查到初步裁決發(fā)布僅僅歷時3個多月。短短幾個月的時間,劇情是如何逆轉(zhuǎn)的呢?


根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)(現(xiàn)被匯編在《美國法典》第19卷第337節(jié))的規(guī)定,如果任何進(jìn)口貿(mào)易中存在進(jìn)口產(chǎn)品侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的行為以及進(jìn)口貿(mào)易中的其他不公平競爭行為。美國國際貿(mào)易委員會(the United States International Trade Commission, ITC)都可以進(jìn)行行政調(diào)查,即通常所謂的337調(diào)查。實(shí)踐中,337調(diào)查主要針對進(jìn)口產(chǎn)品侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的行為,且大部分都是針對專利或商標(biāo)侵權(quán)行為,少數(shù)調(diào)查涉及其他知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為等。如果ITC委員會認(rèn)定相關(guān)企業(yè)存在違反337條款的行為,則可以發(fā)布排除令等,排除相關(guān)企業(yè)甚至是整個行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)口至美國。337調(diào)查程序快速,短期應(yīng)對難度較大,該程序是制約競爭對手的有力武器,同時也是NPE(Non-practice Entity)公司脅迫目標(biāo)企業(yè)的重要手段。


三個月搞定337調(diào)查初裁?


三個月就可以搞定337調(diào)查初裁?是的,有這么一個典型案例。


2016年8月19日,美國國際貿(mào)易委員會(the United States International Trade Commission, ITC)就新加坡創(chuàng)新科技公司(Creative)對Motorola 、Blackberry、Sony、Samsung、LG、Lenovo、HTC和ZTE 8家企業(yè)發(fā)起的337調(diào)查(337-TA-994)發(fā)布初步裁決,判決創(chuàng)新科技公司涉案專利無效。自2016年5月5日該案件立案調(diào)查到初步裁決發(fā)布僅僅歷時3個多月。


涉案專利US 6,928,433,專利名稱為Automatic Hierarchical Categorization of Music by Metadata(通過元數(shù)據(jù)對音樂進(jìn)行自動分層分級的技術(shù)),該專利主要是關(guān)于對音樂播放器文件分層分類管理,以幫助用戶便利導(dǎo)航的技術(shù),該技術(shù)不僅涉及MP3,iOS和Android系統(tǒng)的智能終端的音樂播放App也均涉及該技術(shù)。


2006年,Creative分別在ITC及地區(qū)法院對Apple的iPod產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查和訴訟。最終Apple以支付1億美元的代價獲得該專利的許可。在本次針對上述8家公司的337調(diào)查發(fā)起的初始階段,業(yè)界和媒體很多看好Creative藉此案件對被調(diào)查的8家知名企業(yè)的收割機(jī)會。短短幾個月的時間,劇情是如何逆轉(zhuǎn)的呢?不得不說這幾家企業(yè)在案件伊始即表現(xiàn)出非常成熟的應(yīng)對經(jīng)驗(yàn),部分被調(diào)查人在ITC審核訴狀的階段即請求對該案件適用100天試點(diǎn)計(jì)劃(100-day Pilot Program),主張根據(jù)美國最高法院的Alice判例[1]確立的原則,該涉訴專利要求保護(hù)的是抽象概念,不屬于授權(quán)客體,應(yīng)當(dāng)被無效。


什么是100天試點(diǎn)計(jì)劃?


2013年ITC 發(fā)布了100天試點(diǎn)計(jì)劃,來測試對于某些決定性的議題進(jìn)行早期裁決( early rulings on certain case-dispositive issues)是否能夠限制不必要的訴訟。


2015年9月,ITC針對其調(diào)查規(guī)則發(fā)布了建議的修改通知,向社會征求意見,其中就包括對100天試點(diǎn)計(jì)劃規(guī)則的修改。ITC在該建議的規(guī)則修改通知中指出,此次修改旨在為可能的決定性議題提供一種早期判決的程序,該決定性議題可以由委員會在立案程序中確定,也可以由行政法官在調(diào)查的早期階段確定。建議的規(guī)則中要求行政法官向委員會備案并且在指定議題的100天內(nèi)發(fā)布初步裁決[2]。除非有合理理由,該期限一般不予延長。


此次修改對于100天試點(diǎn)計(jì)劃提供了兩種適用方式,一種是在立案之前的訴狀審查階段即可以提出申請,委員會如果決定適用該計(jì)劃,將會在立案通知中通知啟動該程序。另一種是在立案后30日內(nèi)針對相關(guān)議題提出動議申請,由行政法官發(fā)布命令,在該命令中指定相關(guān)決定性議題適用100天試點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行早期裁決。


在本案中,部分被告即是在調(diào)查正式立案之前向ITC請求對本案唯一一件涉案專利是否滿足101條款的議題適用100天試點(diǎn)計(jì)劃,基于該議題對整個調(diào)查是決定性的,以及限制不必要的訴訟、節(jié)約各方時間和費(fèi)用的角度,就該議題在100天內(nèi)進(jìn)行初步裁決(Initial Determination)。


從ITC公開數(shù)據(jù)庫EDIS上可以看到除了部分被告,作為安卓平臺的帶頭大哥的Google,也在早期介入了該案件,提交了請求適用100天試點(diǎn)計(jì)劃的信函,這是因?yàn)樵摪讣采婕傲薌oogle的音樂播放器軟件,一旦ITC發(fā)布禁令,對其影響較大,因此Google為實(shí)質(zhì)性的利益相關(guān)方。


Alice先例的應(yīng)用趨勢


就目前所知,ITC適用100天試點(diǎn)計(jì)劃的案件較少,有部分案件請求適用100天試點(diǎn)計(jì)劃,但是并沒有被ITC接受,已經(jīng)接受的案件中議題限于國內(nèi)產(chǎn)業(yè),訴訟主體資格,而本案中則是對專利授權(quán)客體議題適用該計(jì)劃。近兩年Alice動議在地區(qū)法院的應(yīng)用持續(xù)升溫,并且成效顯著,本案中又在ITC有效應(yīng)用,自2014年美國最高法院的Alice判例以來,被利用Alice動議作為抗辯手段的趨勢值得持續(xù)觀察。


也許近期以親專利權(quán)人著稱的德州東區(qū)法院的判例具有很強(qiáng)的代表性。在Intellectual Ventures I LLC et al v. J.Crew Group, Inc.(Case No.:6:16-cv-00196)一案中著名法官Rodney Gilstrap判決兩件“根據(jù)購買歷史數(shù)據(jù)向用戶推薦產(chǎn)品”的專利無效,保留一件涉及“條形碼”的專利有效。Rodney Gilstrap法官在今年4月和9月也基于Section101和Alice判決兩件專利無效[3]。


來自美國知名律所Sheppard Mullin一份內(nèi)部研究報告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,在地區(qū)法院訴訟中,基于Alice動議無效專利的成功率在70%左右。另一方面動議程序歷時較短,因此對于特定類型的專利,可以稱之為被告方無效專利的速效藥。基于Alice的動議成為繼IPR(Inter-parte Review)之后被告方面可以進(jìn)行專利無效的又一有效手段。相較于IPR 12-18個月的審理時間,基于Section101和Alice的動議一般僅短短數(shù)月即審理完畢,大大節(jié)約被告方的時間和金錢等成本。在地區(qū)法院案件中,被告可以基于未決的IPR申請地區(qū)法院案件暫停,待IPR判決之后再重新啟動案件;對于基于Section101和Alice的動議,一旦獲得有利判決則可以直接申請撤銷案件。


ITC案件從立案到最終判決通常為16個月,比18個月的IPR程序日程要短,因此ITC的337調(diào)查案件一般不會因未決的IPR而中止進(jìn)行?;诖朔N原因,對被告來說在地區(qū)法院非常有效用的IPR程序,在ITC案件中則難當(dāng)重任。


在本案件中,作為被告之一的索尼,2016年7月11日和2017年1月6日,兩次針對涉案專利US 6,928,433向PTAB 提起IPR(IPR2016–01407和IPR2017-00595),均沒有能夠有效立案。


Alice議題在337-TA-994案件中的應(yīng)用,是否代表了ITC對于Section101和Alice議題在337程序中適用的傾向,以及Section101和Alice議題是否能夠在337案件中持續(xù)應(yīng)用,還有待于進(jìn)一步的觀察。


案件進(jìn)展及Creative后續(xù)的機(jī)會


2016年8月29日 ,針對ITC行政法官2016年8月19日的初步裁決,Creative向委員會提出復(fù)審請求, ITC在2016年9月21日作出不進(jìn)行復(fù)審的委員會決定,是為ITC終裁。


2016年9月23日,Creative向聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴(Creative Technology Ltd. v. ITC, Appeal No. 16-2715),請求復(fù)核ITC的決定。2017年10月13日,CAFC做出維持ITC裁決的判決。2017年11月27日,Creative請求全席法官再審(( petition for en banc rehearing),2018年1月8日,CAFC駁回了Creative的全席法官再審的請求。


除了前述的337調(diào)查案件,Creative還同時以同一件專利在德州東區(qū)法院發(fā)起訴訟(由于ITC案件的存在,目前地區(qū)法院案件處于暫停狀態(tài)。雖然Creative后續(xù)可以轉(zhuǎn)戰(zhàn)地區(qū)法院,而ITC的判決對地區(qū)法院也沒有約束力,但是基于Section101和Alice動議在地區(qū)法院的訴訟應(yīng)用趨勢以及ITC判決對于地區(qū)案件的影響力,Creative在地區(qū)法院訴訟的勝算也依然渺茫。


官司和商業(yè)的權(quán)衡


Creative曾經(jīng)是多媒體和數(shù)碼娛樂領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位的世界性廠商。由于技術(shù)的演進(jìn)和市場情況的變化,Creative實(shí)業(yè)經(jīng)營已經(jīng)日薄西山,主業(yè)經(jīng)營面臨困境。如同其他主營業(yè)務(wù)陷入困境的廠商,其開始利用專利資產(chǎn)來獲取收益。


2006年,Creative成功從蘋果收割了1億美金,2014年,其子公司ZiiLabs在德州東區(qū)法院,又利用圖像處理相關(guān)的10項(xiàng)專利對蘋果公司和三星公司發(fā)起訴訟,在2015年10月,又成功收割了這兩家公司[4]。本案中的涉訴專利Creative也曾對Archos進(jìn)行許可。


此次,Creative瞄準(zhǔn)的8家知名公司:Sony, Samsung, LG,Lenovo,Motorola Mobility,HTC,ZTE and Blackberry,均在美國有豐富的訴訟經(jīng)驗(yàn),并且由于涉訴產(chǎn)品涉及到Google的音樂播放App,招來Google的早期介入。上述各被告以及Google的協(xié)同應(yīng)對可以說對此案件的走勢起到了相當(dāng)?shù)挠绊懽饔?。另一方面也由于法律的演變,?dāng)下已經(jīng)不是2006年其收割蘋果時的法律環(huán)境,自2014年Alice案例之后,許多軟件專利及商業(yè)方法專利被無效的可能性大大增加。從天時地利人和的角度來說,均是有利于被告方。


也許有人會疑問,蘋果那1億美元是不是白交了?對于進(jìn)行實(shí)體經(jīng)營的企業(yè)來說,從來都應(yīng)當(dāng)是以商業(yè)經(jīng)營利弊為主導(dǎo),而不在于一個案件的輸贏,贏了案件輸了生意也并不是個好的決策。2006年的司法環(huán)境,并不能很容易地?zé)o效掉該件專利,而這個階段也是蘋果發(fā)展的關(guān)鍵時期,只能說蘋果選擇了破財(cái)消災(zāi),免于被拖入曠日持久的訴訟,而將精力專注于產(chǎn)品的研發(fā),未必不是個很好的選擇。


在該案件的初期階段,各種消息撲面而來,大都認(rèn)為Creative再次取得勝利的可能性很大。此案例也讓我們了解,337調(diào)查并非洪水猛獸,只要充分準(zhǔn)備、應(yīng)對得當(dāng),取得337調(diào)查的勝利或妥善解決并不是那么遙不可及。


注釋:

[1]Alice Corp. Pty. V. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347(2014)

[2]United States International Trade Commission, Notice of proposed rulemaking, September 16, 2015.

[3]Law360, Christine Chun, 2016年8月26.

[4]這家公司要求眾手機(jī)巨頭掏錢,蘋果曾給它1億美元,作者:ITCN,2016-06-08,http://www.itcn.cc/speaker/soundcard/146533020250012.html



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:徐迎春 上海沐瞳科技有限公司

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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