對(duì)日本「外觀設(shè)計(jì)專利」制度的兩點(diǎn)思考

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作者：袁博  同濟(jì)大學(xué)

原標(biāo)題：對(duì)日本“外觀設(shè)計(jì)專利”制度的兩點(diǎn)思考

日本的“外觀設(shè)計(jì)專利”制度，與我國的既有相同，又有差異。其中有兩個(gè)方面與我國尤其不同，給筆者留下了深刻印象，現(xiàn)詳述如下。

差異一：可以申請(qǐng)“保密”的外觀設(shè)計(jì)專利

日本《外觀設(shè)計(jì)法》第14條規(guī)定，“外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)申請(qǐng)人可指定在外觀設(shè)計(jì)權(quán)的設(shè)定的注冊(cè)之日起三年以內(nèi)的期限，可請(qǐng)求在此期限內(nèi)以該外觀設(shè)計(jì)為秘密”。

筆者認(rèn)為，這一規(guī)定匪夷所思。眾所周知，專利保護(hù)與商業(yè)秘密保護(hù)的最大不同在于：專利保護(hù)是“以公開換絕對(duì)性保護(hù)”；商業(yè)秘密則是“以不公開換相對(duì)性保護(hù)”。換言之，專利保護(hù)在有效期內(nèi)可以獲得絕對(duì)保護(hù)，在保護(hù)期內(nèi)即使商業(yè)競爭者通過自己的技術(shù)研發(fā)開發(fā)出相同技術(shù)，也不能實(shí)施，但是專利權(quán)人付出的代價(jià)是必須將專利技術(shù)信息向公眾公開；與之相對(duì)，商業(yè)秘密的權(quán)利人沒有義務(wù)將相關(guān)的秘密方案向公眾公開（相反，他還要采取合理措施予以保密），但付出的代價(jià)是不能阻止他人使用各種合法手段（包括“反向技術(shù)”）研發(fā)其商業(yè)秘密的技術(shù)內(nèi)容，一旦他人研發(fā)成功，他人既可以成為同一商業(yè)秘密的權(quán)利人，也有權(quán)將相關(guān)秘密信息向公眾公開（這會(huì)導(dǎo)致原來的商業(yè)秘密立刻消亡，成為公有領(lǐng)域的技術(shù)信息）。而日本的做法，筆者認(rèn)為實(shí)質(zhì)上就是允許專利權(quán)人在外觀設(shè)計(jì)專利的部分有效期內(nèi)對(duì)其采取類似“商業(yè)秘密”的保護(hù)手段。

顯然，這一方式在我國難以借鑒。對(duì)于一項(xiàng)公開的外觀設(shè)計(jì)專利，任何守法公民都有義務(wù)在專利有效期內(nèi)不去模仿、實(shí)施，但是，對(duì)于一項(xiàng)被“保密”的外觀設(shè)計(jì)專利，如果它同時(shí)又不構(gòu)成《反不正當(dāng)競爭法》第六條規(guī)定的“有一定影響的商品包裝、裝潢”，那么，其他競爭者由于不知其為專利但又因?yàn)槟撤N偶然的合法的原因知悉相關(guān)技術(shù)信息而對(duì)其進(jìn)行仿制，又“何罪之有”呢？（這里的“罪”不是指刑法上的罪，而是指民事侵權(quán)責(zé)任）

差異二：“局部外觀設(shè)計(jì)”專利也可以受到保護(hù)

我國《專利審查指南》明確規(guī)定，“產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨(dú)出售且不能單獨(dú)使用的局部設(shè)計(jì)，例如襪跟、帽檐、杯把等”，不能申請(qǐng)為外觀設(shè)計(jì)專利。日本起初也做了類似規(guī)定，但在2008年對(duì)外觀設(shè)計(jì)法進(jìn)行了修改，確定了“部分外觀設(shè)計(jì)”這一概念（業(yè)內(nèi)也有稱“局部外觀設(shè)計(jì)”）。具體而言，日本外觀設(shè)計(jì)法第二條規(guī)定，“在本法律中所謂‘外觀設(shè)計(jì)’，是指物品（包含物品的一部分）的形狀、圖案或者色彩或者它們的結(jié)合，通過視覺引發(fā)美感之物”。換言之，以襪子和瓶子為例，“不能分割”的“襪跟”和“不能單獨(dú)出售”的瓶蓋都被納入了日本部分外觀設(shè)計(jì)的可授權(quán)范圍中。[1]

筆者認(rèn)為，日本的作法非常值得借鑒。在我國關(guān)于外觀設(shè)計(jì)專利的司法實(shí)踐中，判定外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)主要是依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）中的第九條、第十條和第十一條。其中，第十一條規(guī)定了“整體比較”侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)。隨著司法實(shí)踐的不斷豐富和新類型案件的不斷涌現(xiàn)，“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)面臨越來越多的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。

《解釋》第十一條規(guī)定的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)（人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計(jì)是否相同或者近似時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計(jì)、被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征，以外觀設(shè)計(jì)的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷）指的是在外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)判定中要采取“整體比較、重點(diǎn)觀察、綜合判斷”的方法。其中的“整體比較”，是指判定基礎(chǔ)要著眼于授權(quán)外觀設(shè)計(jì)和被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)整體上的視覺效果上的異同。隨著理論研究的持續(xù)深入和司法實(shí)踐的不斷擴(kuò)展，理論上的質(zhì)疑和實(shí)踐中的挑戰(zhàn)不斷涌現(xiàn)。

在“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)下，當(dāng)兩件對(duì)比的外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品不構(gòu)成相同或近似、令一般消費(fèi)者不產(chǎn)生混淆的情況下，認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)，似乎也是合乎邏輯、順理成章的結(jié)論。實(shí)踐中，這個(gè)結(jié)論容易被利用而成為一種規(guī)避侵權(quán)責(zé)任的理由。例如，某廠家生產(chǎn)出一種具有獨(dú)特外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，引起消費(fèi)者的喜愛，其他廠家往往利用“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)的局限，一方面抄襲、模仿該外觀設(shè)計(jì)造型中的創(chuàng)新部分，另一方面又對(duì)其整體上作出較大程度的變化，達(dá)到整體視覺效果的顯著區(qū)別。

由于我國法律不保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)，這樣做常常能規(guī)避侵權(quán)責(zé)任。導(dǎo)致這種情形的原因，仍然在于本應(yīng)特別考慮的創(chuàng)新設(shè)計(jì)被淹沒在包括大量非創(chuàng)新設(shè)計(jì)的整體效果之中，而無法有效影響判定主體在宏觀上形成的整體視覺印象。因此，筆者認(rèn)為，在專利法的下次修改中，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)內(nèi)容納入修訂范圍。

注釋：

[1]： 參見張建鵬：“‘日本外觀設(shè)計(jì)制度’的8個(gè)顯著特點(diǎn)”，載“IPRDAILY”微信公眾號(hào)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：袁博  同濟(jì)大學(xué)

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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