從美國(guó)法院專利訴訟天價(jià)賠償判決過(guò)程，看海外專利訴訟中如何減少損失？

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作者：茍博雅[1] 美國(guó)華盛頓大學(xué)法律博士（Juris Doctor）

原標(biāo)題：從美國(guó)法院專利訴訟天價(jià)賠償判決過(guò)程看海外專利訴訟中如何減少損失

中興侵犯專利被罰近三億，美國(guó)法院是如何作出天價(jià)裁決的？中國(guó)企業(yè)又如何在海外專利訴訟中減少損失？筆者將在本文中做進(jìn)一步解讀，并對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)對(duì)措施提出了一些建議。

就在中興禁售令事件隨著中興的10億美金罰金與4億美金保證金的到位，換來(lái)了美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興禁售令的部分解除。一波未平，一波又起，中興又因?yàn)閷＠謾?quán)被美國(guó)德克薩斯東區(qū)法院重罰4300萬(wàn)美元（約合人民幣2．85億元）。

專利權(quán)人Maxell稱，2013年以來(lái)，Maxell一直試圖就專利授權(quán)與中興進(jìn)行談判，然而盡管中興承認(rèn)使用了Maxell的一些技術(shù)，卻拒絕購(gòu)買授權(quán)，因此2016年11月18日，Maxell將中興訴至美國(guó)德克薩斯東區(qū)法院。中興涉嫌侵權(quán)的專利主要涉及智能手機(jī)省電控制、拍照功能、導(dǎo)航功能及音頻解碼等領(lǐng)域，基本都是智能手機(jī)應(yīng)用類技術(shù)專利。由于美國(guó)的專利法對(duì)于故意侵權(quán)規(guī)定了法定的三倍賠償額并附加律師費(fèi)，美國(guó)德州陪審團(tuán)表示，中興的侵權(quán)行為是故意的，這導(dǎo)致罰金增至原本的三倍。

與我國(guó)具有法律和技術(shù)專業(yè)背景的法官判案不同，美國(guó)采取的陪審團(tuán)制度則是無(wú)需任何法律或?qū)I(yè)背景的人判案。在我們看來(lái)，專利訴訟官司涉及法律與技術(shù)，我們除了要求執(zhí)法人員有一定學(xué)歷外，還長(zhǎng)年累月對(duì)法官和執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)，社會(huì)還對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的專業(yè)性頗有微詞，那么在美國(guó)，十二個(gè)沒(méi)有任何法律或?qū)I(yè)背景的陪審團(tuán)成員是如何做出合理合法的判決呢？

我們先從美國(guó)陪審團(tuán)制度說(shuō)起。

陪審團(tuán)制度可以說(shuō)是美國(guó)法律體系最重要的一個(gè)組成部分，不管是刑事還是民事案件，美國(guó)的憲法都賦予了當(dāng)事人陪審團(tuán)審判的權(quán)利（但若案件原被告均表示放棄該權(quán)利，那么此案則由法官進(jìn)行審理）。只能在聯(lián)邦法院起訴的專利訴訟也不例外，專利訴訟中的陪審團(tuán)制度與一般的民事訴訟并無(wú)不同，最終的判決也是依靠“十二公民”的判斷力達(dá)成。我們首先概括討論美國(guó)民事訴訟法中的陪審團(tuán)制度程序問(wèn)題，然后討論這樣的程序在對(duì)于專利訴訟的影響。

每個(gè)美國(guó)公民都有作為陪審團(tuán)成員的義務(wù)，公民們會(huì)隨機(jī)地接到信件，通知他們某時(shí)去某法院報(bào)到，履行自己的義務(wù)（通常都是公民常住地轄區(qū)法院）。法院會(huì)將前來(lái)報(bào)道的公民們隨機(jī)的安排到需要審理的案件中。在最初階段，一個(gè)案件中大多有幾十位陪審團(tuán)成員，法官以及雙方律師需要進(jìn)行陪審團(tuán)的篩選程序（篩選程序中一般涉及的問(wèn)題是陪審員是否有不可抗的外力以致無(wú)法履行義務(wù)，陪審員是否理解并且表示遵守法官的指導(dǎo)，陪審團(tuán)是否能在案件中保持公正等等），最終選定十二人作為案件的陪審團(tuán)，正式開(kāi)庭。

在專利訴訟中，由于隨機(jī)性，陪審團(tuán)大多是由不具有技術(shù)背景，并且職業(yè)，經(jīng)歷各異的公民們組成，但專利案件通常又比較復(fù)雜，“外行”的陪審團(tuán)是否有能力審判技術(shù)性極強(qiáng)的專利案件呢？由此，律師的作用就顯得尤為重要。

專利訴訟律師在訴訟的過(guò)程中，需要用最簡(jiǎn)單，最白話的方式，讓陪審團(tuán)理解案件所涉及的技術(shù)問(wèn)題。開(kāi)庭時(shí)，雙方律師們通常會(huì)請(qǐng)來(lái)專家證人（Expert Witness），以問(wèn)答的方式讓專家證人對(duì)案件涉及的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解釋。每個(gè)律師在詢問(wèn)證人的時(shí)候都會(huì)有不同的技巧，但是每個(gè)律師一定會(huì)做的事情是，向陪審團(tuán)證明自己的專家證人是最專業(yè)最有說(shuō)服力的。案件審理期間，陪審團(tuán)成員可以做筆記，法官會(huì)允許甚至要求陪審團(tuán)成員就自己的任何疑惑發(fā)問(wèn)。原被告展示完自己所有的證據(jù)和詢問(wèn)完所有的證人之后，法官即會(huì)要求陪審團(tuán)成員進(jìn)行審議階段，通俗的講，就是把所有的陪審團(tuán)成員“關(guān)進(jìn)”一間屋子，直到他們達(dá)成全體一致的意見(jiàn)為止。在審議階段中，如若陪審團(tuán)成員有問(wèn)題，仍可以提出。如果陪審團(tuán)需要的審議時(shí)間較長(zhǎng)，他們可以在法庭下班時(shí)回家休息，然后第二天再集結(jié)到審議室進(jìn)行討論，審議的時(shí)長(zhǎng)會(huì)因?yàn)榘讣牟煌煌?，但是如果陪審團(tuán)幾周都無(wú)法討論出一致的意見(jiàn)，那么此案很有可能需要重新審理。

綜上，在專利訴訟中，面對(duì)技術(shù)問(wèn)題，由于陪審團(tuán)缺乏專業(yè)技術(shù)背景和專業(yè)知識(shí)，確實(shí)使得專利訴訟增加了更多的不確定性，這就需要有經(jīng)驗(yàn)的法官對(duì)法庭進(jìn)行掌控，以及要求優(yōu)秀的律師把復(fù)雜的問(wèn)題以最簡(jiǎn)單的方式陳列在陪審團(tuán)成員的面前。

那么，在美國(guó)專利訴訟中被告如何將損失降低到最低呢？

一、聘請(qǐng)好的律師

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國(guó)數(shù)百起專利案件中僅勝訴案件補(bǔ)償對(duì)方律師費(fèi)平均達(dá)到了120萬(wàn)美金。因此，專利訴訟中律師費(fèi)是一筆很大支出。

美國(guó)律師事務(wù)所往往按小時(shí)收費(fèi)，根據(jù)律所規(guī)模大小的不同，費(fèi)用從300美元每小時(shí)到450美元每小時(shí)不等。建議選擇律師事務(wù)所的時(shí)候遵循以下原則：在案件管轄法院地最好有辦公室，如果沒(méi)有，應(yīng)當(dāng)要求競(jìng)標(biāo)事務(wù)所提供法院所在地律師（LocalCounsel）的信息；律所在亞洲最好有辦公室，如果沒(méi)有，應(yīng)當(dāng)要求競(jìng)標(biāo)事務(wù)所闡明如何完成對(duì)中國(guó)公司總部的取證和交流；有諳熟知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟業(yè)務(wù)并具備相應(yīng)技術(shù)背景的律師；有了解中國(guó)語(yǔ)言文化的律師或者法律助手，如果沒(méi)有，應(yīng)當(dāng)要求競(jìng)標(biāo)律師事務(wù)所闡明如何與中國(guó)公司進(jìn)行交流；有以往代表中國(guó)公司在美訴訟的經(jīng)驗(yàn)，最好有律師曾經(jīng)在本案法官前出過(guò)庭。

二、聘請(qǐng)自己的技術(shù)、專利法和財(cái)務(wù)專家證人團(tuán)隊(duì)

在美國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件尤其是專利案件中，原被告雙方都要聘請(qǐng)專家證人。專家包括技術(shù)專家、專利法專家和財(cái)務(wù)專家。專家證人的聘請(qǐng)由原被告自行解決，法院一般不予干涉。專家證人受聘后，要向?qū)Ψ教峤粚＜覉?bào)告，并要接受對(duì)方律師對(duì)專家報(bào)告以及證人本人的訊問(wèn)。專家證人大多數(shù)情況下還要出庭作證。專家證人按小時(shí)收費(fèi)，每個(gè)專家證人的小時(shí)費(fèi)從100美元至400美元不等，每個(gè)專家證人的費(fèi)用也從幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)美元不等。因此專家證人的費(fèi)用在訴訟中是一個(gè)非常龐大的數(shù)字。

技術(shù)專家一般是案件所涉及專利技術(shù)領(lǐng)域的學(xué)者或?qū)＜?。他們的作用是?duì)專利的有效性，以及是否侵權(quán)提出意見(jiàn)。被告應(yīng)當(dāng)在訴訟開(kāi)始時(shí)就與律師一起尋找技術(shù)專家。有些技術(shù)專家本人就有可能見(jiàn)過(guò)或者發(fā)表過(guò)可以使專利無(wú)效的公知技術(shù)，所以好的技術(shù)專家對(duì)勝訴有非常大的作用。

財(cái)務(wù)專家要在假設(shè)侵權(quán)成立的情況下，證明賠償額的多少，一般是由有財(cái)務(wù)背景的公司擔(dān)任。原告的專家要證明原告的損失是多少，被告的盈利是多少，或者在假想談判中，原告會(huì)向被告收取多少權(quán)利金、許可費(fèi)或者入門費(fèi)。被告的專家則要用多種財(cái)務(wù)數(shù)字或者經(jīng)濟(jì)指針作為證據(jù)，來(lái)證明賠償額微乎其微，或者沒(méi)有。因此，一個(gè)好的財(cái)務(wù)專家能夠幫助被告極大地減少賠償。

專利法專家在訴訟中主要解釋相關(guān)法律問(wèn)題和發(fā)現(xiàn)專利授權(quán)過(guò)程中問(wèn)題，類似我國(guó)專利代理人。主要作用是確定專利保護(hù)范圍，特別是如果所涉及專利的申請(qǐng)過(guò)程中有過(guò)很多次的程序上和實(shí)體上的補(bǔ)正情況，就有可能有必要聘請(qǐng)專利法專家，對(duì)于專利申請(qǐng)、審查程序的正當(dāng)與否進(jìn)行證明，并確定最恰當(dāng)?shù)膶＠Ｗo(hù)范圍，防止對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍作出過(guò)大解釋。

三、主張非故意侵權(quán)

美國(guó)的專利法對(duì)于故意侵權(quán)規(guī)定了法定的三倍賠償額并附加律師費(fèi)。由于一般專利案件的賠償額和律師費(fèi)本來(lái)已經(jīng)很高，所以三倍賠償是非常重的懲罰。要避免這種高額賠償，首先是由律師出具不侵權(quán)或者專利無(wú)效的法律意見(jiàn)。如果被告在被指控侵權(quán)前花錢請(qǐng)律師對(duì)產(chǎn)品作了分析，對(duì)有關(guān)專利進(jìn)行了徹底調(diào)查，這樣的書面法律意見(jiàn)就會(huì)使故意侵權(quán)不攻自破，因此提前咨詢意見(jiàn)非常重要。一般一份不侵犯專利權(quán)的書面法律意見(jiàn)或者專利權(quán)無(wú)效的法律意見(jiàn)花費(fèi)約2-6萬(wàn)美元，但幾乎所有的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)者都不得不這樣做。訴訟開(kāi)始前不做足功課，如果官司打到賠償階段，就很難避免懲罰性賠償。

四、盡量達(dá)成和解，將損失降到最低

如果律師初步分析后認(rèn)為產(chǎn)品侵權(quán)，而專利無(wú)效的證據(jù)并非確鑿，就應(yīng)該停止侵權(quán)活動(dòng)或與對(duì)方達(dá)成一個(gè)授權(quán)許可。在正式起訴前，是雙方最容易達(dá)成協(xié)議的時(shí)候。如果談判仍談不攏，美國(guó)公司往往會(huì)起訴，但不送達(dá)，將起訴書副本寄給被告作為最后通牒。在這個(gè)階段，美國(guó)公司往往已經(jīng)使用了相當(dāng)可觀的律師費(fèi)，被告在賠償費(fèi)數(shù)額上的少量妥協(xié)會(huì)導(dǎo)致談判成功。在這個(gè)階段切忌聘請(qǐng)不熟悉美國(guó)訴訟業(yè)務(wù)或心術(shù)不正的律師，為獲取高額律師費(fèi)，不采取有效和解措施，導(dǎo)致時(shí)機(jī)延誤，致使問(wèn)題升級(jí)，未能阻止對(duì)方正式送達(dá)起訴書，造成訴訟不可避免。

五、如果勝訴，要求對(duì)方承擔(dān)律師和證人費(fèi)用

盡管在一般民事訴訟中，勝訴的一方是不可以向法院要求補(bǔ)償律師費(fèi)的，但專利案件是個(gè)例外。根據(jù)最新的判例，聯(lián)邦法院為減少專利流氓的惡意訴訟，做出了大量讓敗訴方承擔(dān)勝訴方律師費(fèi)和訴訟費(fèi)用的判決。如果獲得不侵權(quán)的判決，被告就應(yīng)當(dāng)主張對(duì)方承擔(dān)律師和證人費(fèi)用，就可以將損失降低到最低。

最后，最重要的一點(diǎn)，就是堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)并通過(guò)律師說(shuō)服陪審團(tuán)采納自己的主張。

有關(guān)陪審團(tuán)的審議，有一件事情讓我尤為難忘，我在為美國(guó)的基層法院法官做助理的時(shí)候，曾遇到過(guò)一個(gè)刑事案件需要陪審團(tuán)審議，在陪審團(tuán)準(zhǔn)備離開(kāi)法庭去審議室之前，法官對(duì)陪審團(tuán)成員說(shuō)：“請(qǐng)你們?cè)谟懻撝校涀∽钪匾囊稽c(diǎn)，永不妥協(xié)（Never Surrender），永遠(yuǎn)不要因?yàn)閯e人的意見(jiàn)改變自己的看法?！狈珊蜕鐣?huì)總是互相影響的，法律制度也是一個(gè)國(guó)家民眾性格的反應(yīng)，美國(guó)人客觀，直白，也擅長(zhǎng)表達(dá)自己的觀點(diǎn)，哪怕自己是唯一一個(gè)意見(jiàn)不同者，也會(huì)努力堅(jiān)持，這也許正是陪審團(tuán)制度在美國(guó)能夠被廣泛接受的原因之一，陪審團(tuán)這種最大程度發(fā)揮普通民眾在法律審判中的作用，也是專利訴訟中大量審判原則來(lái)源于美國(guó)的原因之一。

注釋：

作者簡(jiǎn)介：茍博雅，美國(guó)華盛頓大學(xué)法律博士（Juris Doctor）在讀，曾擔(dān)任華盛頓州金縣基層法庭Johanna Bender法官的助理。本科畢業(yè)于中國(guó)計(jì)量大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)，碩士畢業(yè)于華盛頓大學(xué)法學(xué)院。

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作者：茍博雅美國(guó)華盛頓大學(xué)法律博士（Juris Doctor）

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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