“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對方法

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作者：田君露 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對方法

在專利申請文件中，規(guī)范的術(shù)語表達(dá)對于說明書技術(shù)內(nèi)容的充分公開以及權(quán)利要求保護(hù)范圍的準(zhǔn)確確定具有重要的影響。尤其是當(dāng)該術(shù)語是用于表達(dá)發(fā)明的必要技術(shù)特征時，不規(guī)范的術(shù)語表達(dá)將會導(dǎo)致發(fā)明的技術(shù)手段含糊不清、進(jìn)而導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)施其技術(shù)方案。[1]

因此，專利申請文件中術(shù)語的嚴(yán)謹(jǐn)表達(dá)對于專利的授權(quán)與確權(quán)具有重要的意義。

然而，在專利申請實(shí)務(wù)中，仍然存在各種造成術(shù)語表達(dá)不清楚的現(xiàn)象，包括使用不規(guī)范的書寫、多義詞、功能性術(shù)語、自定義術(shù)語等情形。

本文將著眼于“自定義術(shù)語”的使用問題，從其產(chǎn)生的動因、創(chuàng)造性判斷、對其應(yīng)對方法三個方面進(jìn)行闡述：

專利申請中“自定義術(shù)語”產(chǎn)生的動因

自定義術(shù)語是指由申請人自己創(chuàng)造產(chǎn)生的用語，其在現(xiàn)有技術(shù)中沒有記載，并且在所屬領(lǐng)域中沒有通用的含義。當(dāng)使用自定義術(shù)語時，必須在申請文件中對該術(shù)語進(jìn)行明確的定義，否則，在專利審查過程中，申請人不得將其對該術(shù)語的解釋補(bǔ)充進(jìn)申請文件中。

因此，在專利申請文件中使用自定義術(shù)語必須采取審慎的態(tài)度，如非必要，應(yīng)盡可能地避免使用自定義術(shù)語。但是，現(xiàn)實(shí)卻正好相反，在專利申請實(shí)務(wù)中存在大量使用自定義術(shù)語的現(xiàn)象。

其實(shí)，自定義術(shù)語的使用，有其存在的合法性基礎(chǔ)。

在審查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)使用發(fā)明或者實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語。對于自然科學(xué)名詞，國家有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)采用統(tǒng)一的術(shù)語，國家沒有規(guī)定的，可以采用所屬技術(shù)領(lǐng)域約定俗成的術(shù)語，也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術(shù)語，或者直接使用外來語（中文音譯或意譯詞），但是其含義對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說必須是清楚的，不會造成理解錯誤；必要時可以采用自定義詞，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)給出明確的定義或者說明?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]

由此可見，上述規(guī)定為自定義術(shù)語的使用提供了合法化的途徑。當(dāng)申請文件中確實(shí)提供了一種現(xiàn)有技術(shù)中尚未出現(xiàn)的新的技術(shù)手段或新的材料，或現(xiàn)有詞匯無法準(zhǔn)確表達(dá)技術(shù)特征等情形，使用自定義術(shù)語自然無可厚非。

然而，在我國現(xiàn)有的專利實(shí)務(wù)中，申請人使用自定義術(shù)語卻并非出于上述原因，很多是為了一些“不可告人”的目的，即通過在專利文件中撰寫一些自定義術(shù)語作為區(qū)別技術(shù)特征，并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果，從而騙取專利的授權(quán)。

之所以產(chǎn)生這種現(xiàn)象，是由我國的國情所決定的。對個人來講，有專利在手，方便其評職稱、拿項(xiàng)目，或者在一線城市落戶等；對代理機(jī)構(gòu)而言，能夠?qū)ξ腥说母顿M(fèi)給予一個應(yīng)有的交代；對企業(yè)來講，很多企業(yè)在乎的并不是技術(shù)的創(chuàng)新，而是通過專利獲得高新企業(yè)認(rèn)證，拿到政府補(bǔ)貼；更有甚者，一些個人或企業(yè)故意創(chuàng)造出一些垃圾專利，給競爭對手制造障礙，以牟取不正當(dāng)?shù)睦妗?br/>

“自定義術(shù)語”類專利的創(chuàng)造性判斷

判斷創(chuàng)造性通常按照“三步法”來進(jìn)行，首先，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后，確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，最后，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，如果區(qū)別技術(shù)特征為現(xiàn)有技術(shù)所公開，或?yàn)楣ＷR，則被認(rèn)為是顯而易見的。

涉及“自定義術(shù)語”的專利更容易獲得授權(quán)，其原因在于，通過在專利申請文件中撰寫一些自定義術(shù)語作為區(qū)別技術(shù)特征，并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果，在一定程度上，能夠應(yīng)對“創(chuàng)造性”審查的要求。

這是因?yàn)?，在最接近現(xiàn)有技術(shù)和區(qū)別技術(shù)特征已確定的前提下，技術(shù)問題、區(qū)別技術(shù)特征公開與否，是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵點(diǎn)。對自定義術(shù)語類專利來講，其增加了專利檢索的難度，在未窮盡檢索的前提下，很難確定所謂的“區(qū)別技術(shù)特征”和“技術(shù)問題”已被公開，從而產(chǎn)生具有創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。

這種判斷方法，實(shí)則容易忽視專利技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。

在“一種冷再生催化劑的循環(huán)方法”的發(fā)明專利中，“催化劑冷卻器下游設(shè)有催化劑混合緩沖空間”是區(qū)別最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，在專利無效程序中，專利復(fù)審委員會認(rèn)為，本專利混合緩沖的處理能力應(yīng)當(dāng)更有利于對再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)，而請求人提供的證據(jù)，未能證明催化劑冷卻器中設(shè)置混合緩沖空間是本領(lǐng)域的公知常識，也不存在于現(xiàn)有技術(shù)中。因此，不具備創(chuàng)造性的無效理由不能成立。在本案中，申請人正是通過使用自定義術(shù)語的方法獲得了專利的授權(quán)與確權(quán)。

然而，專利復(fù)審委看似正確的理由卻經(jīng)不起推敲，實(shí)際上，其忽視了該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。本案中，專利復(fù)審委認(rèn)定“混合緩沖空間”所解決的技術(shù)問題是“更有利于對再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)”，而事實(shí)上，氣固流態(tài)化過程中，催化劑在流化風(fēng)作用下劇烈混合，冷卻器內(nèi)部基本是等溫的，因此，不存在復(fù)審委所確定的技術(shù)問題。在無效宣告行政訴訟階段，請求人的上述觀點(diǎn)得到了知識產(chǎn)權(quán)法院的認(rèn)可。雖然北京高院撤銷了一審判決，但是本案已向最高院申請了再審。

因此，在“自定義術(shù)語”技術(shù)特征的創(chuàng)造性判斷中，除了遵循“三步法”原則外，還需要關(guān)注技術(shù)方案背后的技術(shù)原理、實(shí)現(xiàn)方法、步驟等。

對涉及“自定義術(shù)語”專利的應(yīng)對方法

對通過“自定義術(shù)語”創(chuàng)造區(qū)別技術(shù)特征獲取專利授權(quán)的案件，無效請求人并非毫無辦法。

一方面，無效請求人可以主張說明書公開不充分。

根據(jù)專利法第二十六條第三款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時候，應(yīng)當(dāng)有附圖。

關(guān)于說明書是否公開充分，其判斷主體是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，判斷標(biāo)準(zhǔn)是“清楚、完整”到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員“能夠?qū)崿F(xiàn)”。這就要求對說明書技術(shù)方案的理解應(yīng)當(dāng)從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)并進(jìn)行分析。[3]

對自定義術(shù)語類技術(shù)特征來講，其含義在說明書中必須是明確的，對于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員來說，不會因?yàn)樵撟远x特征的使用而對包含該自定義特征的權(quán)利要求的保護(hù)范圍造成理解困難和理解錯誤。[4]

對于申請人杜撰出來的技術(shù)特征，由于其本身如同于“無源之水”，即便在說明書中描述了其所解決的技術(shù)問題，但是事實(shí)上，申請人無法詳細(xì)說明其工作原理及具體步驟等，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)。

另一方面，無效請求人可以主張缺乏創(chuàng)造性。

對于“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性問題，應(yīng)采取全面檢索、查找工具書等手段結(jié)合說明書實(shí)際公開的內(nèi)容進(jìn)行綜合判斷。如果“自定義術(shù)語”與對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容僅僅在表述上存在差異，但是技術(shù)實(shí)質(zhì)相同或等同，那么該技術(shù)特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。

同時，在無效請求人主張說明書公開不充分的情況下，專利申請人容易答辯未公開的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員所知曉的內(nèi)容，這樣就更進(jìn)一步印證了其缺乏創(chuàng)造性的問題。

我們在解讀涉及“自定義術(shù)語”的區(qū)別技術(shù)特征時，除了從文字本身的含義進(jìn)行解讀以外，更加需要關(guān)注的是其是否能夠適應(yīng)發(fā)明的整體技術(shù)構(gòu)思，從而了解該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理，以及其是否能夠真正的解決相應(yīng)的技術(shù)問題，切忌片面、機(jī)械的看待某一技術(shù)特征，導(dǎo)致評判上的偏差。

參考文獻(xiàn)：

[1]李鳳云，董麗雯：《淺析如何克服由術(shù)語不清楚所引起的申請文件撰寫缺陷》，2010年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨首屆知識產(chǎn)權(quán)論壇，2010年3月1日

[2]專利審查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7節(jié)

[3]薛飛：《從“蝕刻廢液再生裝置”案看說明書是否公開充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)》，中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)，2012年3月28日，第005版

[4]尹新天：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011年3月

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作者：田君露 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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