實(shí)用新型「公開不充分」的答復(fù)思路

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作者：鄧潮彬  廣州科粵專利商標(biāo)代理有限公司專利代理人

原標(biāo)題：淺析實(shí)用新型“公開不充分”的答復(fù)思路

專利制度的核心思想是“以公開換取獨(dú)占”，然而這“公開”的程度在專利代理實(shí)務(wù)中并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。在本文中，筆者結(jié)合日常專利代理工作的一些經(jīng)驗(yàn)心得，提出了“公開不充分”的三個(gè)判斷基本點(diǎn)，以拋磚引玉、為同行及申請(qǐng)人對(duì)“公開不充分”這一類審查意見提供答復(fù)參考思路，同時(shí)，通過(guò)這三個(gè)判斷基本點(diǎn)也可以反推自檢所撰寫的說(shuō)明書是否達(dá)到“公開充分”的要求，以提高專利申請(qǐng)文本的撰寫質(zhì)量。

一、引言

自國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定并實(shí)施《專利質(zhì)量提升工程實(shí)施方案》以來(lái)，國(guó)家知識(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型審查部對(duì)于實(shí)用新型的審查越來(lái)越來(lái)嚴(yán)格，業(yè)內(nèi)流傳的實(shí)用新型100%授權(quán)已成為過(guò)去。

由于我國(guó)針對(duì)實(shí)用新型僅僅是進(jìn)行初步審查，不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，因此，針對(duì)實(shí)用新型，審查員大多會(huì)以專利法第二十二條第二款（新穎性）或者是第二十六條第三款（公開不充分）為由下發(fā)審查意見，由于新穎性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較客觀，一般來(lái)說(shuō)不會(huì)存在太大的爭(zhēng)議。

但是，筆者從日常的專利代理工作中發(fā)現(xiàn)，實(shí)用新型以“公開不充分”作為駁回理由的審查意見下發(fā)個(gè)數(shù)日益增多，“公開不充分”幾乎已成為實(shí)用新型駁回理由的“殺手锏”。的確，在實(shí)際的專利代理工作中，對(duì)于“公開不充分”的審查意見，答復(fù)往往相對(duì)比較困難，對(duì)于審查員在審查意見中所指出“公開不充分”的問(wèn)題，代理人或申請(qǐng)人也往往會(huì)有種“莫名其妙、有理說(shuō)不清”的感覺(jué)，從而導(dǎo)致不知如何有理有據(jù)地對(duì)“公開不充分”進(jìn)行答復(fù)。

筆者認(rèn)為，在進(jìn)行“公開不充分”答復(fù)思路進(jìn)行討論之前，有必要對(duì)“公開不充分”條款的適用條件進(jìn)行探討。

二、關(guān)于專利法第二十六條第三款的適用條件

根據(jù)專利法第二十六條第三款的規(guī)定，說(shuō)明書對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒龅那宄?、完整的說(shuō)明，應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。

按照對(duì)第二十六條第三款文義上的理解，評(píng)判說(shuō)明書是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定的，其評(píng)判所適用的基本主體應(yīng)當(dāng)是“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”，其評(píng)判所適用基本的標(biāo)準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)是“能夠?qū)崿F(xiàn)”。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第二章第2.1節(jié)“說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)滿足的要求”中所指出的“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的含義，適用本部分第四章第2.４節(jié)的規(guī)定（創(chuàng)造性）。也就是說(shuō)，公開不充分所適用的基本主體和創(chuàng)造性所適用的基本主體都是同一“人”，都是“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”。

具體地，根據(jù)《專利審查指南》）第二部分第四章第2.4節(jié)的規(guī)定“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)……如果所要解決的技術(shù)問(wèn)題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)該具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段能力?！?br/>

換言之，評(píng)判說(shuō)明書是否符合專利法第二十六條第三款所適用的基本主體是一個(gè)知識(shí)水平很高的人，并非是一個(gè)初生嬰兒。

而根據(jù)《專利審查指南》第二部分第二章第2.1.3節(jié)關(guān)于“能夠?qū)崿F(xiàn)”的規(guī)定“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說(shuō)明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案， 解決其技術(shù)問(wèn)題， 并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果?！?br/>

也就是說(shuō)，評(píng)判“能夠?qū)崿F(xiàn)”的基本標(biāo)準(zhǔn)是“解決技術(shù)問(wèn)題，產(chǎn)生預(yù)期技術(shù)效果”，一些并非是發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問(wèn)題，并不能成為判斷是否“公開充分”的理由。

在專利侵權(quán)判定中，專利權(quán)的保護(hù)范圍主要以權(quán)利要求書所記載的內(nèi)容為主，對(duì)于社會(huì)公眾來(lái)說(shuō)，在專利權(quán)的有效期內(nèi)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，其不能實(shí)施權(quán)利要求書中記載的技術(shù)方案，因此，對(duì)于專利權(quán)人來(lái)說(shuō)，其權(quán)利要求書中記載的內(nèi)容對(duì)社會(huì)公眾來(lái)說(shuō)是具有高度的排他性，為了平衡社會(huì)公眾和專利權(quán)人兩者之間利益的平衡，促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，專利法明確規(guī)定，專利權(quán)的獲得是以向社會(huì)公開其技術(shù)方案為條件，但正如上述所分析，專利權(quán)的保護(hù)范圍主要以權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為主，對(duì)于一些記載于說(shuō)明書中、與權(quán)利要求所記載的技術(shù)方案無(wú)關(guān)的內(nèi)容，由于該內(nèi)容并沒(méi)有獲得對(duì)社會(huì)公眾的排他性，專利權(quán)人并沒(méi)有獲得不正當(dāng)?shù)睦?，因此，即便該?nèi)容沒(méi)有充分地公開，在行政授權(quán)階段，也不應(yīng)以“公開不充分”為由將其駁回，否則的話，將會(huì)大大地打擊公眾申請(qǐng)專利的積極性，也違背了專利法第一條“鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造”的立法宗旨。

此外，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年4月26日公布的2016年度專利復(fù)審無(wú)效十大案例之一的“載體裝置”的決定要旨中也指出“專利文件只要記載了相關(guān)技術(shù)方案，解決了技術(shù)問(wèn)題并獲得了預(yù)期的技術(shù)效果，則滿足了能夠?qū)崿F(xiàn)的要求，對(duì)于其是否存在或可能存在其他脫離專利說(shuō)明書所述內(nèi)容的技術(shù)問(wèn)題，通常不能作為判斷涉案專利能否實(shí)現(xiàn)的理由”。

同時(shí)，最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定（一）（公開征求意見稿）的第七條也明確指出“說(shuō)明書、附圖未充分公開特定的技術(shù)內(nèi)容，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實(shí)施權(quán)利要求限定的技術(shù)方案，或者經(jīng)過(guò)有限的試驗(yàn)仍不能確認(rèn)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案能夠解決專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定說(shuō)明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。但是，說(shuō)明書未充分公開的技術(shù)內(nèi)容與權(quán)利要求限定的技術(shù)方案無(wú)實(shí)質(zhì)性關(guān)聯(lián)的除外?！?br/>

綜上，基于上述對(duì)專利法第二十六條第三款適用條件的理解，筆者認(rèn)為對(duì)于“公開不充分”的認(rèn)定，需要把握如下三個(gè)重要的判斷基本點(diǎn)：

（1）公開不充分的判斷主體——“本領(lǐng)域技術(shù)人員”

（2）公開不充分的判斷基礎(chǔ)——“權(quán)利要求實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題”

（3）公開不充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)——“能夠?qū)崿F(xiàn)”

下面筆者結(jié)合具體的案例對(duì)上述的三個(gè)判斷基本點(diǎn)的應(yīng)用進(jìn)行論述說(shuō)明。

三、案例分析

該申請(qǐng)涉及一種“恒溫實(shí)驗(yàn)臺(tái)”，其所要解決的技術(shù)問(wèn)題是“目前傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)臺(tái)都不具有對(duì)試劑進(jìn)行恒溫的功能”，說(shuō)明書記載了“ 在工作平臺(tái)的表面向下凹陷設(shè)置有用于放置試劑的容器，在容器中設(shè)置有溫度感應(yīng)器和制冷制熱器，其中，溫度感應(yīng)器主要是用于對(duì)容器內(nèi)的溫度進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控的，而制冷制熱器則主要用于維持容器內(nèi)的溫度；溫度感應(yīng)器和制冷制熱器均與控制器信號(hào)連接”，審查員在一通中指出“在該實(shí)驗(yàn)臺(tái)上設(shè)置制冷制熱器，這是本申請(qǐng)發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)。然而說(shuō)明書中僅僅給出了該技術(shù)構(gòu)思，缺少各個(gè)組件之間的連接關(guān)系，在該設(shè)置臺(tái)上，如何布置制冷制熱器的位置、電路結(jié)構(gòu)，說(shuō)明書中并未給出清楚、合理的描述”。因此不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

針對(duì)上述審查意見，筆者有針對(duì)性地進(jìn)行了如下答辯：

首先，本申請(qǐng)主要解決的技術(shù)問(wèn)題是“目前傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)臺(tái)都不具有對(duì)試劑進(jìn)行恒溫儲(chǔ)藏的功能”，為解決此技術(shù)問(wèn)題，本申請(qǐng)說(shuō)明書提供的技術(shù)方案是“在工作平臺(tái)的表面向下凹陷設(shè)置有用于放置試劑的容器，在容器中設(shè)置有溫度感應(yīng)器和制冷制熱器，其中，溫度感應(yīng)器主要是用于對(duì)容器內(nèi)的溫度進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控的，而制冷制熱器則主要用于維持容器內(nèi)的溫度；溫度感應(yīng)器和制冷制熱器均與控制器信號(hào)連接”，同時(shí)根據(jù)本申請(qǐng)具體實(shí)施方式第三段記載的內(nèi)容可知，上述帶下劃線記載的內(nèi)容即可形成一“恒溫容器”（下述以恒溫容器代替上述帶下劃線記載的內(nèi)容），也就是說(shuō)，“恒溫容器”才是本申請(qǐng)發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)。

因此，“在該實(shí)驗(yàn)臺(tái)上設(shè)置制冷制熱器，這是本申請(qǐng)發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)”這一說(shuō)有斷章取義的嫌疑，脫離了對(duì)整個(gè)技術(shù)方案的理解。（公開不充分的判斷基礎(chǔ)——“權(quán)利要求實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題”）

其次，“在容器中設(shè)置有溫度感應(yīng)器和制冷制熱器……溫度感應(yīng)器和制冷制熱器均與控制器信號(hào)連接”已清楚地說(shuō)明了“恒溫容器”各個(gè)組件之間的連接關(guān)系以及電路結(jié)構(gòu)，也清楚地說(shuō)明了制冷制熱器的位置設(shè)置，因此“然而說(shuō)明書中僅僅給出了該技術(shù)構(gòu)思，缺少各個(gè)組件之間的連接關(guān)系，在該設(shè)置臺(tái)上，如何布置制冷制熱器的位置、電路結(jié)構(gòu)”這一說(shuō)法也是無(wú)法成立的。（還可以進(jìn)一步地以“公開不充分的判斷主體——“本領(lǐng)域技術(shù)人員””進(jìn)行詳細(xì)的論述，在此筆者不再展開）

再次，至于“制冷制熱器”的具體構(gòu)造以及組成是否需要在本申請(qǐng)的說(shuō)明書進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明，應(yīng)當(dāng)基于對(duì)本申請(qǐng)整個(gè)技術(shù)方案的理解以及本領(lǐng)域技術(shù)人員在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前所通曉的知識(shí)水平來(lái)進(jìn)行評(píng)判。

由上述分析可知“制冷制熱器”并非是本發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)，其僅僅是“恒溫容器”的一個(gè)組件，由本申請(qǐng)具體實(shí)施方式第三段記載的內(nèi)容可知，“制冷制熱器”在本申請(qǐng)的作用是：當(dāng)容器的溫度低于設(shè)定的溫度，則對(duì)容器進(jìn)行加熱，當(dāng)容器的溫度高于設(shè)定的溫度，則對(duì)容器進(jìn)行降溫，以使得容器保持恒溫。也就是說(shuō)，只要能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)容器進(jìn)行加熱、冷卻的裝置都可以成為“制冷制熱器”。（公開不充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)——“能夠?qū)崿F(xiàn)”）

因此，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)“制冷制熱器”是清楚的，根據(jù)本申請(qǐng)說(shuō)明書的描述，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到“制冷制熱器”的具體結(jié)構(gòu)方式，比如在容器中間隔環(huán)繞設(shè)置有加熱管和冷卻管，再比如在容器的外壁上設(shè)置有導(dǎo)熱加熱層和降溫層，等等。

最后，為了更進(jìn)一步地證明在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)“制冷制熱器”的具體構(gòu)造以及組成是知曉的，筆者還提供2篇在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前已公開授權(quán)、與“制冷制熱器”相關(guān)的專利文獻(xiàn)進(jìn)行論述說(shuō)明。（公開不充分的判斷主體——“本領(lǐng)域技術(shù)人員”）

經(jīng)過(guò)上述有理有據(jù)的論述，審查員認(rèn)同了筆者的答復(fù)意見，不久就下發(fā)了授權(quán)通知書。

四、結(jié)語(yǔ)

專利制度的核心思想是“以公開換取獨(dú)占”，然而這“公開”的程度在專利代理實(shí)務(wù)中并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。在本文中，筆者結(jié)合日常專利代理工作的一些經(jīng)驗(yàn)心得，提出了“公開不充分”的三個(gè)判斷基本點(diǎn)，以拋磚引玉、為同行及申請(qǐng)人對(duì)“公開不充分”這一類審查意見提供答復(fù)參考思路，同時(shí)，通過(guò)這三個(gè)判斷基本點(diǎn)也可以反推自檢所撰寫的說(shuō)明書是否達(dá)到“公開充分”的要求，以提高專利申請(qǐng)文本的撰寫質(zhì)量。

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作者：鄧潮彬  廣州科粵專利商標(biāo)代理有限公司專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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