“三步法”與輔助因素評判專利創(chuàng)造性的順序

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作者：姜立喆(Jacob Jiang)  中國專利代理（香港）有限公司 法律部  專利代理人 律師資格 

原標(biāo)題：淺論“三步法”與輔助因素評判專利創(chuàng)造性的順序

一、 “三步法”的內(nèi)容

關(guān)于專利創(chuàng)造性的判斷，《專利審查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1給出了一般的判斷方法（即“三步法”），包括：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)的人員來說是否顯而易見。

其中，第一步和第二步的評判相對客觀，而第三步的評判存在一定的主觀性，需要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出了技術(shù)啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的技術(shù)方案。

二、 輔助因素與“三步法”的關(guān)系

同時，《專利審查指南2010》第二部分第四章5.1-5.4也給出了創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素，包括：

I. 發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題；

II. 發(fā)明克服了技術(shù)偏見；

III. 發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果；

IV. 發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

事實上，對上述輔助因素的考慮并非拋棄了“三步法”的應(yīng)用，而是為了讓審查員在應(yīng)用“三步法”推理存在模糊時，通過另一個角度去審查涉案專利，以便更好地應(yīng)用“三步法”來判斷創(chuàng)造性并得出正確的審查結(jié)論。

I.中的涉案專利是一種“開創(chuàng)性發(fā)明”，因而并不存在適宜的“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，更不可能在“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的基礎(chǔ)上改進(jìn)得到“開創(chuàng)性發(fā)明”，因此只需要通過“三步法”的第一步就能得到涉案專利具備創(chuàng)造性的結(jié)論；

II.中的涉案專利克服了技術(shù)偏見，即本領(lǐng)域技術(shù)人員由于技術(shù)偏見的影響而沒有動機沿著正確的方向改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)，即通過“三步法”的第三步能夠得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論；

IV.中的涉案專利強調(diào)由于商業(yè)上的成功能夠證明非顯而易見性，也是讓審查人員能夠更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦u判涉案專利的創(chuàng)造性，因為“三步法”的第三步往往是具有主觀性的，商業(yè)上的成功能夠使審查員克服“事后諸葛亮”，得出正確的審查結(jié)論；

下面重點論述關(guān)于III.中預(yù)料不到的技術(shù)效果的判斷方法：

預(yù)料不到的技術(shù)效果不光是一種輔助性因素，審查指南對于化學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)造性的判斷中還將其作為特別的判斷方法，即“結(jié)構(gòu)上與已知化合物接近的化合物，必須要有預(yù)料不到的用途或效果”（簡稱“預(yù)料不到效果法”）。

實踐中，審查員往往將“預(yù)料不到效果法”作為一種特殊的創(chuàng)造性判斷方法，在判斷某些化合物的創(chuàng)造性時直接進(jìn)行技術(shù)效果的比較，似乎沒有采用“三步法”的步驟進(jìn)行一步一步的判斷。因此，很多代理人在遇到因為“預(yù)料不到效果法”而否定創(chuàng)造性時，往往從判斷方法的應(yīng)用順序角度進(jìn)行爭辯，即如果涉案專利通過“三步法”的步驟能夠得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論，則不宜再用“預(yù)料不到效果法”重新評價其創(chuàng)造性。最高人民法院在“馬庫什案”的評述中也肯定了該觀點：“意料不到的技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素，而且作為一種倒推的判斷方法，具有特殊性，不具有普遍適用性。因此，只有在經(jīng)過“三步法”審查和判斷得不出是否是非顯而易見時，才能根據(jù)具有意料不到的技術(shù)效果認(rèn)定專利申請是否具有創(chuàng)造性，通常不宜跨過“三步法”直接適用具有意想不到的技術(shù)效果來判斷專利申請是否具有創(chuàng)造性”。

筆者認(rèn)為，在化學(xué)領(lǐng)域中，“三步法”和“預(yù)料不到效果法”都是判斷創(chuàng)造性的具體方法，兩者并行不悖，而且兩者在本質(zhì)上是一致的，得出的結(jié)論也應(yīng)當(dāng)是一致的。對于與已知化合物結(jié)構(gòu)近似的沒有預(yù)料不到的效果的化合物，適用“預(yù)料不到效果法”能夠得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，然而根據(jù)“三步法”也同樣能夠得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。具體評述如下：

第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)是已知結(jié)構(gòu)近似的化合物；

第二步，確定的區(qū)別特征是兩者存在結(jié)構(gòu)的細(xì)微差別，由于區(qū)別特征沒有預(yù)料不到的效果，因此實際解決的技術(shù)問題是提供一種與該化合物結(jié)構(gòu)近似的具有類似效果的化合物；

第三步，判斷要求保護(hù)的化合物對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見。由于結(jié)構(gòu)近似的化合物一般具有相似的技術(shù)效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員在已知化合物的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)、實驗，很容易在有限次實驗后獲得結(jié)構(gòu)相似、技術(shù)效果也類似的化合物，即在這種情況下，研發(fā)出的結(jié)構(gòu)相似、技術(shù)效果也類似的化合物是顯而易見的?？梢姡m用“三步法”也同樣能夠得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

如果對于與已知化合物結(jié)構(gòu)近似的具有預(yù)料不到的效果的化合物，適用“預(yù)料不到效果法”能夠得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論，按著上述的推理，也能夠通過“三步法”得出其具備創(chuàng)造性的結(jié)論：

第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)是已知結(jié)構(gòu)近似的化合物；

第二步，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，由于該區(qū)別特征帶來了預(yù)料不到的技術(shù)效果，可知實際解決的技術(shù)問題是在該已知化合物的基礎(chǔ)上提供一種具有明顯不同技術(shù)效果的化合物；

第三步，判斷要求保護(hù)的技術(shù)方案是否顯而易見。由于要求保護(hù)的技術(shù)方案具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此現(xiàn)有技術(shù)中不存在技術(shù)啟示使得技術(shù)人員在已知化合物的基礎(chǔ)上去研發(fā)一種具有預(yù)料不到的技術(shù)效果的化合物的啟示，因此要求保護(hù)的技術(shù)方案是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。

可見，在化學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)造性評述中，“三步法”已經(jīng)涵蓋了“預(yù)料不到效果法”的內(nèi)容，“預(yù)料不到效果法”屬于“三步法”的一種特殊應(yīng)用情形。在通過“三步法”能夠得出涉案專利是否具有創(chuàng)造性的前提下，確實不宜再使用“預(yù)料不到效果法”重新評述一遍，而且重新評述后的結(jié)論與“三步法”的結(jié)論也不會存在區(qū)別?；瘜W(xué)領(lǐng)域由于其特殊性，審查指南規(guī)定了“預(yù)料不到效果法”，實際上是對“三步法”的靈活應(yīng)用，并沒有背離“三步法”的內(nèi)在邏輯和結(jié)論，審查人員可以根據(jù)案件的實際情況決定使用“三步法”，還是直接應(yīng)用“預(yù)料不到效果法”。

然而，在其他的技術(shù)領(lǐng)域中，“預(yù)料不到效果法”不能作為“三步法”的一種特殊情形來應(yīng)用。例如在機械領(lǐng)域，一種結(jié)構(gòu)不具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，但是該結(jié)構(gòu)仍然可能具備創(chuàng)造性，因為技術(shù)人員對于已知結(jié)構(gòu)的研發(fā)和有限次實驗需要存在一定的技術(shù)動機（技術(shù)啟示），當(dāng)無法證明該技術(shù)動機（技術(shù)啟示）存在時，這些取得了技術(shù)進(jìn)步、但不具備預(yù)料不到的技術(shù)效果的結(jié)構(gòu)仍然具備創(chuàng)造性。與之相比，作為一門實驗科學(xué)的化學(xué)領(lǐng)域，技術(shù)人員對于已知化合物的研發(fā)和實驗往往具備天然的動機和啟示，這是和其他領(lǐng)域存在明確區(qū)別的地方。

三、結(jié)論

“三步法”作為一種最基礎(chǔ)的創(chuàng)造性判斷方法，在適用時具有優(yōu)先性，在“三步法”的判斷過程中有時候會存在模糊的情況，此時考慮輔助因素并結(jié)合“三步法”的內(nèi)在邏輯，能夠得出科學(xué)的審查結(jié)論，而不宜跨過“三步法”而直接考慮輔助因素來評判創(chuàng)造性。

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編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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