技術(shù)領域?qū)Α竸?chuàng)造性判斷」的影響

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作者：鄧超   超凡知識產(chǎn)權(quán)服務股份有限公司

原標題：淺談技術(shù)領域?qū)?chuàng)造性判斷的影響

在專利代理實踐中，評價發(fā)明專利是否具有創(chuàng)造性，代理人往往會面臨如何考慮技術(shù)領域的差異對發(fā)明專利創(chuàng)造性的影響這一難題。

筆者首先通過一件侵權(quán)判決的分析，引入技術(shù)領域的問題。去年，上海知識產(chǎn)權(quán)法院對被告摩拜（北京）信息技術(shù)有限公司（以下簡稱摩拜公司）侵害原告胡某的發(fā)明專利權(quán)糾紛案進行了宣判。

關于本案的其中一個審理難點便在于“技術(shù)領域的問題”。涉案專利（CN103318299B）的主題名稱為“一種電動車控制系統(tǒng)”及“一種電動車控制系統(tǒng)的操作方法”，其是否只能應用于電動車？用于自行車是否不構(gòu)成侵權(quán)？如何看待主題名稱對專利保護范圍的限定作用？

上海知識產(chǎn)權(quán)法院對本案的判決部分記載如下：“原告主張，自行車和電動車在專利國際分類表上均屬于B類作業(yè)、運輸類，在行政管理上均屬于非機動車類，二者屬于同一技術(shù)領域，摩拜共享單車帶有電機、控制器、電池、GPS報警裝置、自充電系統(tǒng)，剎車方式與摩托車相同，并非傳統(tǒng)的自行車。被告辯稱，摩拜單車為自行車，與電動車不屬于同一技術(shù)領域。雙方均認同，涉案專利實施時需帶電運行。

雙方的爭議點在于：涉案專利獨立權(quán)利要求1主題名稱“一種電動車控制系統(tǒng)”中記載的“電動車”對于涉案專利權(quán)的實際限定作用，涉案專利可否在自行車技術(shù)領域受我國專利法保護。

法院認為，在確定權(quán)利要求的保護范圍時，權(quán)利要求中記載的主題名稱應當予以考慮，其實際限定作用應取決于該主題名稱對權(quán)利要求所要保護的對象產(chǎn)生了何種影響。就本案而言，“電動車”為涉案專利主題名稱的組成部分，描述了涉案專利的使用方式，對涉案專利權(quán)的保護范圍具有限定作用，但實際的限定作用應結(jié)合“電動車”對于涉案專利產(chǎn)生的影響進行判斷。

首先，涉案“一種電動車控制系統(tǒng)”是一種鎖裝置的產(chǎn)品專利，“電動車”并非該鎖裝置的組成部分。其次，“電動車”不是涉案專利技術(shù)方案的前提和基礎，涉案專利技術(shù)方案可以完全脫離電動車實施。再次，涉案專利在申請時并未將限定在電動車技術(shù)領域作為獲得新穎性或者創(chuàng)造性的理由。最后，涉案專利文本將一項自行車技術(shù)領域的發(fā)明專利申請列為對比文件。因此，就涉案專利應用方式而言，將涉案專利應用于自行車技術(shù)領域，是本領域普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性的勞動就能夠聯(lián)想到的，被告關于被控侵權(quán)產(chǎn)品摩拜單車與涉案專利保護的電動車屬于不同技術(shù)領域而不構(gòu)成侵權(quán)的抗辯意見，法院不予采納?！?br/>

筆者對此持贊同意見，上海知識產(chǎn)權(quán)法院對專利權(quán)人采取了較為寬松的態(tài)度，并未因?qū)＠麢?quán)人在主題名稱中限定了“電動車”而限縮專利的保護范圍。事實上，涉案專利的技術(shù)依賴于電動車領域的程度并不高，本領域普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性的勞動就能夠聯(lián)想到將電動車領域的技術(shù)應用到自行車領域。

目前，對于技術(shù)領域跨度的判斷還存在諸多爭議，特別是主題名稱的限定。另外，我們不妨從審查指南關于創(chuàng)造性的審查規(guī)定中推敲一二。審查指南第二部分第四章第3.2節(jié)針對“突出的實質(zhì)性特點的判斷”給出了三步法的判斷：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應當注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應首先考慮技術(shù)領域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。而現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示的情況中第（ⅲ）種情況是：所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

顯然，在“三步法”的判斷中，對最接近的現(xiàn)有技術(shù)需要考慮技術(shù)領域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)，而對另一份對比文件的技術(shù)領域沒有要求，更關注的是另一份對比文件有無公開對應的區(qū)別技術(shù)特征以及作用。那能否這么理解，在創(chuàng)造性的判斷中，對另一份對比文件的技術(shù)領域的要求并不高。我們來看第一個案例：

本案：公開一種醫(yī)用的注射液態(tài)物質(zhì)的設備，與對比文件1的區(qū)別在于：傳感器是磁阻傳感器，用來感測一轉(zhuǎn)軸的角度位置。由此確定的權(quán)利要求實際所要解決的技術(shù)是：為測量提供更好的測量信號。對比文件2涉及汽車工業(yè)，其使用磁阻傳感器來感測引擎轉(zhuǎn)軸的角度位置，為測量提供更好的測量信號。也就是說，權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別特征已被對比文件2公開，而且該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。那么，按照審查指南的判斷方法，技術(shù)手段和技術(shù)問題均相同，應當認為對比文件1和對比文件2是有結(jié)合啟示的。

筆者認為，此時需要考慮技術(shù)領域是否會妨礙本領域技術(shù)人員產(chǎn)生動機。如果不妨礙，則認為存在結(jié)合啟示；如果妨礙，則認為不存在結(jié)合啟示。例如，磁阻傳感器是否嚴重依賴于汽車工業(yè)，而在其他領域上無法實施？雖然“醫(yī)療器械”和“汽車工業(yè)”是兩個不同也不相近的領域，但是，如果，所要解決的技術(shù)問題是兩個領域共有的，即都是為了“提供更可靠的信號”，雖然該技術(shù)手段使用在了汽車工業(yè)領域，但本領域技術(shù)人員能夠判斷，該技術(shù)手段依附于汽車工業(yè)領域的程度并不大，可以從中得到啟示而不需付出創(chuàng)造性的勞動。

在上面的案例中，講的是本案和另一份對比文件的技術(shù)領域不同。我們再來看一個案例，本案公開一種屏蔽罩結(jié)構(gòu)，與對比文件1的區(qū)別在于：屏蔽罩的蓋體和屏蔽罩的底座是滑動卡合的。由此確定的權(quán)利要求實際所要解決的技術(shù)是：便于蓋體和底座拆卸。然，審查意見以為：在其他機械領域中采用滑動卡合是常規(guī)手段，因此在對比文件的基礎上結(jié)合該常規(guī)手段可以得到本案的技術(shù)方案。

筆者認為，在某些技術(shù)領域中，因為其所屬領域的技術(shù)內(nèi)容所限，使得在該領域內(nèi)的技術(shù)方案改變只能是在具體結(jié)構(gòu)上產(chǎn)生局部改變，屏蔽罩的卡合結(jié)構(gòu)即是如此。因為屏蔽罩的蓋體與其下部的底座卡盒方式的種類受到限制，且由于在屏蔽罩技術(shù)領域的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，在其上的改進也相當有限，本案正是在現(xiàn)有技術(shù)的基礎上創(chuàng)造性的利用蓋體和底座相滑動配合以達到可拆卸地卡合的目的。這樣的區(qū)別技術(shù)特征不是屏蔽罩領域的常規(guī)的技術(shù)實現(xiàn)方式（屏蔽罩通常是通過在蓋體上開設卡孔，在底座上設置凸柱，利用卡孔和凸柱過盈配合實現(xiàn)蓋體和底座的卡合）。也就是說，雖說滑動卡合是機械領域的常規(guī)手段，但將該常規(guī)手段與特定的技術(shù)領域結(jié)合時會構(gòu)成妨礙而不會讓本領域技術(shù)人員產(chǎn)生這種改進動機。故，本領域技術(shù)人員無法從其他領域獲得啟示而與對比文件1結(jié)合以得到本案的技術(shù)方案。

上述的兩個判斷結(jié)果相反，但二者都遵循技術(shù)領域是否會妨礙本領域技術(shù)人員產(chǎn)生動機的原則。當由于技術(shù)領域的不同妨礙了本領域技術(shù)人員產(chǎn)生這種結(jié)合動機時，或者說如果所要解決的技術(shù)問題不能夠促使本領域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領域?qū)ふ壹夹g(shù)手段時，即本領域技術(shù)人員在獲知相關技術(shù)領域的相關現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段時需要付出創(chuàng)造性的勞動時，我們就不能輕易得出沒有創(chuàng)造性的結(jié)論，反之亦然。以上觀點僅供大家交流和討論，由于筆者能力有限，疏漏之處還請各位批評指正。

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作者：鄧超   超凡知識產(chǎn)權(quán)服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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