授權(quán)性設(shè)計特征在外觀設(shè)計專利侵權(quán)比對中的適用前景

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作者：曾 博  江蘇常聞律師事務(wù)所

原標(biāo)題：淺談授權(quán)性設(shè)計特征在外觀設(shè)計專利侵權(quán)比對中的適用前景

就目前的司法審判實踐來看，在外觀設(shè)計專利侵權(quán)對比中，考慮授權(quán)性設(shè)計特征實際上已經(jīng)沒有必要。不過，專利法目前正在修訂中，對于是否在專利侵權(quán)案件中對專利有效性審查引起了熱烈的討論。本文從筆者辦理的大眾汽車公司“汽車“外觀設(shè)計專利糾紛案看授權(quán)性設(shè)計特征在外觀設(shè)計專利侵權(quán)比對中的適用前景。

最高人民法院指導(dǎo)案例85號【1】“高儀股份公司訴浙江健龍衛(wèi)浴有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案”中，提出的授權(quán)性設(shè)計特征在外觀設(shè)計侵權(quán)比對中的適用歸則，裁判要點概括為：

1、授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征體現(xiàn)了其不同于現(xiàn)有設(shè)計的創(chuàng)新內(nèi)容，也體現(xiàn)了設(shè)計對現(xiàn)有設(shè)計的創(chuàng)造性貢獻。如果被訴侵權(quán)設(shè)計未包含授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征一般可以推定被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計不近似。

2、對設(shè)計特征的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人對其所主張的設(shè)計特征進行舉證。人民法院在聽取各方當(dāng)事人質(zhì)證意見基礎(chǔ)上，對證據(jù)進行充分審查，依法確定授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征。

   
不過在對已經(jīng)公開的裁判文書的檢索后，筆者發(fā)現(xiàn)在公開的外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛裁判文書中，功能性設(shè)計特征比對的案件非常少，并且基本上都集中在最高院和江蘇省高院的案件中【2】，在其他案件中，無論是原、被告雙方，還是人民法院，均很少在侵權(quán)比對中考量授權(quán)性設(shè)計特征的比對情況。

從筆者辦理的大眾汽車公司“汽車“外觀設(shè)計專利糾紛處理案件的經(jīng)歷來看，可能是以下原因?qū)е碌摹?/p>

一、當(dāng)前專利民事侵權(quán)與行政無效程序二元分立體制下，在民事侵權(quán)程序中認(rèn)定功能性設(shè)計特征存在天然的障礙。

指導(dǎo)案例85號中，對于授權(quán)性設(shè)計特征的認(rèn)定，采用由專利權(quán)人對其所主張的設(shè)計特征進行舉證的方式，人民法院在聽取各方當(dāng)事人質(zhì)證意見基礎(chǔ)上，對證據(jù)進行充分審查，進一步確定授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征。

授權(quán)性設(shè)計特征的認(rèn)定，實質(zhì)上對外觀設(shè)計的新穎性判斷，雖然在指導(dǎo)案例85號中，最高院認(rèn)為，根據(jù)“誰主張、誰舉證”的證據(jù)規(guī)則，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)對其所主張的設(shè)計特征進行舉證，尤其是指出授權(quán)確權(quán)程序的目的在于對外觀設(shè)計是否具有專利性進行審查，因此，外觀設(shè)計專利無效宣告程序中，有關(guān)審查文檔的相關(guān)記載對確定設(shè)計特征有著重要的參考意義。權(quán)利人的舉證高度依賴外觀設(shè)計專利無效宣告程序中的結(jié)論。當(dāng)案件涉及到的外觀設(shè)計專利未經(jīng)過無效宣告程序時，權(quán)利人應(yīng)該從多大范圍內(nèi)檢索現(xiàn)有設(shè)計用以支持授權(quán)性設(shè)計特征的確定，事實上變成無法完成的任務(wù)。

在大眾汽車公司“汽車“外觀設(shè)計糾紛案件中，筆者曾嘗試援引權(quán)利人提交專利權(quán)評價報告中的檢索方法和在先設(shè)計用以確定對應(yīng)的授權(quán)性設(shè)計特征，但是審理機構(gòu)因為缺乏專利行政確權(quán)的經(jīng)驗，無法組織有效的辯論，最終沒有得到相對清晰的結(jié)論。在侵權(quán)訴訟中，審理專利民事侵權(quán)糾紛的法官同樣缺乏專利行政侵權(quán)的經(jīng)驗，在甄別授權(quán)性設(shè)計特征也將碰到同樣的障礙。

二、將授權(quán)性設(shè)計特征是否全部具備作為侵權(quán)判定規(guī)則，實際上演變成發(fā)明和實用新型專利專利侵權(quán)判定中的全面覆蓋原則，背離了外觀設(shè)計專利“整體觀察、綜合判斷”的侵權(quán)比對原則。

最高院在指導(dǎo)案例85號歸納的“如果被訴侵權(quán)設(shè)計未包含授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征，一般可以推定被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計不近似”裁判要點，有觀點理解為當(dāng)被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少一個授權(quán)性設(shè)計特征，即可以認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計與專利外觀設(shè)計不近似，這實際上將外觀設(shè)計的比對判斷原則演變成發(fā)明和實用新型專利專利侵權(quán)判定中“一一對應(yīng)，全面覆蓋”比對原則，完全背離了傳統(tǒng)外觀設(shè)計“專利整體觀察，綜合判斷”侵權(quán)比對原則，這在某種程度是矛盾的。

三、實務(wù)中，授權(quán)性設(shè)計特征的比對方法事實上已被一部分判決放棄。

在江蘇省高級人民法院“盈和皮具公司訴嘉然恒文具公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛”案中【3】，盡管各方對案涉外觀設(shè)計專利的授權(quán)性設(shè)計特征做了大量的論證工作，但在該案的裁判要旨中，二審法院認(rèn)為“如果被訴侵權(quán)設(shè)計缺少的是對外觀設(shè)計整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響的授權(quán)性設(shè)計特征，則會導(dǎo)致被訴侵權(quán)設(shè)計與專利外觀設(shè)計在整體視覺上產(chǎn)生明顯差異，一般可以推定兩者不近似；如果被訴侵權(quán)設(shè)計缺少的僅是對外觀設(shè)計整體視覺效果不具有顯著影響的授權(quán)性設(shè)計特征，則該差異屬于細(xì)微區(qū)別，被訴侵權(quán)設(shè)計與專利外觀設(shè)計應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成近似”，這事實上還是回歸了傳統(tǒng)外觀設(shè)計“整體觀察，綜合判斷”比對原則，對于授權(quán)性設(shè)計特征的認(rèn)定實際已經(jīng)沒有必要。

綜上，筆者認(rèn)為，就目前的司法審判實踐來看，在外觀設(shè)計專利侵權(quán)對比中，考慮授權(quán)性設(shè)計特征實際上已經(jīng)沒有必要。不過，專利法目前正在修訂中，對于是否在專利侵權(quán)案件中對專利有效性審查引起了熱烈的討論，以最高院羅東川副院長為代表的司法審判機關(guān)，對此持肯定的態(tài)度，如果在此次修法中獲得通過的，則將打破專利侵權(quán)與行政確權(quán)的二元制，屆時在侵權(quán)訴訟中將對外觀設(shè)計的可專利性進行審查，其在結(jié)果上也將同時可以完成授權(quán)性設(shè)計特征的確定，不知道屆時授權(quán)設(shè)計特征能否在外觀設(shè)計專利的侵權(quán)比對中變得廣泛起來。

注：

【1】：詳見人民法院網(wǎng)www.chinacourt.org/article/detail/2017/03/id/2574940.shtml
在無訟裁判文書庫中，以“授權(quán)性設(shè)計特征”為關(guān)鍵詞進行搜索，查詢到13份判決，2份裁定，訪問時間為2019年7月31日。

【2】：詳見：袁滔：授權(quán)性設(shè)計特征在外觀設(shè)計侵權(quán)比對中的考量，2017年12月05微信公眾號“江蘇知產(chǎn)視野”。

 詳見：中國審判，羅東川：修改完善專利無效程序 網(wǎng)址：www.chinatrial.net.cn/news/26204.html

【3】：詳見：袁滔：授權(quán)性設(shè)計特征在外觀設(shè)計侵權(quán)比對中的考量，2017年12月05微信公眾號“江蘇知產(chǎn)視野”。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曾博 江蘇常聞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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