創(chuàng)造性評判中如何把握實際解決的技術問題的“度”

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳露 超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：創(chuàng)造性評判中如何把握實際解決的技術問題的“度”

發(fā)明實際解決的技術問題在非顯而易見性的判斷中發(fā)揮著重要作用，將直接影響創(chuàng)造性評判的最終結果。但在實際工作中往往對發(fā)明實際解決的技術問題的關注度不夠，使確定的技術問題不夠客觀、準確，直接影響創(chuàng)造性結論。本文將通過一個復審案例，分析在判斷發(fā)明實際解決的技術問題中需要注意的問題，為如何客觀確定技術問題提供參考。

【摘要】

發(fā)明實際解決的技術問題在非顯而易見性的判斷中發(fā)揮著重要作用，將直接影響創(chuàng)造性評判的最終結果。但在實際工作中往往對發(fā)明實際解決的技術問題的關注度不夠，使確定的技術問題不夠客觀、準確，直接影響創(chuàng)造性結論。作為一個原則，要站在本領域技術人員的角度，客觀分析發(fā)明所要求保護的技術方案相對于最接近現有技術所能達到的技術效果，以技術手段達到的技術效果為基礎來確定實際解決的技術問題。同時，要以發(fā)明客觀呈現的真實現象效果為標準，把握好實際解決的技術問題的“度”，從而公正、客觀地衡量發(fā)明的貢獻，獲得合理的結論。本文將通過一個復審案例，分析在判斷發(fā)明實際解決的技術問題中需要注意的問題，為如何客觀確定技術問題提供參考。

【引言】

發(fā)明實際解決的技術問題是創(chuàng)造性“三步法”中的第二步，是指為獲得更好的技術效果而需要對最接近的現有技術進行改進的技術任務。“三步法”中的第三步非顯而易見性的判斷是要判斷發(fā)明通過引入區(qū)別技術特征而完成的技術任務是否顯而易見，而在創(chuàng)造性的審查實踐中，專利工作者往往把焦點關注于區(qū)別特征是否“顯而易見”的判斷上，而忽視了對技術任務，也就是實際解決的技術問題的考察，而脫離了技術問題這個基礎，“顯而易見”的判斷也就失去了根基，獲得的結論也較為片面。如果將發(fā)明創(chuàng)造的過程比喻為一場馬拉松，那么最接近的現有技術是技術的“起點”，而實際解決的技術問題是技術任務的“終點”。只有把握好發(fā)明實際解決的技術問題，才能準確衡量發(fā)明與現有技術之間的距離，從而準確、客觀地體現發(fā)明的智慧貢獻。如果實際解決的技術問題確定的不夠客觀、準確，會直接影響發(fā)明顯而易見性的判斷，降低發(fā)明所帶來的真正貢獻，甚至導致獲得相反的創(chuàng)造性評價結果。因此，實際解決的技術問題的確定不容忽視。

對于發(fā)明實際解決的技術問題的確定，《審查指南》中提到：在審查中應當客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現有技術相比有哪些區(qū)別特征，然后根據該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。作為一個原則，發(fā)明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可?？梢姡秾彶橹改稀穼τ诩夹g問題的確定給出了原則性的指引，主要是要站在本領域技術人員的角度，客觀分析區(qū)別特征所能達到的并能從申請文件中獲知的任何技術效果。

在實踐中發(fā)現，要想客觀、準確地分析和確定發(fā)明實際解決的技術問題并非易事，這一過程也常常會被帶上主觀性色彩。這是由于在實際解決的技術問題的確定過程中，創(chuàng)造性判斷主體的能力往往不同，造成實際解決的技術問題的“度”把握不準確，直接影響了創(chuàng)造性評判結論。在實際工作中實際解決的技術問題的確定常常會遇到以下幾種情形：（1）實際解決技術問題的確定過于上位化（概括化），主要體現為確定的技術問題較為模糊和寬泛，未納入具體的實際技術效果，這類技術問題由于闡述的效果較為上位，所以在現有技術中找到相關技術手段后就很容易認定與本申請所解決的技術問題或所起的作用相同，從而能夠輕易地與最接近的現有技術結合，得到不具備創(chuàng)造性的結論。（2）實際解決技術問題的確定過于下位化（具體化），主要體現為確定的技術問題中包含具體的技術手段，使后續(xù)“顯而易見”的判斷陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)，從而得到發(fā)明不具備創(chuàng)造性。以上兩種情形確定的實際解決的技術問題都是不準確的，也是應當避免的，否則會直接影響創(chuàng)造性的結論。

那么，是不是只要避開這兩種情形，保證實際解決的技術問題既落到區(qū)別特征在申請文件中所能達到的具體技術效果，又使確定的實際解決的技術問題中不包含具體的技術方案或手段，所獲得的實際解決的技術問題就是客觀和準確的呢？答案是否定的。下面將結合一個復審案例，討論實際解決的技術問題確定過程中的另外一種情形。

案例分析

該案涉及一種吸水性樹脂的制備方法，權利要求1為：一種吸水性樹脂的制備方法，向聚合水溶性烯屬不飽和單體所得的吸水性樹脂前體中添加下述通式(1)表示的氧雜環(huán)丁烷化合物，加熱并進行后交聯(lián)反應：

式中，R1表示碳原子數1～6的烷基，R2表示碳原子數1～6的烷二基、X表示磺酰基，所述水溶性烯屬不飽和單體為選自(甲基)丙烯酸或其堿金屬鹽、2-(甲基)丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸或其堿金屬鹽、(甲基)丙烯酰胺、N，N-二甲基(甲基)丙烯酰胺、(甲基)丙烯酸2-羥基乙酯、N-羥甲基(甲基)丙烯酰胺、(甲基)丙烯酸二乙基氨基乙酯或其季銨化合物、和(甲基)丙烯酸二乙基氨基丙酯或其季銨化合物的至少一種單體，其中相對于為了得到吸水性樹脂前體而使用的水溶性烯屬不飽和單體的總量，所述氧雜環(huán)丁烷化合物的添加量為0.001～5摩爾％。

駁回決定認為：權利要求1與對比文件1的區(qū)別特征為：權利要求1使用的是如化學式1所述的氧雜環(huán)丁烷化合物進行后交聯(lián)反應，而對比文件1記載了使用氧雜環(huán)丁烷化合物作為交聯(lián)劑，但沒有具體公開如化學式1所述結構的氧雜環(huán)丁烷化合物。權利要求1實際解決的技術問題是如何提高吸水性樹脂前體表面附近的交聯(lián)密度。對比文件2公開了一種適合于吸水性樹脂的氧雜環(huán)丁烷化合物交聯(lián)劑，該交聯(lián)劑可作為后交聯(lián)劑；用量對應于不飽和單體較好為0.005-2摩爾％；氧雜環(huán)丁烷化合物可用結構式（1）所示；具體包括3-甲基-3-氧雜環(huán)丁烷甲醇等具有氧雜環(huán)丁烷環(huán)的化合物；還包括將該氧雜環(huán)丁烷進行?；?、酰胺化而獲得的化合物，例如酒石酸和3-甲基-3-氧雜環(huán)丁烷甲醇的二?；锏?；具有氧雜環(huán)丁烷骨架的吸水性樹脂用交聯(lián)劑可用于聚合后的交聯(lián)及干燥后的交聯(lián)，能夠賦予吸水劑以良好的加壓下吸水倍率和吸濕狀態(tài)下流動性的吸水性樹脂用交聯(lián)劑。對比文件2還記載了X可以為酰胺基的化合物，雖然沒有公開可以制備出氧雜環(huán)丁烷化合物的磺?；?，但根據其所述的氧雜環(huán)丁烷化合物發(fā)生磺?；磻玫窖蹼s環(huán)丁烷化合物的磺酰基化物對于本領域技術人員來說是很容易想到和實現的，且該氧雜環(huán)丁烷化合物作為表面交聯(lián)劑使用時效果與本申請差異不大，因此對比文件2給出了將氧雜環(huán)丁烷化合物用作吸水性樹脂后交聯(lián)劑以提高吸水性樹脂表面的交聯(lián)密度的啟示，權利要求1不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

根據涉案專利的申請文件文字記載“通過使用特定的交聯(lián)劑，在低反應溫度下、以高交聯(lián)密度且均勻地將吸水性樹脂前體的表面附近交聯(lián)，從而可以得到保水能力、荷重下的吸水能力等各性能優(yōu)異，水可溶成分少等……的吸水性樹脂”，同時，涉案專利的申請文件實施例及其結果也記載了所制備得到樹脂的生理鹽水保水能力、荷重下生理鹽水吸水能力和水可溶成分，因此，涉案專利實際上要達到的是涉及保水能力、吸水能力以及水可溶成分少等性能優(yōu)異的吸水性樹脂。而駁回決定中所認定的實際解決的技術問題是不準確的，也是沒有依據的。一是就“提高交聯(lián)密度”而言，其并非是量化了的并且呈現為真實現象的技術效果，而更應被認為是一種利用原理或者手段來實現效果的一條技術路徑，該表述本身就包含了對技術手段的指引，在沒有論述本領域技術人員根據現象層面的技術效果即可直接采用某種技術路徑的情況下，將提高交聯(lián)密度認定為實際解決的技術問題是不恰當的。二是就“交聯(lián)密度是否提高”而言，涉案專利申請文件中并沒有對樹脂前體表面附近的交聯(lián)密度進行具體測定，也沒有記載任何能夠直接體現該交聯(lián)密度數值范圍的性能參數，因此，涉案專利并沒有關于交聯(lián)密度這一技術指標的定性或定量的記載，也就無法得出提高了交聯(lián)密度的結論，將提高交聯(lián)密度認定為實際解決的技術問題也是沒有依據的。

通過上述分析可知，涉案專利相對于對比文件1實際解決的技術問題是提高吸水性樹脂的荷重下生理鹽水吸水能力，以及降低其水可溶成分含量?；趯ι姘笇＠麑嶋H解決的技術問題的正確認定，涉案專利是否具備創(chuàng)造性的焦點就集中于現有技術中是否存在采用如式（1）的具有磺?；难蹼s環(huán)丁烷類化合物作為后交聯(lián)劑以提高吸水性樹脂的荷重下生理鹽水吸水能力，和降低其水可溶成分含量的技術啟示。而對比文件2并沒有具體公開本涉案專利的氧雜環(huán)丁烷化合物磺?；铮一趯Ρ任募?所公開內容的整體，可以推出，結構和組成不同的化合物當均作為樹脂后交聯(lián)劑并列使用時，其應當均能夠獲得相當的技術效果。但是，對比文件2實施例中具體實施的“3-甲基-3-氧雜環(huán)丁烷甲醇”，正是本涉案專利比較例3所采取的后交聯(lián)劑，結果表明該化合物與涉案專利的具有磺?；幕衔锵啾龋浍@得的吸水性樹脂的荷重下的生理鹽水吸收能力較低，而且水可溶成分更多。所以，本領域技術人員無法獲得將式1所述的具有磺?；难蹼s環(huán)丁烷化合物替換對比文件1中記載的“1，4-丁二醇、（聚）乙二醇二縮水甘油醚”作為后交聯(lián)劑，甚至是替換對比文件2中記載的其他不具有磺酰基的氧雜環(huán)丁烷類化合物作為后交聯(lián)劑來提高吸水性樹脂的荷重下生理鹽水吸水能力，以及降低其水可溶成分含量的技術啟示。涉案專利具備創(chuàng)造性。

因此，在確定發(fā)明實際解決的技術問題時，應客觀地分析發(fā)明所要求保護的技術方案相對于最接近現有技術所能達到的技術效果，以技術手段達到的技術效果為基礎來確定實際解決的技術問題，同時，通常而言，可以獲得某一技術效果的技術路徑會有多條，在沒有根據技術效果能直接確定采用某種技術路徑的教導下，技術問題中不應當帶有本發(fā)明為解決該技術問題而提出的技術手段，或對該技術手段的指引。

【結論】

要想準確體現發(fā)明的智慧貢獻，在確定發(fā)明實際解決的技術問題時，要以客觀現象層面的技術效果為標準，體現為量化了的并且已經呈現為真實現象的效果。不得在確定實際解決的技術問題時隨意引申擴大或者縮小、上位或者下位技術問題，也不得在技術問題中隱含有技術手段的指引，只有把握好這個“度”，才能在創(chuàng)造性評判中獲得更加客觀和準確的結論。

參考文獻

【1】審查指南第二部分第四章第3節(jié).

【2】第87522號復審決定書.

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳露 超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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