實用新型專利權評價報告與無效宣告請求審查決定不一致因素探討及應對建議

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作者：劉林敬 北京超成律師事務所

原標題：實用新型專利權評價報告與無效宣告請求審查決定——不一致因素探討及應對建議

2008年修改專利法時誕生的專利權評價報告制度與此前的檢索報告制度在很多方面都存在進步和完善，實踐中其對于幫助和引導專利權人或利害關系人有效行使專利權起到了有益的作用。二者之間既具有共同之處，又在程序和效力等方面存在諸多不同。本文針對實用新型專利權評價報告與無效宣告請求審查決定不一致的現(xiàn)象為研究對象，試圖通過解析案例對其原因進行了初步探討與分析，并提出權利人在評價報告不利時的應對建議。

摘要：

2008年修改專利法時誕生的專利權評價報告制度與此前的檢索報告制度在很多方面都存在進步和完善，實踐中其對于幫助和引導專利權人或利害關系人有效行使專利權起到了有益的作用。無效宣告請求審查是任何單位或者個人在專利公告授權后認為該專利權的授予不符合專利法及其實施細則有關規(guī)定，而請求國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會宣告該專利權無效的審查程序【1】。二者之間既具有共同之處，例如均涉及專利權穩(wěn)定性的評價，但又在程序和效力等方面存在諸多不同。本文針對實用新型專利權評價報告與無效宣告請求審查決定不一致的現(xiàn)象為研究對象，試圖通過解析案例對其原因進行了初步探討與分析，并提出權利人在評價報告不利時的應對建議。

關鍵詞：專利權評價報告  無效宣告請求審查決定  不一致因素

一、引言

2000年修改的專利法完善了實用新型專利的初步審查制度，對于不符合授權客體、涉外案件沒有委托國內代理機構等情形設置了明顯實質性缺陷審查，但并不涉及新穎性、創(chuàng)造性的評價.由于不經(jīng)過實質審查，難免造成實用新型專利不穩(wěn)定的情況,因此2000年的修改增加了實用新型專利的檢索報告制度。但關于實用新型專利檢索報告制度的規(guī)定較為籠統(tǒng)，很多內容并未明確，例如請求作出報告的時機、請求主體、出具報告的時限、報告出具次數(shù)、公開性等【2】。因此，在2008年再次修改專利法時，這一制度得到了進一步完善，實用新型專利權評價報告制度由此誕生【3】。

實用新型專利權評價報告在審查范圍和內容上更加廣泛，更具時效性、公開性強、有證據(jù)效力等特點，可以幫助和引導專利權人或利害關系人有效行使專利權，減少不必要的糾紛和盲目維權。

然而筆者在實務工作中發(fā)現(xiàn)，實用新型專利權評價報告對于專利的穩(wěn)定性評價并不都是客觀準確的，具體體現(xiàn)在以下兩方面：

一方面，評價報告顯示“未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權條件的缺陷”，專利權人在維權過程中專利卻被專利局宣告無效了。這種情況很常見，例如無效請求人檢索到了評價報告沒有記載的專利文獻或者網(wǎng)絡公開證據(jù)，并用此證據(jù)評價涉案專利的新穎性或創(chuàng)造性，最終得出專利被宣告無效的結論。

另一方面，評價報告顯示全部權利要求或部分權利要求“不符合授予專利權的條件”，但在無效宣告程序中，利用評價報告中引用的對比文件卻無法得到相關權利要求被宣告無效的結論。

也就是說評價報告的結論與無效宣告請求審查結論并不總是呈現(xiàn)一致性或者正相關性，下面結合兩個案例對后一種情況進行探討。

二、案例分析

根據(jù)現(xiàn)行專利法第第四十五條規(guī)定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。從該條規(guī)定可以看出，無效宣告制度的目的是防止因專利審查的局限性導致不符合授權條件的專利申請被授予專利權的情況發(fā)生。如果涉案專利有出具過專利權評價報告并且認定該專利權穩(wěn)定性不夠的記錄，請求人一般在無效宣告過程中會參考該評價報告提起無效宣告請求。如上所述，評價報告的結論與無效宣告請求審查結論并不總是呈現(xiàn)一致性或者正相關性，都有哪些因素導致了這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，下面先通過兩個案例進行了解。

1、案例1--“煤礦用自吸過濾式防塵口罩的過濾元件”實用新型專利無效案

2018年6月29日，唐山市唐豐工業(yè)防護制品有限公司擁有的專利號為201621420959.1、專利名稱為“煤礦用自吸過濾式防塵口罩的過濾元件”的實用新型專利權被他人提起了無效宣告請求。

該專利在被提起無效宣告請求之前向國家知識產(chǎn)權局請求作出過專利權評價報告，評價報告的結論為“全部權利要求1-6不符合授予專利權條件”；具體評述理由為：

權利要求1與對比文件1（CN205082708U）的區(qū)別在于：（1）權利要求1的靜電纖維有三層，分別是植入負電荷靜電纖維，用于捕集帶有正電荷的灰塵的負電層；植入正電荷靜電纖維，用于捕集帶有負電荷的灰塵的正電層；植入正負電荷疏水靜電纖維，用于捕集帶有正負電荷的灰塵的正負電層；（2）權利要求1的無紡布選用凹凸狀，用于降低灰塵附著力；權利要求1中的熔噴過濾布，用于氣固兩相流動時，將不帶電荷的灰塵固體顆粒從氣流中分離出去；權利要求1中的灰塵為煤塵、矽塵、水泥塵。

對于上述區(qū)別特征（1），對比文件2（CN204261474U）公開了一種高效空氣凈化用復合濾料，其包括疊加并固定為一體的一層經(jīng)化學處理表面帶正電的濾布（相當于正電層）和一層經(jīng)化學處理表面帶負電的濾布（相當于負電層），還可根據(jù)需要設置疊加層數(shù)，層數(shù)越多過濾效果越好，本復合濾料相鄰兩層濾布上所帶的電荷性質相反，分別為正-負-正-負-正-負；帶正、負電荷的濾布的交替疊加順序不影響濾料的過濾效果，即各層電荷性質還可為負-正-負-正-負-正”（對比文件2中的一個正電層和一個負電層的組合相當于權利要求1的正負電層），因此，對比文件2公開了上述區(qū)別技術特征（1）；

對于區(qū)別特征（2），用于煤礦等惡劣環(huán)境的口罩宜選用有利于降低灰塵附著力的形狀、材料，是本領域技術人員的公知常識；口罩中的熔噴過濾布，可用于氣固兩相流動時將不帶電荷的灰塵固體顆粒從氣流中分離出去，也是本領域技術人員的公知常識；口罩的使用環(huán)境中的灰塵包括煤塵、矽塵、水泥塵，也是本領域技術人員的公知常識；即區(qū)別特征（2）是本領域技術人員的公知常識。

評價報告最終得出結論是：本領域技術人員在對比文件1的基礎上結合對比文件2和本領域的公知常識獲得權利要求1的技術方案是顯而易見的，權利要求1不具備實質性特點和進步，不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

在無效宣告程序中，請求人用專利權評價報告中提到的證據(jù)1（CN205082708U）結合證據(jù)2（CN204261474U）并結合公知常識主張了涉案專利權利要求1不具備創(chuàng)造性，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。專利復審委員會認為，證據(jù)1公開了紡粘無紡布外層-熔噴材質過濾層-高靜電纖維濾材-活性炭層-紡粘無紡布內層的五層過濾層設置結構，相對于權利要求1的凹凸狀無紡布-負電荷靜電纖維-正電荷靜電纖維-正負電荷靜電纖維-熔噴過濾布的五層過濾層設置結構，存在三方面的區(qū)別：（1）涉案專利首層為凹凸狀無紡布；（2）兩者靜電層具體設置不同；（3）五層過濾層設置順序不同。關于區(qū)別點的總結，專利復審委員會較之于評價報告增加了上述區(qū)別特征（3）；

關于區(qū)別技術特征的評述方面，合議組認為：（1）請求人給出的證據(jù)和說明不足以證明首層選用凹凸狀無紡布以減少灰塵的附著力是本領域常規(guī)技術手段；（2）證據(jù)2公開了靜電纖維層設置為負-正-負-正，但未公開正負電荷同設在同一層的具體設置，且證據(jù)2是一種用于通風換氣系統(tǒng)的空氣凈化復合濾料，針對的過濾對象是成分構成明確的特定空氣污染物，主要為顆粒物、氣態(tài)污染物、微生物三大類；而本專利是煤礦用自吸過濾式防塵口罩，其所針對的過濾對象是煤塵、矽塵、水泥塵等顆粒物；因此證據(jù)2未公開權利要求1的靜電纖維層具體設置。

合議組最終給出結論，相對于請求人主張的證據(jù)1與證據(jù)2以及公知常識的結合，權利要求1的技術方案具有創(chuàng)造性，符合專利法第22條第3款的規(guī)定【4】。

在該案例中，無效宣告請求審查決定和專利權評價報告在諸多方面認定存在不同；首先，在最接近的對比文件公開的內容認定方面二者存在差異；其次，在證據(jù)的使用環(huán)境方面二者認定也存在差異；再次，在區(qū)別特征是否被公開方面二者認定存在差異。最終導致得出了相反的結論。

2、案例2--“一種攝影器材支撐桿”實用新型專利無效案

2018年8月16日中山艾思特攝影科技有限公司擁有的專利號為201621340247.9、專利名稱為“一種攝影器材支撐桿”的實用新型專利被他人提起了專利無效宣告請求。

該專利在無效宣告請求之前也向國家知識產(chǎn)權局請求作出過專利權評價報告，評價報告的結論為“全部權利要求1-9不符合授予專利權條件”。具體評述理由為：權利要求1與對比文件1（CN204664806U）相比，區(qū)別特征在于：護套包括穿設在所述定位通孔內的至少一定位部，所述定位部的兩端均固定在主體部上；對于該區(qū)別技術特征，評價報告認為為了提高主桿體和套體之間連接的牢固性，本領域技術人員容易想到在護套上設置穿設在定位通孔內的至少一定位部，所述定位部的兩端均固定在主體部上。也就是說評價報告用本領域的公知常識去評述了該區(qū)別特征從而認為涉案專利權利要求1不具備創(chuàng)造性。

在無效程序階段，請求人用專利權評價報告中提到的兩篇證據(jù)結合公知常識主張了涉案專利權利要求1不具備創(chuàng)造性。專利復審委員會認為：將最接近的對比文件公開的內容與權利要求1的技術方案相比，兩者的區(qū)別在于“主桿體上開設有至少一定位通孔，所述的護套包括穿設在所述定位通孔內的至少一定位部，所述定位部的兩端均固定在主體部上；所述的主桿體包括固定在內芯上的至少一定位件，所述的定位通孔開設在定位件上”。對于該區(qū)別技術特征，專利復審委員會認為：證據(jù)2（CN204664806U）并未公開在金屬桿上設置定位件，在定位件上開始定位通孔并在護套上設置穿設在定位通孔內的定位部的內容；請求人并未提出充分的理由或證據(jù)證明上述區(qū)別特征屬于本領域的公知常識，且上述區(qū)別特征使得本專利的攝影器材支撐桿具有護套不易出現(xiàn)撕裂和松脫、結構牢固、不易損壞、延長了使用壽命的技術效果，因此本專利權利要求1的技術方案相對于對比文件及公知常識的結合具有實質性特點和進步，符合專利法第22條第3款的規(guī)定【5】。

在該案例中，專利權評價報告僅用證據(jù)2（CN204664806U）和公知常識的結合就得出權利要求1不具備創(chuàng)造性的評述。而在無效宣告程序中，用其他對比文件結合證據(jù)2和公知常識也未能將涉案專利權利要求1無效，并且評價報告和無效宣告請求審查決定對于證據(jù)2公開內容的認定方面也有區(qū)別。

三、實用新型專利權評價報告與無效宣告請求審查決定結論不一致因素探討

上述兩個案例中，都是用同樣的證據(jù)在專利權評價報告和無效宣告請求審查決定卻得出完全相反的結論。筆者認為包含如下因素：

1、作出評價報告的部門與專利復審委員會對于技術方案的了解程度不同

通過上述案例可知，作出專利權評價報告的審查員可能對相關領域的技術并不是十分了解，也沒有渠道與專利權人進行交流討論，最終作出了權利要求不具備創(chuàng)造性的結論；而專利復審委員會在做出審查結論前一般都會經(jīng)過聽證程序，也即無效宣告的口頭審理程序，充分聽取請求人和專利權人雙方的陳述申辯，并對于相關技術問題請雙方釋明，必要的時候可以進行物證演示以及相關領域的專家出席口頭審理輔助案件審查【6】。因此，二部門對于案件技術方案的深度和廣度有一定差別。

2、證據(jù)公開的內容認定方面尺度不同

作出專利權評價報告的審查員在證據(jù)的選取和對比文件1公開內容認定方面主觀性較強，對于區(qū)別特征的認定采取了較寬的尺度；專利復審委員會在證據(jù)公開的內容方面由于存在請求人和專利權人雙方的辯論而審查較為嚴格，區(qū)別技術特征的認定也較為全面。因此，證據(jù)公開的內容方面專利復審委員會認定較為嚴格。

3、公知常識證據(jù)的認定尺度不同

作出專利權評價報告的審查員在創(chuàng)造性評價方面對于公知常識的運用尺度較大，很多區(qū)別技術特征直接用本領域技術人員的公知常識進行了評述，對于公知常識類的證據(jù)也不具備舉證責任。專利復審委員會在公知常識證據(jù)的認定方面相對尺度會嚴格一些：一方面，其作為案件的居中裁判者角色，需要讓請求人提供公知常識類的證據(jù)支持其主張，在請求人無法提供相關證據(jù)的情況下要承擔對自己不利的后果【7】，另一方面，合議組認定某個特征為公知常識時，需要詳細論述理由。因此，在公知常識證據(jù)的認定方面專利復審委員會更為謹慎。

4、得出結論的時限不同

根據(jù)《專利法實施細則》第57條的規(guī)定：國務院專利行政部門應當自收到專利權評價報告請求書后2個月內作出專利權評價報告。由于法定期限只有2個月，所以在申請量大而人員少的情況下，做檢索、做分析、寫評價報告，整個流程下來時間上稍顯緊張【8】；而專利法、實施細則、審查指南對于專利復審委員會審理實用新型專利無效案件并沒有嚴格的時限要求，一般自收案之日起4-6個月可以結案，所以有較為充裕的時間了解案情，充分討論之后再做出審查結論。因此，無效宣告請求審查決定較之于專利權評價報告具有更充分的審查時間。

5、得出結論的程序和結論的法律性質不同

如上所述，專利權評價報告是國家知識產(chǎn)權局單方面作出的，出具過程沒有經(jīng)過與當事人的會晤，無法深入了解涉案專利的技術方案，其本身也不屬于行政機關的具體行政行為，只能視為“審理、處理專利侵權糾紛的證據(jù)”，不具有可訴性。而無效宣告請求審查決定作出前，專利復審委員會要組織雙方進行口頭審理，舉證質證、演示實物，合議組成員可以就有關事實和證據(jù)向當事人或者證人提問，也可以要求當事人或者證人作出解釋【9】，甚至邀請相關領域的專家出席口頭審理輔助案件審查；審查結論是對無效宣告程序雙方以及公眾都具有法律效力的決定，本身具有可訴性。因此，無效宣告請求審查決定較之于專利權評價報告具有更科學的程序保障和法律基礎。

四、總結

國家知識產(chǎn)權局作出的專利權評價報告和專利復審委員會作出的無效宣告請求審查決定均涉及對涉案專利穩(wěn)定性的評價，但是出于多種因素，二者在審查結論方面有時存在一些差異甚至矛盾。這些因素包括對于技術方案的了解程度不同、證據(jù)公開的內容認定方面尺度不同、公知常識證據(jù)的認定尺度不同、得出審查結論的時限不同、得出結論的程序和結論性質不同等。

當權利人或利害關系人發(fā)現(xiàn)獲得的評價報告顯示為“不符合授予專利權的條件”時，要詳細分析評價報告中引用的對比文件，看其是否能夠公開涉案專利的技術方案，不能因為專利權評價報告顯示為“負面”的，就認為專利不具備創(chuàng)造性，從而放棄無效答辯的機會。

另外，在當今互聯(lián)網(wǎng)時代，線上銷售產(chǎn)品或服務已經(jīng)成為了一種潮流或趨勢，如果想在線上平臺進行專利侵權投訴，一份“正面”的評價報告至關重要，當權利人的評價報告呈現(xiàn)“負面”時，一定要認真分析論證過程，詳細分析評價報告中引用的對比文件，看其是否能夠公開涉案專利的技術方案，如果發(fā)現(xiàn)評價報告對涉案專利的技術方案理解有偏差或者引用的對比文件沒有公開相應技術特征或者公知常識的評述不正確，要積極運用法律賦予的權利申請更正，通過分析審查員的證據(jù)和評述有理有據(jù)地向審查員解釋涉案專利的技術方案，反駁其評述不正確的地方，爭取換來一個“正面”的結果，而不是放任該不利結果的生效【10】。

注釋：

【1】現(xiàn)已更名為：國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部；為使讀者閱讀方便，本文仍使用原名稱；

【2】2000年修訂的《專利法》第五十七條第二款；

【3】2008年修訂的《專利法》第六十一條第二款；

【4】第37823號無效宣告請求審查決定書；

【5】第38755號無效宣告請求審查決定書；

【6】2010年修訂的《專利法實施細則》第七十條；

【7】2010年修訂的《專利審查指南》第四部分第八章，無效宣告程序中有關證據(jù)問題的規(guī)定；

【8】2010年修訂的《專利審查指南》第五部分第十章，專利權評價報告；

【9】2010年修訂的《專利審查指南》第四部分第四章，復審和無效宣告程序中有關口頭審理的規(guī)定；

【10】2010年修訂的《專利審查指南》第五部分第十章，專利權評價報告。

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作者：劉林敬 北京超成律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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