無效宣告請求書為何愈發(fā)的惆（臭）悵（長）？

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作者：寇飛 北京市永新智財律師事務(wù)所

原標(biāo)題：無效宣告請求書為何愈發(fā)的惆（臭）悵（長）

在專利有效性評價的現(xiàn)有制度設(shè)計下，單次無效宣告程序的冗長化趨勢日益明顯，其更多源于無效宣告請求人趨利避害的艱難抉擇，而在缺少一些制度疏導(dǎo)的情況下，料想一時難以根治，并會在較長時間內(nèi)持續(xù)。

雖然無效宣告請求書并不對外公示，但實踐中一個明顯感受是，如今的無效宣告請求書存在篇幅變長、無效理由、證據(jù)及結(jié)合方式增多的趨勢【1】。加上專利權(quán)人修改權(quán)利要求，提交大量反證，使無效程序軍備競賽化，非但給專利權(quán)人和復(fù)審委【2】帶來極大的負(fù)擔(dān)，請求人恐怕也不勝其煩，且遭人嫌棄。

在貫徹落實提質(zhì)增效、無效案件平均審查周期壓縮到5個月的大背景下，本文對復(fù)審委的工作表示充分尊重與理解。但正所謂屁股決定腦袋，專利權(quán)人因授權(quán)專利擁有的對世權(quán)理應(yīng)無條件接受公眾的監(jiān)督；居中裁判的復(fù)審委和志在必得的請求人可能會因工作屬性不同對單次無效程序冗長化產(chǎn)生一定分歧。本文站在請求人的角度，試圖剖析其在制作無效宣告請求書時的內(nèi)心惆悵，開展批評與自我批評。

一、使用多項無效理由——誰知道哪塊云彩會下雨

世上沒有無緣無故的愛與恨，請求人不倚仗某個無效理由或證據(jù)一擊斃命，恰恰是為了在一次無效程序中使出十八般武藝，畢其功于一役。

1、存在即合理——新穎性/創(chuàng)造性之外的理由

專利法實施細(xì)則中明確規(guī)定的13種無效理由，均能為請求人所用。新穎性/創(chuàng)造性無效理由使用頻率和作為無效決定依據(jù)的概率較高，體現(xiàn)了無效程序中各方對技術(shù)內(nèi)容的重視和專利作為技術(shù)類案件的應(yīng)有之意，但當(dāng)然不能因此排除適用其他無效理由的合理性。在專利確權(quán)程序中基于各種無效理由對目標(biāo)專利進(jìn)行全方位審視本應(yīng)無可厚非，這也是專利授權(quán)程序中的常態(tài)。而對于某些特殊領(lǐng)域，例如醫(yī)藥生物領(lǐng)域，基于專利法第二十五條、第二十六條第三款、第四款的無效理由有時能帶來預(yù)料不到的效果。

2、有多少無效可以重來

對于復(fù)審委而言，只要一項無效理由成立，即可據(jù)此宣告專利無效，無再就該案的其他理由予以評述之必要【3】。這種做法一定程度上兼顧了效率與公平：復(fù)審委在及時作出無效決定的同時，對其他理由未予評述不會影響專利無效的結(jié)論；即使無效決定在后續(xù)行政程序中被撤銷（雖然實際撤銷率極低【4】），復(fù)審委依然可以對其他理由重新予以審查。

而請求人，尤其是當(dāng)其在涉及涉案專利的侵權(quán)訴訟中作為被告時，卻沒有容錯空間。請求人/被告基于侵權(quán)訴訟答辯期內(nèi)的無效宣告請求固然可以請求中止訴訟，但若無效程序準(zhǔn)備不周非但不能將專利無效，反倒會給涉案專利，尤其是原本需要專利評價報告來證實其穩(wěn)定性的實用新型和外觀設(shè)計專利鍍上一層穩(wěn)定性較高的金。其后果是，即便請求人后續(xù)再次提起新的無效宣告請求，法院出于對行政機(jī)關(guān)在先無效決定和專利穩(wěn)定性的信賴，可以不再中止訴訟【5】。

更壞的情形是，如果未能無效掉涉案專利，繼而請求人/被告在侵權(quán)訴訟中敗訴，即便涉案專利經(jīng)過行政程序或新的無效宣告程序最終被宣告無效，對在宣告專利權(quán)無效前法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定不具有追溯力【6】。

請求人固然想做一擊斃命的狙擊手，但殘酷的現(xiàn)實會讓其出于穩(wěn)妥，不惜動用大炮打蚊子，即便是打中了也要再補(bǔ)上幾槍。

二、新穎性和創(chuàng)造性的艱難抉擇——趨利避害的本性使然

1、富貴險中求——使用新穎性無效理由既要懂技術(shù)，也要有膽識

與創(chuàng)造性的“三步法”相比，新穎性的評價標(biāo)準(zhǔn)相對客觀，只要能夠認(rèn)定專利屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計，便可得出不具備新穎性的結(jié)論，從而避免陷入創(chuàng)造性非顯而易見性的鏖戰(zhàn)。

但新穎性評價同樣存在不確定性，尤其是涉及技術(shù)特征比對時。以發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜑槔?，在判斷是否屬于同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜁r，可能會因為權(quán)利要求或現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案中的技術(shù)特征過于瑣碎，或者技術(shù)術(shù)語不甚清楚，導(dǎo)致結(jié)論模棱兩可。而為了遵循單獨比對原則，請求人還會面對權(quán)利要求的技術(shù)方案究竟是在一份現(xiàn)有技術(shù)中的一項還是多項技術(shù)方案被公開的問題。是咬著牙認(rèn)為技術(shù)方案已被現(xiàn)有技術(shù)全部公開，僅評價新穎性便瀟灑轉(zhuǎn)身？還是退而求其次地認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征并評價創(chuàng)造性，小心駛得萬年船？請求人需要作出艱難抉擇。

2、左右逢源？——新穎性和創(chuàng)造性，一個都不能少

為了避免新穎性評價不被認(rèn)可，請求人在新穎性評價后，有時會增加創(chuàng)造性的假定評述，“即使專利權(quán)人認(rèn)為權(quán)利要求1的某項技術(shù)特征未被對比文件1公開，該區(qū)別技術(shù)特征也屬于本領(lǐng)域公知常識，權(quán)利要求1相對于對比文件1與公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性”【7】。更有甚者，請求人在新穎性評價中認(rèn)定權(quán)利要求1所有技術(shù)特征均被對比文件1公開后，又將對比文件1中不確定是否公開的技術(shù)特征認(rèn)定為相對于對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征，基于相同的對比文件1再次評述同一權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。這種看似自我矛盾的邏輯，其實是請求人對于技術(shù)內(nèi)容無法確認(rèn)時，試圖通過將事實認(rèn)定的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給復(fù)審委來降低自身風(fēng)險，讓復(fù)審委從技術(shù)內(nèi)容角度先解決事實認(rèn)定問題，繼而從新穎性和創(chuàng)造性評述中挑選一個理由，將本應(yīng)留給復(fù)審委的判斷題偷換成了選擇題。

基于“誰主張，誰舉證”的原則，作為無效程序的發(fā)起人，請求人對自己提出的無效請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。上述轉(zhuǎn)嫁責(zé)任的做法固然不值得鼓勵，但從法理上講，請求人分別提出了權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性的無效請求，也分別列明了其所依據(jù)的事實和證據(jù)，是否已經(jīng)盡到了舉證義務(wù)？抑或是屬于“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實主張”，并需要承擔(dān)因舉證不能帶來的不利后果【8】？值得商榷。

對于技術(shù)方案是否被公開這種事實認(rèn)定問題，存在一定的不確定性，即便是行政機(jī)構(gòu)本身，也難免會百密一疏【9】。請求人的上述做法雖然有試圖兩頭獲利，違反誠實信用原則之嫌。但一方面該做法不違反《專利審查指南》中規(guī)定的無效宣告程序?qū)彶樵瓌t的情況下；另一方面，單次無效宣告程序的冗長也可以一定程度上避免因請求人反復(fù)多次提出無效宣告請求【10】導(dǎo)致的整體無效程序震蕩，節(jié)約行政資源。能否對此予以包容，同樣值得商榷。

3、退一步能否海闊天空？——用創(chuàng)造性理由代替新穎性理由

另外，請求人在綜合權(quán)衡利弊后，如果放棄鋌而走險地堅持評價新穎性，而是直接將不確定是否公開的技術(shù)特征認(rèn)定為區(qū)別技術(shù)特征而評價創(chuàng)造性，看似是一個備選方案。當(dāng)然這里的隱患是，雖然專利權(quán)人一般不會主動承認(rèn)該區(qū)別特征被公開，但復(fù)審委經(jīng)調(diào)查認(rèn)定該特征不屬于區(qū)別技術(shù)特征時，是會基于請求原則審查請求人的創(chuàng)造性理由，還是會拒絕接受請求人的創(chuàng)造性理由，不得而知。

三、創(chuàng)造性評價中多個證據(jù)和證據(jù)結(jié)合方式——不敢把雞蛋放在一個籃子里

一份無效請求書中涉及創(chuàng)造性理由的證據(jù)/證據(jù)結(jié)合方式往往至少三五種，證據(jù)公開內(nèi)容恨不得涵蓋證據(jù)全文。在對于創(chuàng)造性判斷沒有十足的把握時，血淋淋的教訓(xùn)讓請求人意識到，羅列盡可能多的公開內(nèi)容和證據(jù)結(jié)合方式，先確保符合請求原則和程序合法是多么的重要。飯菜吃不完剩下，總比關(guān)鍵時候巧婦難為無米之炊強(qiáng)。

1、證據(jù)公開內(nèi)容——有些話，你現(xiàn)在不說，就沒機(jī)會說了

以(2017)京行終4283號行政判決書為例，請求人在無效請求書中僅主張使用附件8的實施例4，但在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)提交的《意見陳述書》中主張了證據(jù)8“權(quán)利要求1-2頁，說明書第3-5頁，附圖1、2、7”公開的內(nèi)容?？陬^審理程序中，請求人將附件8中的實施例2和3的實施方式也納入現(xiàn)有技術(shù)的范圍。復(fù)審委認(rèn)為實施例2和3的實施方式并未超出附件8說明書第3-5頁的內(nèi)容范圍，且專利權(quán)人在口頭審理過程在對上述實施方式也充分陳述了意見。復(fù)審委出于行政效率的目的，將實施例2-4進(jìn)行選擇使用，并未違反請求原則。

由上可知，少引、漏引現(xiàn)有技術(shù)公開內(nèi)容，尤其是對外文證據(jù)少譯、漏譯，很有可能在后續(xù)無效程序中讓請求人舉證不能，啞巴吃黃連，甚至只能重新提出無效宣告請求。因此，在當(dāng)前愈發(fā)重視對技術(shù)方案的整體考慮的創(chuàng)造性評價中，適當(dāng)多引用現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容是請求人很自然的選擇。但也應(yīng)當(dāng)避免僅羅列證據(jù)內(nèi)容，不作任何其他說明，未對涉案專利和對比文件進(jìn)行比較分析的做法【11】。

2、證據(jù)和證據(jù)結(jié)合方式——多多益善？

在（2013）知行字第92號行政裁定書中，請求人的創(chuàng)造性無效宣告請求理由使用的證據(jù)結(jié)合方式包括對比文件2和公知常識的結(jié)合，以及對比文件3和公知常識的結(jié)合。而事實上，涉案專利的創(chuàng)造性評價需要基于對比文件3、對比文件2和公知常識的結(jié)合，而該結(jié)合方式請求人并未提出過。

在第25632號無效決定【12】中，請求人使用對比文件1評價權(quán)利要求1的新穎性和創(chuàng)造性，使用對比文件1結(jié)合對比文件2評價從屬權(quán)利要求2的創(chuàng)造性。而經(jīng)審查，權(quán)利要求1相對比對比文件1具備新穎性和創(chuàng)造性，權(quán)利要求1和2相對于對比文件1與對比文件2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。在請求人原本可以使用對比文件1結(jié)合對比文件2兼評權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，而實際上不管是出于對對比文件1的信賴還是出于簡化無效程序的訴求，未做相應(yīng)評價。多虧復(fù)審委基于《專利審查指南》的明確規(guī)定，依職權(quán)引入了權(quán)利要求1相對于對比文件1結(jié)合對比文件2不具備創(chuàng)造性的無效理由，才避免范圍較小的權(quán)利要求2被無效，而其引用的范圍較大的權(quán)利要求1維持有效的不合理審查結(jié)論。

以上問題，同樣可以歸咎于請求人對技術(shù)內(nèi)容缺乏準(zhǔn)確的把控，因而只能通過證據(jù)的堆疊來增加成功的幾率。甚至不排除有些請求人還耍小伎倆，把內(nèi)心認(rèn)為較為主要且有把握的證據(jù)和/或證據(jù)結(jié)合方式有意隱藏在一堆證據(jù)和/或證據(jù)結(jié)合方式中間，以期達(dá)到隱藏案件爭議焦點，給專利權(quán)人造成突襲的效果。

新修改的《專利審查指南》對此明確規(guī)定，在無效程序中存在多種對比文件結(jié)合方式的，應(yīng)當(dāng)首先比較分析最主要的結(jié)合方式。未明確最主要結(jié)合方式的，則默認(rèn)第一組對比文件的結(jié)合方式未最主要結(jié)合方式。從客觀公正的角度，筆者對該規(guī)定深表贊同。正如官方解讀中所言，這既未損害請求人的請求權(quán)（并未禁止請求人在無效程序中使用多種對比文件結(jié)合方式），也沒有降低具體說明的標(biāo)準(zhǔn)，同時在請求書中明確請求人的主要主張，突顯案件爭議焦點，也有利于提升審查質(zhì)量和效率，確保雙方當(dāng)事人的合理利益。

四、結(jié)語

中國哲學(xué)講究“道、法、術(shù)”。類推到無效宣告程序中，其“道”體現(xiàn)在鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的同時，借助社會公眾的監(jiān)督力量，避免被授予的專利權(quán)不當(dāng)侵害公有空間和公眾利益。其“法”體現(xiàn)在現(xiàn)有的規(guī)則體系和司法實踐，要在盡力平衡請求人的請求權(quán)與權(quán)利人的救濟(jì)權(quán)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)程序節(jié)約。而本文中提及的凡此種種做法不過是請求人在道的法理中面對矛盾，趨利避害之“術(shù)”。

在當(dāng)前的民行二元制下，不存在專利權(quán)無效抗辯制度，法院對專利的有效性也沒有司法變更權(quán)，專利的有效性只能由專利行政部門認(rèn)定。司法實踐認(rèn)為，復(fù)審委作為居中裁判者，以依請求審查為原則，依職權(quán)審查的情形僅為請求原則的例外，并受到嚴(yán)格限制【13】。而制度建設(shè)層面，在《專利法修訂草案（送審稿）》中添加的“必要的時候可以對專利權(quán)是否符合本法有關(guān)規(guī)定的其他情形進(jìn)行審查”在《專利法修改草案（征求意見稿）》中也被刪除。因此，在作為糾錯程序（糾正先前授權(quán)錯誤）的無效宣告程序中，請求人只能自己發(fā)揮主觀能動性。

大道至簡，以道御術(shù)。從技術(shù)內(nèi)容的事實認(rèn)定角度解決事實問題，從無效理由適用角度解決法律問題，或是請求人的終極要義。但法未變，請求人只會為勝利而非情懷買單。原諒我，下一次的無效宣告請求書，恐怕還會是老太婆的裹腳布--又臭又長。

注：

【1】 以2016年度專利復(fù)審無效十大案件之四--“主軸電機(jī)”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案為例，據(jù)官方消息，其無效理由、證據(jù)及組合方式繁多，請求書多達(dá)780頁。

【2】請允許以此熟悉且言簡意賅的稱謂代表更名后的“國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部”。

【3】參見（2016)最高法行申1879號行政裁定書。

【4】根據(jù)復(fù)審委2018年的官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)年因不服無效決定起訴率為24.71%，一審撤銷無效決定率為12.63%。由于二者樣本不完全一致，粗略估計，無效決定實際翻案率僅約為24.71%*12.63%=3.12%。

【5】參見《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋[2015]4號）第十一條。

【6】參見《專利法》第四十七條。

【7】 這種假定評述在實踐中往往會因為未明確區(qū)別技術(shù)特征和所謂的公知常識性證據(jù)，而不被認(rèn)可。

【8】 雖然是行政程序，但可參考適用《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條。

【9】參見(2018)最高法行申669號行政裁定書，被訴決定遺漏區(qū)別技術(shù)特征；參見(2016)京行終4169號行政判決書，駁回決定認(rèn)為權(quán)利要求1不具備新穎性，復(fù)審決定主動以權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性維持駁回決定。

【10】“沒有無效不掉的專利，如果有就再來一次”，知產(chǎn)庫微信公眾號，2017年7月19日。
【11】參見第29921號無效決定，收錄在《以案說法》一書中。

【12】 同樣收錄在《以案說法》一書中。

【13】 參見（2013）知行字第92號行政裁定書。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：寇飛 北京市永新智財律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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