外國發(fā)明專利申請能否作為中國外觀設計申請的優(yōu)先權基礎

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作者：馮春時 博士 隆天知識產權

原標題：外國發(fā)明專利申請能否作為中國外觀設計申請的優(yōu)先權基礎

優(yōu)先權制度是專利制度的基石之一。關于外國優(yōu)先權，一般為大家所知的是，發(fā)明和實用新型可以互為優(yōu)先權基礎，外觀設計可以作為外觀設計的優(yōu)先權基礎，然而它們的法律依據是什么，其他組合在當前的中國實踐中能否成立，本文從優(yōu)先權制度的根本目的、各國制度的協(xié)調對等等角度淺探中國應該采取的審查標準。

答復客戶各種各樣的咨詢構成了筆者工作的一部分。這不，最近又來了一個客戶咨詢，能否以外國發(fā)明專利申請作為優(yōu)先權申請中國外觀設計專利？

通常案件都是發(fā)明或實用新型要求發(fā)明或實用新型的優(yōu)先權，外觀設計要求外觀設計的優(yōu)先權，問題中的情形還真的沒有遇到過。客戶咨詢無小事，為了獲得答案，筆者進行了一番小調研，結果發(fā)現，這還真是一個有趣的問題。

《專利審查指南》2010年版第一部分第一章6.2節(jié)規(guī)定，“要求優(yōu)先權，是指申請人根據專利法第二十九條規(guī)定向專利局要求以其在先提出的專利申請為基礎享有優(yōu)先權。申請人要求優(yōu)先權應當符合專利法第二十九條、第三十條、專利法實施細則第三十一條、第三十二條以及巴黎公約的有關規(guī)定?！?/p>

法律依據

可見，《專利法》專利法第二十九條、第三十條、《專利法實施細則》第三十一條、第三十二條以及巴黎公約的有關規(guī)定構成了要求優(yōu)先權的法律依據。順便說一下，國際條約在我國一般分為直接適用和轉化適用，其中WTO協(xié)議以及知識產權條約中的大部分條款都需要轉化適用，但從審查指南的該規(guī)定可見，巴黎公約關于優(yōu)先權的規(guī)定在我國是直接適用，這是比較少見的。

《專利法》

根據《專利法》第二十九條第一款的規(guī)定，“申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權?！睙o論該款中的“相同主題”如何解釋，毫無疑問的是，在先申請和在后申請為相同申請類型是可行的。

《巴黎公約》

關于其他組合，專利法以及實施細則中沒有明確的規(guī)定，我們再到巴黎公約中找一找。根據巴黎公約第4條E：（1）向一個成員國提交一份外觀設計申請，要求以提交的一份實用新型申請為基礎獲得優(yōu)先權的，優(yōu)先權期限應當與以一份外觀設計申請為基礎時要求獲得優(yōu)先權相同；（2）此外，也允許在一個成員國提出一份實用新型申請，要求以一項專利申請為基礎獲得優(yōu)先權，反之亦然。由巴黎公約第4條E部分可見，在先申請為實用新型的情況下，在后申請可以是外觀設計，但此時優(yōu)先權期限只有六個月。另外，發(fā)明和實用新型可以互為優(yōu)先權基礎。

綜合以上規(guī)定，可得下表：

表中有據可依的情形以√表示，而情形①-③缺乏明文規(guī)定。關于②和③的情形，文獻1指出是不允許的。關于①的情形，文獻1和2皆認為不允許，而文獻3雖認為不合理但也承認在目前中國實踐中不被允許。也就是說，無據可依的情形①-③在當前中國實踐中都不被允許。

眾所周知，外觀設計申請在很多國家僅包括圖片或照片，盡管也有些國家還包括簡要說明，例如中國，但幾乎都不包括關于技術手段和效果的描述，因此②和③的情形難以主張優(yōu)先權，實踐中也幾乎不會這樣操作，因此不被允許是可以理解的。然而，情形①不被允許則并不合理，其原因在于：

01

文獻1和2中都指出，由于各國普遍規(guī)定實用新型申請必須有附圖，因此可以作為外觀設計申請的優(yōu)先權基礎，而發(fā)明專利申請不一定有附圖，在沒有附圖的情況下就不能夠作為在后外觀設計申請的優(yōu)先權基礎，因此不接受發(fā)明專利申請作為外觀設計申請的優(yōu)先權基礎。顯然，這樣的解釋是不充分的，因為其忽略了一部分發(fā)明專利申請是帶有附圖的。例如，在公開號為CN104205828A的發(fā)明專利申請（作為其優(yōu)先權的在先申請也為發(fā)明專利申請）中包括以下附圖。

顯然，該附圖中包括外觀設計要素。

02

優(yōu)先權制度的根本出發(fā)點是為了使成員國申請人的發(fā)明創(chuàng)造能夠方便地在其他成員國獲得專利保護，其客體從根本上講應該是發(fā)明創(chuàng)造的內容，因此應從在先申請和在后申請的實質內容判斷其是否屬于“相同主題”，而不應拘泥于申請類型。

03

因巴黎公約和我國的專利法律法規(guī)中沒有規(guī)定，即使通過書面或者從實踐中給予明確地接受，與巴黎公約和我國的專利法律法規(guī)并不矛盾。

04

日、美、韓、歐等或通過書面規(guī)定或通過實踐確認了情形①的可接受性。

《日本意匠審查基準》第101.3.6“優(yōu)先權基礎申請不是外觀設計申請和實用新型申請的情形”規(guī)定到，巴黎公約未規(guī)定發(fā)明專利申請和商標申請作為外觀設計優(yōu)先權基礎，在我國（指日本），該種優(yōu)先權主張的效果根據不同法律間（指特許法（發(fā)明專利法）、實用新案法（實用新型法）、意匠法（外觀設計法）、商標法等）的申請能否相互轉換進行判斷。對于發(fā)明專利申請作為外觀設計優(yōu)先權基礎的，由于日本規(guī)定發(fā)明專利申請和外觀設計申請相互之間可以轉換，如果以發(fā)明專利申請作為外觀設計優(yōu)先權基礎，只要外觀設計申請與優(yōu)先權證明文件顯示的是同一設計，就可以享有優(yōu)先權，而從商標申請向外觀設計申請的轉換不被允許，因此以商標申請作為外觀設計優(yōu)先權的基礎不被允許。由此可見，日本以書面規(guī)定明確了情形①的可接受性。

此外，美國、韓國、歐洲雖然沒有如日本一樣以書面規(guī)定，但都通過實踐進行了明確。其中，美國MPEP關于外國優(yōu)先權規(guī)定到，在一定條件并且滿足某些要求的情況下，在美國提交的專利申請可以享受在外國提交的在先申請的申請日。這些條件規(guī)定在35U.S.C.119(a)-(d),(f),172,365(a),(b),386(a),(b),37CFR1.55.（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html）。這些條款并不關注在先申請和在后申請的類型，而是采取了在先申請和在后申請須是“相同的發(fā)明創(chuàng)造”這一更為寬泛的措辭。在這些主要國家或區(qū)域都給予接受的情況下，出于對等原則，中國應該接受情形①。

基于以上觀點，筆者請教了專利局資深專家，得到的答復是，關于情形①，曾經有過允許的案例，但還缺乏具有普遍指導性的審查政策，目前，專利局正在結合加入海牙協(xié)定和專利法修改考慮明確相關審查基準，敬請期待！

尾聲花絮

筆者在查找資料的過程中，外國論壇一個發(fā)表在2年多之前的帖子引起了筆者的注意。帖子的樓主說，按照他的經驗，在美國，除了發(fā)明申請不能夠要求外觀設計的優(yōu)先權之外，其他各種組合都被允許，但他剛剛在一本書中讀到美國外觀設計申請僅允許要求中國實用新型或者外觀設計的優(yōu)先權而不允許要求中國發(fā)明專利申請的優(yōu)先權，其中原因樓主百思不得其解（https://patents.stackexchange.com/questions/16996/can-a-u-s-design-application-claim-priority-of-a-foreign-invention-application）。盡管不能確認以上情況是否屬實（回帖中有網友稱找到一些要求中國發(fā)明專利申請優(yōu)先權的美國外觀設計申請被授權的案例），但筆者可以推斷樓主一定不了解中國的規(guī)定。

參考文獻

文獻1：中國專利法詳解，尹新天，知識產權出版社，2011年3月第一版，P382-390

文獻2：日本的發(fā)明專利申請能否作為中國外觀設計優(yōu)先權的基礎，路莉、趙北北，當代經濟，2017年9月刊，第25期，P90-91

文獻3：發(fā)明專利申請可否作為外觀設計的優(yōu)先權基礎，王美芳，中國發(fā)明與專利，2012年第7期，P90-95

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：馮春時 博士 隆天知識產權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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