關于審查意見涉及專利法第2條2款答復思路的探討

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：倪健

原標題：關于審查意見涉及專利法第2條2款答復思路的探討

近些年來，在電學領域中涉及權利要求不符合專利法第2條第2款關于技術方案規(guī)定的審查意見通知書越來越多，如商業(yè)模式（或方法）、算法、用戶界面等電學領域。關于權利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的保護客體的答復向來是一個難點，筆者擬從以下幾個方面探討關于權利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的答復思路。若有不當之處，也請讀者諒解，并批評指正，本文僅為交流、探討。

1、《專利審查指南》的相關規(guī)定

對于涉及商業(yè)模式（或方法）、算法等的權利要求，在實審過程中，經(jīng)常會被審查員認定涉案權利要求不符合專利法第25條第1款第2項關于智力活動的規(guī)則和方法的規(guī)定，或者是涉案權利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的保護客體。《專利審查指南》指出，智力活動的規(guī)則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法。由于其沒有采用技術手段或者利用自然規(guī)律，也未解決技術問題和產(chǎn)生技術效果，因而不構成技術方案。它既不符合專利法第2條第2款的規(guī)定，又屬于專利法第25條第1款第2項規(guī)定的情形。因此，指導人們進行這類活動的規(guī)則和方法不能被授予專利權。

但正如上所述，涉及商業(yè)模式等的發(fā)明專利申請越來越多，為此2017年4月1起實施的修改后的《專利審查指南》第二部分第一章第4.2節(jié)“智力活動的規(guī)則和方法”（2）中增加了以下內容：“涉及商業(yè)模式（或方法）的權利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內容，又包含技術特征，則不應當依據(jù)專利法第25條排除其獲得專利權的可能性”。由此可見，對于涉及商業(yè)模式（或方法）的權利要求若包含技術特征則滿足專利法第25條的規(guī)定，上述修改進一步明確了涉及商業(yè)模式（或方法）權利要求與專利法第25條第1款第2項關于智力活動的規(guī)則和方法的關系。但是在審查實踐中仍然存在大量指出涉及商業(yè)方法的權利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的保護客體的規(guī)定，并且社會創(chuàng)新主體對專利申請主題是否符合專利法第25條第1款第2項或專利法第2條第2款關于保護客體的規(guī)定仍然存在不甚明確之處。

可能正因于此，為回應創(chuàng)新主體對進一步明確涉及人工智能等新業(yè)態(tài)新領域專利申請審查規(guī)則的需求，國家知識產(chǎn)權局關于修改《專利審查指南》的公告（第343號）決定對《專利審查指南》作出再次修改。這次在《專利審查指南》第二部分第九章增加第6節(jié)，“6. 包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征的發(fā)明專利申請審查相關規(guī)定”。修改文件中強調了：涉及人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)以及區(qū)塊鏈等的發(fā)明專利申請，一般包含算法或商業(yè)規(guī)則和方法等智力活動的規(guī)則和方法特征，本節(jié)旨在根據(jù)專利法及其實施細則，對這類申請的審查特殊性作出規(guī)定。

這次修改的審查指南規(guī)定：如果權利要求涉及抽象的算法或者單純的商業(yè)規(guī)則和方法，且不包含任何技術特征，則這項權利要求屬于專利法第25條第1款第2項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法，不應當被授予專利權。如果要求保護的權利要求作為一個整體不屬于專利法第25條第1款第2項排除獲得專利權的情形，則需要就其是否屬于專利法第2條第2款所述的技術方案進行審查。

由此可見，對于涉及抽象的算法或者單純的商業(yè)規(guī)則和方法的權利要求，首先需要判斷其是否符合專利法第25條第1款第2項關于智力活動的規(guī)則和方法的規(guī)定，若滿足上述規(guī)定，仍需要就其是否屬于專利法第2條第2款所述的技術方案進行審查。

下面我們就看下在專利申請實踐中遇到的審查員認為權利要求書涉及的方案全部不符合專利法第2條第2款規(guī)定的具體案例以及關于該案件的答復思路。

2、案情介紹

該案涉及一種優(yōu)化碳信息披露方案的方法和裝置，所述方法基于改進樹種算法能夠解決投資者信息共享行為下企業(yè)碳信息披露、企業(yè)價值增加以及企業(yè)風險成本控制三者協(xié)同問題，能夠輔助企業(yè)決策向不同投資者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露機制。

公布文本中的權利要求1內容如下：

3、審查意見

該案在實審過程中，共發(fā)出兩次審查意見通知書，審查員在兩次通知書中均認為：權利要求1請求保護一種基于改進樹種算法優(yōu)化碳信息披露方案的方法，其解決的是投資者信息共享行為下企業(yè)碳信息披露、企業(yè)價值增加以及企業(yè)風險成本控制三者協(xié)同問題，企業(yè)的價值將會隨著碳信息披露質量的提升而提升，企業(yè)的融資約束將會隨著碳信息披露水平的提升而降低。可見，所述方法解決的是投資決策、企業(yè)價值評估、企業(yè)融資約束、企業(yè)風險成本控制這些商業(yè)問題，不屬于技術問題。其提供的解決方案是采用改進樹種算法，通過控制算法搜索趨勢因子，在迭代過程中不斷自適應調整算法選擇隨機位置的概率。該解決方案整體上仍屬于一種數(shù)學計算方法，其依賴于人的思維活動，是一種人的思維運動的結果，不受自然規(guī)律的約束。因而權利要求1不構成專利法第2條第2款規(guī)定的技術方案。對于其余的權利要求審查員同樣持此觀點，認為所有權利要求不構成專利法第2條第2款規(guī)定的技術方案。

4、答復思路

專利法第2條第2款所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。其中，技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術手段的集合。技術手段通常是由技術特征來體現(xiàn)的。《專利審查指南》明確指出未采用技術手段解決技術問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術效果的方案，不屬于專利法第2條第2款規(guī)定的客體。

同樣地，在2020年2月1日即將實施的《專利審查指南》中也指出：對一項包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征的權利要求是否屬于技術方案進行審查時，需要整體考慮權利要求中記載的全部特征。如果該項權利要求記載了對要解決的技術問題采用了利用自然規(guī)律的技術手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術效果，則該權利要求限定的解決方案屬于專利法第2條第2款所述的技術方案。

由此可見，分析權利要求是否符合專利法第2條第2款規(guī)定客體審查意見的要點在于3個要素：第一，權利要求請求保護的方案是否解決了技術問題；第二，權利要求是否記載了對要解決的技術問題采用了利用自然規(guī)律的技術手段；第三，權利要求涉及的方案是否獲得符合自然規(guī)律的技術效果，并且上述3個要素需要同時滿足。

既然關鍵點在于上述3個要素，答復的總體思路就在于想辦法證明上述案例涉及的權利要求同時滿足上述3個要素。

5、具體的答復過程

5.1權利要求1涉及的方案解決了技術問題

審查員認為權利要求1涉及的方案解決的是投資決策、企業(yè)價值評估、企業(yè)融資約束、企業(yè)風險成本控制這些商業(yè)問題，不屬于技術問題。

為了證明權利要求1涉及的方案解決了技術問題，我們需要從申請文件出發(fā)，尤其是說明書部分來尋找相關證據(jù)。然而，該案例說明書背景技術涉及商業(yè)問題的描述較多，如說明書第0005段記載了“學者利用基于碳信息披露項目（CDP）的企業(yè)數(shù)據(jù)，進一步研究碳信息披露、市場環(huán)境與商業(yè)信用融資三者之間的關系，并利用市場環(huán)境對碳信息披露和商業(yè)信用融資二者關系的影響進行了檢驗”，說明書第0073段記載了“本發(fā)明公開的改進樹種算法能夠解決投資者信息共享行為下企業(yè)碳信息披露、企業(yè)價值增加以及企業(yè)風險成本控制三者協(xié)同問題，能夠輔助企業(yè)決策向不同投資者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露機制”。正因為說明書的背景技術部分和有益效果部分，均強調了涉案方案對輔助企業(yè)決策、增加價值的描述，并且第一次意見陳述并不是特別具體、到位，使得審查員自然而然的在第一次和第二次審查意見通知書中作出權利要求請求保護的方案未解決技術問題，解決的是商業(yè)問題的認定。

然而，如果我們再仔細去看說明書的內容，可以看到該案例涉及優(yōu)化碳信息披露方案（如權利要求1的主題就是優(yōu)化碳信息披露方案），所述方案實質也是提供一種向不同類型的投資者公開不同程度的碳信息，如說明書第0073段關于本發(fā)明的技術效果處提到：本發(fā)明公開的改進樹種算法能夠輔助企業(yè)決策向不同投資者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露機制。其次，說明書背景技術部分也提到：企業(yè)為了吸引更多的投資也會通過自媒體平臺向投資者們公開自身的環(huán)境污染數(shù)據(jù)，其中碳信息作為環(huán)境污染數(shù)據(jù)的重要組成部分。再次，說明書第0074段公開了：與傳統(tǒng)樹種算法相比，改進樹種算法主要通過引進隨機個體來改善傳統(tǒng)算法中的過早收斂和局部早熟的現(xiàn)象等技術效果。說明書第0101段；第0118段；第0181段也提到了所述改進后的算法由于改善了過早收斂和局部早熟，可以得到最優(yōu)碳信息披露方案，也即使得向不同投資者推薦公開的碳信息更有針對性，更精準。

進而我們可以得出結論，結合原說明書上下文，可以得出所述方案實際解決的“技術問題”是：如何更精準、更方便地向不同類型的投資者公開不同程度的碳信息，其實質上也是針對不同類型的投資者推薦公開不同程度的碳信息，吸引更多的投資者。同時，為了使權利要求1請求保護的方案能更容易被審查員認定解決的是上述“技術問題”，筆者根據(jù)原說明書第0160段的記載，在權利要求1中進一步限定了“所述方法用于確定企業(yè)向各個投資者披露的碳信息程度”，以使得權利要求1的方案與要解決的“技術問題”更相對應。

但是對于上述認定的問題是否屬于技術問題，仍然需要進一步去斟酌。尤其是在審查員二通堅持認為所述權利要求不符合專利法第2條第2款規(guī)定的技術方案的情況下，如若答復不合理，那么該申請很可能會被駁回。然而，在發(fā)明專利撰寫以及答復過程中，經(jīng)常面臨的困惑是專利申請涉及的方案要解決的問題是否是技術問題。對于上述我們認定的“技術問題”是否是技術問題的判斷時，可以尋找類似的已授權專利或者是經(jīng)過復審、訴訟的授權專利進行進一步確認。

例如，經(jīng)過分析，我們可以得出上述案例要解決的“技術問題”是“如何更精準、更方便、更快速地向不同類型的投資者推薦公開不同程度的碳信息、公開針對特定投資者感興趣的碳信息”。為了進一步確認上述問題屬于技術問題，我們在專利局復審和無效審理部網(wǎng)站找到申請?zhí)枮椤?00910128809.1”，發(fā)明名稱為：“推薦音頻的方法”的復審決定。在該決定中，復審合議組明確認定“如何快速、方便地為用戶查找/確定其感興趣的數(shù)據(jù)，該問題屬于技術問題”，最終撤回了原審查員的駁回決定。由于該技術問題與我們對于上述案例總結的技術問題相似，堅定了我們答復的信心。當然，什么算是“相似”，每個人都會有自己的主觀判斷，我們認為的“相似”與審查員認為的“相似”可能不同，所謂“具體案情，具體分析”，這一點也需要注意。如若得不到審查員的認可，也需要對此有清醒的認識和心理準備。

然而，無論如何，通過找到類似案情的已授權專利還是可以讓我們更有信心的進行意見陳述，但是如何找到類似案情的已授權專利，尤其是在答復過程中找到類似的復審撤駁案例或者經(jīng)過行政訴訟的授權專利。這一方面，要靠平時的積累，多閱讀相關專業(yè)書籍，如復審委出版的《以案說法》、《專利復審和無效典型案例評析叢書》等，通過這些書籍慢慢積累一些典型的案例；另一方面，由于在平時的撰寫與答復實踐中會遇到各種各樣的方案，上面的書籍很難覆蓋所有方面的難題，這時候就需要發(fā)揮代理人的檢索能力，通過檢索來發(fā)現(xiàn)典型性案例。這也說明，好的代理人不僅需要具有檢索現(xiàn)有技術，以確定相關現(xiàn)有技術的能力，同時也需要具有檢索相關典型的復審、無效決定，判決書等案例的能力。

僅以上述申請?zhí)枮椤?00910128809.1”復審決定的檢索過程為例，筆者拋磚引玉介紹下大概的檢索過程。首先進入“專利局復審和無效審理部”的審查決定檢索界面，如下圖所示。由于我們需要檢索的案例與專利法第2條第2款相關，那么我們就將法律依據(jù)填寫為“第2條第2款”。

點擊查詢，發(fā)現(xiàn)共有1270份發(fā)明專利的審查決定與專利法第2條第2款相關。

這樣的結果太多，噪音太大，無法精準命中我們想要找到的與“如何更精準、更方便、更快速地向不同類型的投資者推薦公開不同程度的碳信息、公開針對特定投資者感興趣的碳信息”是否是技術問題的類似復審、無效等案例。為了減小噪音，我們可以在審查決定查詢界面進一步限定發(fā)明名稱或者是分類號等。由于我們總結的技術問題與如何推薦相關信息相關，那么就提取出“推薦”這個關鍵詞，并將其限定在發(fā)明名稱中，如下圖所示。

如下圖所示，由于我們在“發(fā)明名稱”中限定了“推薦”，發(fā)明專利的審查決定由1268份減少為13份，并且所出現(xiàn)的審查決定中就有申請?zhí)枮椤?00910128809.1”的復審決定，點擊進去，進一步查看決定內容，發(fā)現(xiàn)在該決定中，復審合議組明確認定“如何快速、方便地為用戶查找/確定其感興趣的數(shù)據(jù)，該問題屬于技術問題”，最終撤回了原審查員的駁回決定，其認定的技術問題與我們總結的“技術問題”相似，而這正是我們想尋找的案例。由此，也進一步增強了我們認定的“技術問題”是技術問題的信心。以上步驟，主要是對權利要求1涉及的方案解決的是技術問題的答復思路，是整體答復框架中的第一步。

5.2權利要求1涉及的方案采用的手段是技術手段，并取得了技術效果

由于權利要求1涉及方案的內容幾乎全是算法，審查員因此認定所述方案的實質是一種數(shù)學計算，其依賴于人的思維活動，不受自然規(guī)律的約束。

一方面，筆者在意見陳述中陳述了修改后的權利要求1其主題是基于改進樹種算法優(yōu)化碳信息披露方案的方法，該方法是用于確定企業(yè)向各個投資者披露的碳信息程度。即權利要求1體現(xiàn)了該方法用于碳信息披露的技術領域，而權利要求1中的各個參數(shù)，如種群數(shù)目 POP、表示企業(yè)向各個投資者披露的基本碳信息程度系數(shù)，表示企業(yè)向第d-1個投資者披露的專屬碳信息的程度系數(shù)等也具備了確切的物理含義，其涉及數(shù)據(jù)的選取以及處理步驟，并且權利要求 1 采取的改進樹種算法通過引進隨機個體等多種技術手段來改善傳統(tǒng)算法中的過早收斂和局部早熟的現(xiàn)象，上述多種技術手段增加了種群的多樣性，提高算法的全局搜索能力，使得碳信息的披露更方便、更精準。這表明權利要求1涉及的方案采用的是利用自然規(guī)律的技術手段，并取得了技術效果。上述答復的要點在于要體現(xiàn)出權利要求涉及的方案采用了利用自然規(guī)律的技術手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術效果。

另一方面，為了增強意見陳述的說服力，筆者通過進一步檢索發(fā)現(xiàn)，發(fā)明名稱為“用于RSA密碼的蒙哥馬利階梯算法（CN201310627737.1）”的發(fā)明專利中，其權利要求涉及的也是含多種步驟的階梯算法，但其同樣被認為是授權客體，并最終被授予專利權。其授權權利要求1如下圖所示。

尤其地，現(xiàn)有的期刊論文（涉及算法的專利申請審查標準研究，張晶，華南理工大學，中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫）詳細分析了該專利（CN201310627737.1），并在正文第24-25頁詳細討論了涉案專利的權利要求是否符合專利法第25條第2款或是專利法第2條第2款的規(guī)定，經(jīng)過詳細分析，最終認為涉案專利屬于專利法保護客體（參見該論文正文第27頁）。通過這個案例，更加堅定了筆者關于本案例權利要求涉及的方案采用的手段是技術手段，并取得了技術效果的看法。以上是總體答復框架中的第二步和第三步。

上述案例，經(jīng)過上面的答復過程，最終在第二次意見陳述書后下發(fā)授權通知書。然而，正如筆者在上文中強調，上述案例僅是個案，在專利的撰寫與答復過程中，一定要做到“具體案情，具體分析”，不可作一般性、普適性的推導，畢竟我們認為的“相似”與審查員認為的“相似”可能不同，如若得不到審查員的認可，也需要冷靜對待。因此，上文的分析僅僅是關于一種答復思路的交流探討，而不必拘泥于個案。

6、總結

通過上面的分析我們可以看到，對于專利法第2條第2款關于不授權客體的答復，關鍵點在于陳述權利要求涉及的方案解決了技術問題，采取了遵循自然規(guī)律的技術手段，并獲得了符合自然規(guī)律的技術效果。

首先，對于權利要求涉及的方案是否解決技術問題，需要仔細閱讀說明書，站在本領域技術人員的角度來看，不應該只看一個方案能夠解決的問題中是不是包含商業(yè)問題，而應該關注該方案所解決的問題是不是包含技術問題，在這個過程中，尤其應該注意判斷說明書明確記載的所解決的問題是不是技術問題。如對于上述案例，筆者通過再三的閱讀說明書，最終確認了上述技術問題。

其次，在涉及商業(yè)模式（或方法）、算法類等的發(fā)明專利申請過程中，需要注意的是，如果申請文件中沒有提及該商業(yè)模式或算法等的具體應用領域，沒有限定商業(yè)模式或算法中參數(shù)在具體應用環(huán)境中所體現(xiàn)出的物理含義，僅是一種抽象模式或算法本身的改進，則屬于人為制定和調整的規(guī)則，不能被授予專利權。另外，上述案例對我們最重要的啟示是在撰寫商業(yè)模式（或方法）、算法類等專利申請文件時，代理人需要明確：第一，所述申請文件涉及的方案其對象是否是具體應用領域中的技術數(shù)據(jù)；第二，所述申請文件涉及的方案本身是否符合自然規(guī)律的約束；第三，設置方法規(guī)則或算法規(guī)則的目的是否用于解決生產(chǎn)實踐中的技術問題。古人云，“是故圣人不治已病治未病，不治已亂治未亂”，如若代理人一開始對上述問題有清晰、明確的答案，并在申請文件中重點突出“技術三要素”等相關內容，則更容易避免不授權客體的問題。如最近大家熱議的“支付寶集五福專利申請”，其將集五福玩法撰寫為“基于增強現(xiàn)實的虛擬對象分配方法及裝置”，其涉及一種在分配虛擬對象時，使用符合自然規(guī)律的技術手段，提升交互性以及趣味性的技術方案，避免了存在不授權客體的問題。

最后，在答復過程中，我們也可以主動去檢索相關類似案例，看看類似案例的審查員、復審合議組等是如何審查，專利申請人又是如何答復的，有沒有我們忽略的一些點，以方便我們去借鑒。如若找到大量的類似已授權案例，或者是了解了其他申請人的出色答復思路，則有助于完善答復構思，增加專利授權的概率。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：倪健

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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