關(guān)于外觀設(shè)計實質(zhì)相同中“慣常設(shè)計整體置換”的思考

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作者：張曉紅

原標題：關(guān)于外觀設(shè)計實質(zhì)相同中“慣常設(shè)計整體置換”的思考

關(guān)于“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”第三項“慣常設(shè)計的整體置換”，是指產(chǎn)品外觀設(shè)計的形狀、圖案和色彩這三個設(shè)計要素中任何一個的整體替換，而不是外觀設(shè)計的某個設(shè)計特征的局部替換。外觀設(shè)計屬于實質(zhì)相同還是屬于相似，有時候難免牽涉主觀判斷。因此，對于申請人來說，為了避免被認定為重復授權(quán)，同時考慮到我國外觀設(shè)計的初步審查制度以及單一性不屬于無效宣告理由，最穩(wěn)妥的做法是將相關(guān)設(shè)計合并在一件外觀設(shè)計申請中予以保護，否則有可能會因為被認定實質(zhì)相同，而不得不放棄其中一項外觀設(shè)計專利。

一、關(guān)于“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”的法律規(guī)定

中國專利法中有關(guān)外觀設(shè)計的一個重要概念是“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”。專利法第23條第1款規(guī)定，“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應當不屬于現(xiàn)有設(shè)計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”。專利法第9條第1款規(guī)定，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”。

以上概念“現(xiàn)有設(shè)計”、“同樣的外觀設(shè)計”以及“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，均涉及對“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”的判斷。

具體而言，《專利審查指南》第四部分第五章第5節(jié)規(guī)定，“不屬于現(xiàn)有設(shè)計，是指在現(xiàn)有設(shè)計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設(shè)計，也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設(shè)計”，“同樣的外觀設(shè)計是指外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同”?！秾＠麑彶橹改稀返谒牟糠值谄哒碌?節(jié)規(guī)定，“專利法第九條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造，對于外觀設(shè)計而言，是指要求保護的產(chǎn)品外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同”。

何為“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”，審查指南第四部分第五章第5節(jié)作了詳細解釋，“外觀設(shè)計實質(zhì)相同的判斷僅限于相同或者相近種類的產(chǎn)品外觀設(shè)計”，“如果一般消費者經(jīng)過對涉案專利與對比設(shè)計的整體觀察可以看出，二者的區(qū)別僅屬于下列情形，則涉案專利與對比設(shè)計實質(zhì)相同：（1）其區(qū)別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細微差異，例如，百葉窗的外觀設(shè)計僅有具體葉片數(shù)不同；（2）其區(qū)別在于使用時不容易看到或者看不到的部位，但有證據(jù)表明在不容易看到部位的特定設(shè)計對于一般消費者能夠產(chǎn)生引人矚目的視覺效果的情況除外；（3）其區(qū)別在于將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素，例如，將帶有圖案和色彩的餅干桶的形狀由正方體置換為長方體；（4）其區(qū)別在于將對比設(shè)計作為設(shè)計單元按照該種類產(chǎn)品的常規(guī)排列方式作重復排列或者將其排列的數(shù)量作增減變化;（5）其區(qū)別在于互為鏡像對稱”。

以上五項為“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”的窮盡性解釋，本文主要探討其中的第三項。

關(guān)于第三項，何為“慣常設(shè)計的整體置換”，審查指南并沒有進一步明確，在實際審查實踐中對其如何應用也缺乏明確的標準和規(guī)定。筆者現(xiàn)以一份外觀設(shè)計專利評價報告為例，來探討外觀設(shè)計實質(zhì)相同中“慣常設(shè)計的整體置換”這一問題。

二、一個案例引發(fā)的思考

1、案例簡介

本案例涉及一項關(guān)于滑板車的中國外觀設(shè)計專利（下稱“涉案專利”），其代表圖如下所示：

經(jīng)專利權(quán)人請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局出具了專利權(quán)評價報告。在評價報告中，審查員引用專利權(quán)人的另一個外觀設(shè)計專利作為最接近的對比設(shè)計（下稱“對比設(shè)計”），其代表圖如下所示：

專利權(quán)評價報告稱：涉案專利與對比設(shè)計的整體構(gòu)成、各部分的具體設(shè)計均相同，其差別點僅為后輪數(shù)量不同，即：涉案專利下部橫軸連接兩個后輪，而對比設(shè)計下部僅連接一個后輪，如下圖所示：

專利權(quán)評價報告稱：從評價報告中引用的其他對比設(shè)計可以看出，橫軸連著的兩個后輪是本領(lǐng)域的慣常設(shè)計，因此涉案專利與對比設(shè)計的區(qū)別點僅在于將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素，因此涉案專利與對比設(shè)計實質(zhì)相同，二者屬于同樣的外觀設(shè)計。由此可見，涉案專利與對比設(shè)計屬于同一日提交的同樣的外觀設(shè)計專利申請，所以不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。

專利權(quán)人針對評價報告提出更正請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局給出的復核意見通知書稱：涉案專利和對比設(shè)計二者的不同點僅在于產(chǎn)品的后輪部分。涉案專利的后輪部分為橫軸連著兩個后輪的設(shè)計在本領(lǐng)域內(nèi)較為慣常，因此涉案專利與對比設(shè)計的區(qū)別點僅在于將車輪部分的設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素，涉案專利與對比設(shè)計實質(zhì)相同，二者屬于同樣的外觀設(shè)計。

最終，專利權(quán)人不得不放棄涉案專利，以獲得針對對比設(shè)計的有利的專利權(quán)評價報告。

2、案例探討

如上文所述，《專利審查指南》列舉了“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”的五種情形，其中第三項為“如果一般消費者經(jīng)過對涉案專利與對比設(shè)計的整體觀察可以看出，二者的區(qū)別僅屬于：將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素，例如，將帶有圖案和色彩的餅干桶的形狀由正方體置換為長方體”。它包含兩層意思：

（A）將涉案專利的某一設(shè)計要素置換成該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素；

（B）所述置換為整體置換。

（1）針對以上的A項：它涉及兩個概念，一是慣常設(shè)計，二是設(shè)計要素。根據(jù)審查指南的解釋，慣常設(shè)計指的是現(xiàn)有設(shè)計中為一般消費者所熟知的、只要提到產(chǎn)品名稱就能想到的相應設(shè)計，例如提到包裝盒就能想到其有長方體、正方體形狀的設(shè)計。

關(guān)于涉案專利中橫軸連著兩個后輪的設(shè)計是否屬于本領(lǐng)域內(nèi)的慣常設(shè)計，本文不再贅述。關(guān)于設(shè)計要素，根據(jù)審查指南的定義（如第一部分第三章第7.2節(jié)，第四部分第五章第5.1.1節(jié)），外觀設(shè)計的設(shè)計要素指的是產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩。“形狀”指的是產(chǎn)品的整體形狀，而不是部分形狀，正如審查指南中關(guān)于“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”第三項例舉的，“餅干桶的形狀由正方體置換為長方體”。

具體到本案，滑板車的設(shè)計要素之一的形狀指的是滑板車的整體形狀，而“后輪的形狀”不能認為是滑板車的設(shè)計要素，它屬于專利法第23條第2款所稱的“設(shè)計特征”。因此，涉案專利與對比設(shè)計之間的差別屬于設(shè)計特征之間的差別，將對比設(shè)計的一個輪子置換成涉案專利的兩個輪子不屬于設(shè)計要素的置換，而是設(shè)計特征的置換。

（2）針對以上的B項：一方面，它指的是設(shè)計要素的整體置換，比如整個形狀的置換（如審查指南中描述的餅干桶由正方體整體置換為長方體）；另一方面，它指的是置換只能是原樣置換或者細微調(diào)整。針對上述案例，涉案專利與對比設(shè)計的區(qū)別不僅僅是“一個輪子”和“兩個輪子”的簡單區(qū)別，例如，涉案專利中滑板車的后梁下端的三角板與橫桿直接固定連接，而對比設(shè)計中三角板與后輪之間通過連接件可拆卸連接。因此，本案中的置換不只是用兩個輪子換掉一個輪子，還需要改變?nèi)前宓仍O(shè)計特征。因此，專利評價報告中所稱的置換是否屬于審查指南中所指的整體置換值得商榷。

綜上，筆者認為，涉案專利與對比設(shè)計不屬于專利審查指南所規(guī)定的外觀設(shè)計實質(zhì)相同。

順便說一下，涉案專利在美國也進行了申請并獲準授權(quán)。美國外觀設(shè)計是進行實質(zhì)審查的，在審查過程中，美國審查員曾以涉案專利和對比設(shè)計屬于不同實施例而提出單一性質(zhì)疑，并要求專利權(quán)人進行分案，從而將涉案專利和對比設(shè)計分成兩個申請。

三、關(guān)于“慣常設(shè)計的整體置換”的無效宣告審查決定的檢索

為了進一步探討外觀設(shè)計實質(zhì)相同中“慣常設(shè)計的整體置換”，筆者對因外觀設(shè)計“實質(zhì)相同”而不符合專利法第9條以及專利法第23條1款，從而被無效宣告的案例進行了檢索。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，只有極少數(shù)案例是應用審查指南中“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”第3項被宣告無效，絕大部分案例是應用“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”第1項和第2項被宣告無效，即：“區(qū)別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細微差異”，或“區(qū)別在于使用時不容易看到或者看不到的部位”。由此可見，國家知識產(chǎn)權(quán)局對于“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”解釋中第三項的適用是謹慎且嚴格的。

以下通過列舉外觀設(shè)計無效宣告程序中的相關(guān)案例，從正反兩方面說明有關(guān)“外觀設(shè)計實質(zhì)相同” 第三項“慣常設(shè)計的整體置換”的應用，從中可以看出，國知局目前的審查標準與筆者以上的分析基本相同。

1、無效決定號36624，所涉外觀設(shè)計專利No.201630135678.0，對比設(shè)計專利No.201630135641.8。

合議組認為：涉案專利的設(shè)計1與對比設(shè)計的設(shè)計1的區(qū)別點在于將圓柱體的基臺和玻璃罩整體置換為正方體，涉案專利的設(shè)計2與對比設(shè)計的設(shè)計2的區(qū)別在于將圓柱體的基臺整體置換為正方體。對于燃氣取暖器而言，基臺為正方體屬于該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計，因此上述變化屬于慣常設(shè)計的整體置換，均屬于專利審查指南規(guī)定的構(gòu)成實質(zhì)相同的情形，因此涉案專利設(shè)計1與對比設(shè)計的設(shè)計1、涉案專利的設(shè)計2與對比設(shè)計的設(shè)計2相比屬于同樣的外觀設(shè)計。故宣告涉案專利的專利權(quán)全部無效。

涉案專利設(shè)計1

對比設(shè)計設(shè)計1

涉案專利設(shè)計2

對比設(shè)計設(shè)計2

2、無效決定號35804，所涉外觀設(shè)計專利No.201230416700.0，對比設(shè)計專利No.201230239835.4。

合議組認為：涉案專利與對比設(shè)計相比，其整體設(shè)計風格相同。對于二者整體形狀的區(qū)別，根據(jù)一般消費者常識可知，圓筒形紙巾盒常用于卷紙，長方體形的紙巾盒常用于片狀抽紙，在生活中都較為常見，該區(qū)別是形狀要素的整體置換，是將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素，屬于《專利審查指南》中規(guī)定構(gòu)成實質(zhì)相同的情形。因此，涉案專利的設(shè)計1、設(shè)計2與對比設(shè)計的設(shè)計2、設(shè)計1分別屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。故宣告涉案專利的專利權(quán)全部無效。

涉案專利的設(shè)計1

涉案專利的設(shè)計2

對比設(shè)計的設(shè)計2

對比設(shè)計的設(shè)計1

3、無效決定號39448，所涉外觀設(shè)計專利No.201530537371.9，對比設(shè)計專利No.201530537340.3。

合議組認為，涉案專利與對比設(shè)計的組成結(jié)構(gòu)及相互位置關(guān)系相同，整體上采用了相同的設(shè)計風格。對于區(qū)別點，吊燈設(shè)計為橢圓形或圓形屬于簡單的幾何形狀，將橢圓形替換成圓形，屬于本領(lǐng)域慣常設(shè)計形狀的整體置換。涉案專利與對比設(shè)計相比構(gòu)成實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。故宣告涉案專利的專利權(quán)全部無效。

涉案專利

對比設(shè)計

4、無效決定號42433，所涉外觀設(shè)計專利No.201630658773.9，對比設(shè)計專利No.201430144814.3。

合議組認為，涉案專利與證據(jù)1的整體結(jié)構(gòu)和布局基本相同。二者的主要不同點在于：涉案專利整體形狀正面呈橢圓形，而對比設(shè)計正面為圓形。對于二者整體形狀差異，圓形和橢圓形均屬于簡單的幾何形狀，雖然在外觀上發(fā)生了變化，但一般消費者對這種變化習以為常，該變化對外觀設(shè)計的整體視覺效果不產(chǎn)生實質(zhì)性影響。因此，涉案專利與對比設(shè)計相比屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。故宣告涉案專利的專利權(quán)全部無效。

涉案專利

對比設(shè)計

5、無效決定號26959，所涉外觀設(shè)計專利No.201130279721.8，對比設(shè)計專利No.201130279679.X

合議組認為，兩者的主要不同點在于透鏡形狀不同，涉案專利為方形，對比設(shè)計為六邊形。9個透鏡均勻分布LED燈的正面，屬于視覺最直接觀察的部分，其形狀的變化較大，容易引起一般消費者的注意，對整體視覺效果具有影響。而將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素，是針對形狀、圖案、色彩這三種設(shè)計要素的整體置換，某一部件的形狀的置換，本案中正方體的LED燈中將方形透鏡置換成六邊形透鏡并非整體置換，并不適用該情形。請求人提交的證據(jù)不能證明涉案專利不符合專利法第9條第1款的規(guī)定，其無效宣告的理由不成立。故決定維持涉案專利專利權(quán)有效。

涉案專利

對比設(shè)計

6、無效決定號23737，所涉外觀設(shè)計專利No.201130254777.8，對比設(shè)計專利No.201130254770.6。

合議組認為，涉案專利和對比設(shè)計的區(qū)別在于下部梯臺形的表面，涉案專利是平面，對比設(shè)計具有階梯狀棱臺。請求人提出以平面做表面是包裝類產(chǎn)品的慣常設(shè)計，意在指出，將涉案專利的下部設(shè)計從階梯狀的設(shè)計改變?yōu)槠矫鎸儆趹T常設(shè)計。合議組認為：涉案專利與對比設(shè)計的上述區(qū)別點改變的是整體中的組成部分的設(shè)計，并不屬于將某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的情形，同時也不屬于專利審查指南第四部分第五章5.1.2規(guī)定的可以認定二者屬于實質(zhì)相同的其他情形，因此，涉案專利與對比設(shè)計不屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。故決定維持涉案專利的專利權(quán)有效。

涉案專利

對比設(shè)計

7、無效決定號33317，所涉外觀設(shè)計專利No.201430503418.5，對比設(shè)計1為專利No.201430404208.0，對比設(shè)計2為專利No.201330068233.1，對比設(shè)計3為專利No.201330037864.7。 

請求人主張用對比設(shè)計2和3證明花瓣形設(shè)計為艾灸保健類產(chǎn)品的慣常設(shè)計，并且涉案專利是對比設(shè)計1的五邊形設(shè)計整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計花瓣形設(shè)計。

合議組認為：《專利審查指南》中的設(shè)計要素是指構(gòu)成產(chǎn)品外觀設(shè)計的具體形狀、圖案以及色彩，當涉案專利是將對比設(shè)計的某一設(shè)計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計的相應設(shè)計要素時，涉案專利與對比設(shè)計實質(zhì)相同。本案中，對比設(shè)計2和3的具體形狀并不相同，即二者形狀這一設(shè)計要素并不相同，二者僅僅是共同采用了花瓣造型的設(shè)計構(gòu)思。而請求人的主張也不是將對比設(shè)計1的具體形狀整體置換為對比設(shè)計2或?qū)Ρ仍O(shè)計3的具體形狀，而是在對比設(shè)計1的基礎(chǔ)上借鑒對比設(shè)計2和3采用的花瓣造型的設(shè)計構(gòu)思，將對比設(shè)計1某些局部的五邊形設(shè)計特征變化為五瓣花瓣形設(shè)計特征，這并不符合《專利審查指南》中對設(shè)計要素整體置換的要求。綜上所述，請求人提交的證據(jù)不能證明涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定，其無效宣告的理由不成立。故決定維持涉案專利的專利權(quán)有效。

涉案專利

對比設(shè)計1 

對比設(shè)計2

對比設(shè)計3

四、與發(fā)明和實用新型審查中“慣用手段直接置換”的對比

根據(jù)審查指南第二部分第三章第3.2.3節(jié)，“如果要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的發(fā)明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性”。

無論專利法第23條第1款或第9條應用于外觀設(shè)計專利，還是專利法第22條第2款應用于發(fā)明/實用新型專利，均涉及對“實質(zhì)相同的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷，包含概念“慣常設(shè)計/慣常技術(shù)手段”、“直接替換/整體替換”。

如果以上滑板車案例中的涉案專利和對比文件為發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，那么能夠應用“所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換”而確定涉案專利缺乏新穎性。究其原因，這是由于發(fā)明/實用新型與外觀設(shè)計的保護客體不同，其新穎性的判斷方式不同所造成的。我國外觀設(shè)計專利遵循的是整體觀察、綜合判斷原則，因此不能僅僅因為某個局部設(shè)計特征屬于慣常設(shè)計的直接替換而得出外觀設(shè)計專利缺乏新穎性的結(jié)論。

五、結(jié)論

綜上所述，筆者認為，關(guān)于“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”第三項“慣常設(shè)計的整體置換”，是指產(chǎn)品外觀設(shè)計的形狀、圖案和色彩這三個設(shè)計要素中任何一個的整體替換，而不是外觀設(shè)計的某個設(shè)計特征的局部替換。

外觀設(shè)計屬于實質(zhì)相同還是屬于相似，有時候難免牽涉主觀判斷。因此，對于申請人來說，為了避免被認定為重復授權(quán)，同時考慮到我國外觀設(shè)計的初步審查制度以及單一性不屬于無效宣告理由，最穩(wěn)妥的做法是將相關(guān)設(shè)計合并在一件外觀設(shè)計申請中予以保護，否則有可能會因為被認定實質(zhì)相同，而不得不放棄其中一項外觀設(shè)計專利。

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作者：張曉紅

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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