專利保險風險控制指南之保前篇

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王函王益愷匯業(yè)律師事務所

原標題：專利保險風險控制指南之保前篇

IPRdaily消息：本文就知識產權保險中的專利保險，先來初步探討專利保險的保前風險控制方法，后續(xù)我們將會繼續(xù)探討“保中”與“保后”風險控制方法，從而形成系統(tǒng)的專利保險風險控制指南，供知識產權保險從業(yè)人員參考。

引言

知識產權保險是一種新興的險種，主要包含侵權類知識產權保險和被侵權類知識產權保險。侵權類知識產權保險，又稱為知識產權防御保險，主要針對被保險人適當?shù)厥褂昧怂说闹R產權而遭受訴訟的風險進行保護。目前我國侵權類知識產權保險產品主要有：侵犯專利權責任保險、知識產權海外侵權責任險、境外展會專利糾紛法律費用保險。被侵權類知識產權保險，又稱為知識產權進攻保險，其承保范圍是投保人知識產權受到他人不法侵害時主動提起訴訟時所需的訴訟費用，旨在保證被保險人有足夠的資金提起訴訟并有效指控，還有一部分保險產品甚至可以直接賠付被侵權所造成的損失；目前我國被侵權類知識產權保險產品主要有：專利執(zhí)行保險與專利被侵權損失保險。在我國知識產權戰(zhàn)略的大背景下，知識產權保險雖然被政府大力推廣，但發(fā)展較緩慢。

《知識產權保險生態(tài)圈的構建初探》一文中，已就知識產權保險的現(xiàn)狀、如何從風險控制、產品開發(fā)、客戶資源、專業(yè)服務和業(yè)務模式等合作結合點來構建知識產權保險生態(tài)圈作了介紹。知識產權保險法律服務涉及技術、專利和評估等方面。對保險人而言，面對一個高增長率的新型保險產品，需要從行業(yè)背景、投保人主體和產品本身等角度做好風險控制，盡量減少帶病投保、高風險投保的案例發(fā)生。

本文就知識產權保險中的專利保險，先來初步探討專利保險的保前風險控制方法，后續(xù)我們將會繼續(xù)探討“保中”與“保后”風險控制方法，從而形成系統(tǒng)的專利保險風險控制指南，供知識產權保險從業(yè)人員參考。

一、技術領域、投保產品的風險審查

1、“大環(huán)境”調查

在專利保險的保前風險篩查中，對被保險人所處的“大環(huán)境”——技術領域競爭情況的調查很重要。通常新興的領域，如計算機、通信、生物醫(yī)藥，新技術處于持續(xù)不斷研發(fā)狀態(tài)，因而圈地運動較為活躍，從業(yè)者之間可能同時研發(fā)某項技術、推出類似產品，其專利侵權、被侵權的可能性較高；而很多傳統(tǒng)領域中從業(yè)者的格局分明，所存在的現(xiàn)有的成熟技術較多，侵權風險較少。新興領域中的主體投保意愿較高、但被訴侵權概率大；成熟市場中的主體則相對較少有投保意愿。在保前風險篩查中，可以通過技術領域中的維權案例數(shù)量、判賠金額、專利申請量等數(shù)據(jù)著手，從宏觀上結合被保險人產品、研發(fā)的情況來作出初步判斷。

2、“小環(huán)境”研究

在認知了“大環(huán)境”之后，則需要深入研究“小環(huán)境”——被保險人投保的產品本身，需要對投保產品的侵權可能性作審查。對投保產品的審查工作類似自由實施報告（FTO），即通過對產品技術特征、產品投入地區(qū)的有效專利權情況來分析其侵權的可能性；只是研究目的轉變?yōu)樵u估理賠風險、決定是否承保，而不是分析是否投入市場、避免懲罰性賠償。在這部分審查中，需要同時通曉產品技術與專利法律的人員（例如，專利律師）來完成，提出專業(yè)意見，來幫助保險人作出決策。

3、“難易度”分析

在完成“大環(huán)境”調查、“小環(huán)境”研究后，還要結合分析投保產品的反向工程的難易度、仿冒制造的難易度和維權中調查取證的難易度。反向工程和仿冒較為容易的專利產品，如日用品、機械部件等，被侵權的風險較高，而調查取證的難度則偏低，在專利侵權訴訟中專利權會比較容易得到維護，但涉及專利侵權訴訟的風險也會比較大；而反之，如產品配方、工藝方法、生物醫(yī)藥等專利，調查取證的難度較高，在專利侵權訴訟中被判侵權的可能性相對較低，涉及專利侵權訴訟的風險也相對比較小。

專利保險風險控制指南之保前篇

二、被保險人的主體、專利權的審查

1、主體審查

專利保險中，帶病投保的篩查會遇到很多不確定性。對于侵權類保險，能夠完成一個相對完善的檢索分析已屬不易；而對于被侵權類保險，是否會存在不確定、不知曉的第三人實施侵犯專利權的行為更是無從判斷。因而管中窺豹，審查被保險人在專利方面的基本情況，可以獲悉投保人的主體背景情況。

2、專利權審查

被保險人的專利權情況很容易從專利數(shù)據(jù)庫中獲得，這些信息能夠反映投保人的專利保護意識、技術特點和研發(fā)路線。投保人是否具有專利布局意識（零散地申請專利或是有合理規(guī)劃）、專利權獲得的方式（自主申請或是受讓取得等）、以及申請人、發(fā)明人信息（可判斷是自主研發(fā)，或是與高校、科研機構合作等），都能反映投保人自身客觀創(chuàng)新實力、主觀上研發(fā)投入以及未來的技術創(chuàng)新潛質等。同時也可以直接排除一些 “非正?！鄙暾埲耍热绱嬗写罅坷淄瑢＠暾?，或是專利申請質量極低、利用審查漏洞而抄襲等垃圾專利。

在被侵權類專利保險中，要圍繞投保人的專利權作審查：專利權是否存在形式上的明顯瑕疵，評估專利是否穩(wěn)定，以及實施人是否容易規(guī)避。此項審查與前文所述對投保產品的風險審查的思路相比，更加接近無效宣告程序的思路，一把鈍劍（無效可能性較大的專利，即權利不穩(wěn)定的專利）是無法作為進攻(專利訴訟)的好武器，也會給保險人帶來較大的風險。

3、全面審查

因而對于投保人主體情況，其研發(fā)、生產的上下游都要進行審查，判斷可能存在的風險點。作為補充，被保險人的非專利案件的被執(zhí)行情況、失信情況也可以查詢參考，以完整地構建投保人的信用信息。審查者應熟悉掌握各項信息來源渠道，并根據(jù)專業(yè)能力、經驗來分析判斷，盡可能地得出準確結論。

三、涉訴、專利運營情況的調查

1、涉訴情況調查

被保險人的知識產權訴訟情況需要調查，可以查閱公開的裁判文書。這部分的調查目的，是找出可能存在“非正?！鄙嬖V的投保人，也是規(guī)避帶病投保中較為重要的一環(huán)。高頻率涉訴，尤其是長時間、大范圍、高強度的維權者（例如patent troll，譯為專利流氓），應引起警覺。雖然合法有效專利權應受到保護，但專利保險的設計更希望去除專利權人、實施人的后顧之憂，放開手腳提供更好的產品，并推動技術進步；而不應為一些利用專利法律制度鉆法律漏洞而獲利的行為保駕護航。

而對于投保人涉訴的情況，應根據(jù)裁判文書內容理性判斷。投保人有保險需求，那么在專利、商業(yè)活動勢必會與競爭者有來有往地過招。不能因噎廢食，由于為了排除某些人而將真正的客戶拒之門外。

2、專利運營情況調查

被保險人的知識產權許可、被許可以及轉讓等運營情況也值得調查。知識產權的許可、被許可、轉讓等運營情況，與商業(yè)行為密切相關，所產生的法律關系、生產的產品會引發(fā)投保人自有專利權以外的情況。進一步地，投保人專利產品的受托加工者也應列入調查名單，建議不僅要調查委托加工合同是否合規(guī)，尤其是委托加工合同中關于知識產權歸屬條款需做重點審查。有些加工廠會擅自將委托人的技術用于申請專利，或是自行在訂單之外多制造一批產品來售賣，都會帶來一定的風險，因此筆者建議對于受托加工者不僅要做書面合同審查，還要進行實際的產品銷售調查，將風險隱患控制在源頭。

四、結語

作為新興的險種，專利保險的風險控制也是一個新的問題。在投保人向保險人接洽投保事宜之時，律所、專利代理所等法律服務中介機構的介入，可以為雙方提供專業(yè)性服務——在對技術、權利本體和法律風險三要素的全方位審查之后，給出獨立、可信的專業(yè)意見。既能讓當事人對風險有清晰而全面的了解，也能消除雙方的認知誤解，促進雙方達成一致協(xié)議，并推動專利保險的發(fā)展。

專利保險在讓保險人的風險得到控制，利益不被惡意投保人損害的同時，更要讓正當合法的經營者、專利權人得到保障，以使其踏實、積極地投入市場競爭中實現(xiàn)商業(yè)價值，并為整個社會創(chuàng)造更大的價值。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王函王益愷匯業(yè)律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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