企業(yè)融資中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查——FTO篇

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作者：唐嘉偉 匯業(yè)律師事務(wù)所 合伙人

原標(biāo)題：企業(yè)融資中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查——FTO篇

隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，漸漸從“制造大國”邁向“智造大國”，現(xiàn)今活躍在資本市場的企業(yè)往往都有不少知識產(chǎn)權(quán)包括專利，而我們也看到涉及它們的盡職調(diào)查實際上也都會涉及到一部分的專利權(quán)。那么，專利這種權(quán)利究竟特殊在哪里呢？

專利究竟保護(hù)了什么？

現(xiàn)今，企業(yè)融資上市以及企業(yè)間的并購等不絕于耳，但這類交易歸根結(jié)底都是一方將其所擁有的標(biāo)的公司全部或部分轉(zhuǎn)賣給另一方。標(biāo)的公司到底價值幾何是交易中最需要關(guān)心的問題，但標(biāo)的公司掌握在出賣人手里，信息的不對稱導(dǎo)致買受人必須盡可能地去對將要購買的標(biāo)的進(jìn)行調(diào)查研究來彌補己方在信息獲知上的不平衡，尤其要對自己所看重的那部分價值進(jìn)行徹底地調(diào)查研究——盡職調(diào)查（Due Diligence，簡稱DD）應(yīng)運而生。

盡職調(diào)查通常是指企業(yè)在投資并購時，對目標(biāo)公司資產(chǎn)和負(fù)債情況、經(jīng)營和財務(wù)情況、法律關(guān)系以及目標(biāo)企業(yè)所面臨的機會與潛在的風(fēng)險進(jìn)行的一系列調(diào)查。但隨著現(xiàn)今交易的關(guān)注點的多樣化，催生了各種專項盡職調(diào)查，例如知識產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、環(huán)保等等。

隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，漸漸從“制造大國”邁向“智造大國”，現(xiàn)今活躍在資本市場的企業(yè)往往都有不少知識產(chǎn)權(quán)包括專利，而我們也看到涉及它們的盡職調(diào)查實際上也都會涉及到一部分的專利權(quán)。

常規(guī)的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查如果涉及專利的部分主要會從以下方面進(jìn)行關(guān)注：

1.有效性及權(quán)屬狀況，例如目標(biāo)公司的專利申請、審查、授權(quán)情況，有無權(quán)屬糾紛等；

2.專利質(zhì)押、抵押、許可、轉(zhuǎn)讓等運營情況；

3.與專利權(quán)相關(guān)或者與專利權(quán)協(xié)議相關(guān)的訴訟、仲裁等涉訴情況。

但筆者認(rèn)為，如果一項交易涉及到企業(yè)的真正核心技術(shù)、核心技術(shù)產(chǎn)品和核心專利，上述盡職調(diào)查的關(guān)注點顯然是不夠的?；蛘咦鱾€不太恰當(dāng)?shù)谋扔?，就是交易者想要一份關(guān)于選車的調(diào)查報告，但上述的調(diào)查研究給到的推薦理由卻是哪一款顏色漂亮、哪一款車身長。

那么，專利這種權(quán)利究竟特殊在哪里呢？一個重要的原因在于專利是一種排他性的權(quán)利。與能夠積極實施的權(quán)利不同，消極排他的權(quán)利是一類阻止他人為某事的權(quán)利。對于專利來講，就是阻止他人實施這項技術(shù)的權(quán)利，這與他自己能不能實施這項技術(shù)是完全不同的概念。

舉一個簡單的例子：A發(fā)明了輪子并獲得了專利；B發(fā)明了將輪子做成獨輪車并獲得了專利；C發(fā)明了將兩個輪子和一些組件組合（例如車鏈）成兩輪自行車并獲得了專利……

如果A的發(fā)明專利還在保護(hù)期內(nèi)，那B、C想要實施自己的技術(shù)方案都會碰到大麻煩，就是因為A這件輪子的專利能夠阻止B、C在自己的技術(shù)中使用輪子。此外，盡管C似乎也是在B的基礎(chǔ)上有所進(jìn)步，但B這件專利是否會同樣限制到C？則不一定。因為如果B這件專利授權(quán)時保護(hù)范圍不夠大，則可能會與C之間沒有相互交疊的關(guān)系，它們就不“相關(guān)”了。

因此，對于交易方如果非?？春靡患铱萍脊镜腃技術(shù)，那么對于該C技術(shù)需要盡職調(diào)查它的就不能僅僅局限在C的相關(guān)專利是否有效、是否有權(quán)屬糾紛等等方面。而是更應(yīng)著重調(diào)查：（1）C這項技術(shù)是否有A或B這類在先的權(quán)利阻攔它？C能不能順利實施？（2）C技術(shù)相關(guān)的核心專利穩(wěn)定性怎樣？保護(hù)范圍怎樣？能不能有效阻止別人的D技術(shù)？

第（1）個問題通常稱為FTO分析；第（2）個問題通常稱為Patentability分析。

本文主要就第一個問題向大家介紹一下最近比較熱門的FTO。FTO（Freedom-to-Operation）是指技術(shù)實施人在不侵犯他人專利權(quán)的情況下自由實施。

理論上來講，任何擬上市的產(chǎn)品都應(yīng)該進(jìn)行FTO分析。但實際上，哪怕是針對一件具體的產(chǎn)品，全面的FTO排查是一項幾乎無法開展的工作。為什么這么說呢？我們拿一臺手機為例。

某司擬上市一臺手機，它的專利侵權(quán)點會有些什么？

有人說外形；有人說5G模塊；有人說指紋解鎖；有人說大猩猩玻璃；有人說……每個人說的都對，而且每個人說的都會引發(fā)一個浩大的分析工程。

但是再有資源的客戶也不可能為了一款擬上市的產(chǎn)品去動用海量的經(jīng)費去開展各個方面的FTO分析。

所以，當(dāng)我們拿到一個FTO的分析需求時，是需要同客戶一起梳理出這款產(chǎn)品的主要風(fēng)險點，然后再根據(jù)客戶預(yù)算商議出一個分析戰(zhàn)略。

例如剛剛手機的例子由于大多數(shù)技術(shù)點都是有供應(yīng)商提供，成熟的供應(yīng)商往往也能控制好它們的技術(shù)風(fēng)險，這樣我們就姑且接受不對手機屏幕使用大猩猩玻璃這個技術(shù)點進(jìn)行FTO分析所導(dǎo)致的侵權(quán)風(fēng)險。因此，針對于上文中的手機例子，至少這些人所關(guān)心的風(fēng)險點中，相對風(fēng)險最高的風(fēng)險點就是這個手機的外形了，放在現(xiàn)在動不動就是大黑屏幕的智能手機來說，更需要排查的就是后背外形的侵權(quán)風(fēng)險以及GUI操作界面的侵權(quán)風(fēng)險了。

解決了戰(zhàn)略問題，F(xiàn)TO盡職調(diào)查的方向也就明確了。近期，專利團(tuán)隊由筆者和王函律師一起接手了一項由投資人發(fā)起的涉及某仿制藥項目的FTO分析的項目。

我們將工作分解成以下的幾個階段：

一、我們通過與投資人以及擬生產(chǎn)廠家一起商討確定分析范圍，在了解了項目產(chǎn)品的主要活性物質(zhì)（API）及涉及的生產(chǎn)工藝以及國外原研藥的背景之后，我們初步確定了以API作為首要分析要素的戰(zhàn)略并確定出大致的排查范圍。

二、通過對從API中提煉出的關(guān)鍵字進(jìn)行專利檢索，初篩出國內(nèi)已授權(quán)或尚在審查中的專利申請以及尚待進(jìn)入國家階段的PCT專利申請近800件。

三、通過分析專利摘要及權(quán)利要求篩選出需要詳細(xì)排查的專利申請約150件。其中包括保護(hù)API或衍生物、組合物、制備工藝、提純工藝、分析方法等，并進(jìn)一步篩選出有較高侵權(quán)風(fēng)險的專利。

四、對上述已授權(quán)的重要專利進(jìn)行解讀，排查或提供規(guī)避設(shè)計方案。

五、對尚未授權(quán)的潛在專利侵權(quán)法律風(fēng)險進(jìn)行分析，分析尚未授權(quán)的權(quán)利要求的授權(quán)前景與預(yù)期授權(quán)范圍，提示侵權(quán)風(fēng)險并提供規(guī)避設(shè)計方案。

六、（作為對FTO分析的延伸）我們進(jìn)一步對相關(guān)專利進(jìn)行全局分析，歸納了項目所涉的主要競爭對手專利策略分析。并對客戶的后續(xù)專利布局提供全局性的建議。

最終，由筆者和王函律師提供的FTO報告得到了客戶的較高評價。

可見，由于技術(shù)的多樣性，要做好FTO必須量體裁衣，針對不同項目往往會有完全不同的分析策略。

除此之外，不得不說最近還有一個專利法修法的因素將利好未來的FTO分析市場。

眾所周知，我國已逐步納入了知識產(chǎn)權(quán)“惡意侵權(quán)”的懲罰性賠償制度，如何避免自己落入“惡意”的風(fēng)險中呢？

由于我國目前尚沒有關(guān)于例如專利、著作權(quán)等需要較為復(fù)雜的技術(shù)性對比的知識產(chǎn)權(quán)的懲罰性賠償?shù)呐卸ㄏ壤覀儏⒖家延幸恍嵗拿绹慕?jīng)驗。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院在1992年Read Corp. v. Portec, Inc.一案的判決中指出：只有當(dāng)侵權(quán)人的行為構(gòu)成故意侵權(quán)時，法院才可以適用懲罰性賠償條款，即只有當(dāng)侵權(quán)人具有主觀惡性時才可以適用懲罰性賠償。

在司法實踐中對于侵權(quán)人主觀惡性的認(rèn)定以及“故意的”認(rèn)定并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)邦巡回上訴法院列舉了認(rèn)定故意侵權(quán)的參考因素：

(1)當(dāng)侵權(quán)人知道他人專利權(quán)存在后，是否調(diào)查過專利權(quán)的保護(hù)范圍，并且善意地相信該專利無效或自己行為不會構(gòu)成侵權(quán)；

(2)侵權(quán)人在訴訟中的表現(xiàn)；

(3)侵權(quán)人的經(jīng)營規(guī)模和財務(wù)狀況；

(4)侵權(quán)人的動機等。

因此，公司對于收到權(quán)利人的通知或律師函后所作的應(yīng)對措施在未來的司法實踐中顯得尤為重要，尤其是來自于律師的FTO分析法律意見書將會在未來的訴訟中起到重要的作用。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐嘉偉 匯業(yè)律師事務(wù)所 合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)融資中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查——FTO篇（點擊標(biāo)題查看原文）

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