淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑

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作者：萬娟北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）

徐蘇明北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）

原標(biāo)題：淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑

在專利申請創(chuàng)造性"三步法"的評述中，通常包含事實(shí)認(rèn)定和法律推理兩部分。事實(shí)認(rèn)定部分包括對本申請權(quán)利要求和最接近現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對比分析以確定區(qū)別技術(shù)特征、對用于結(jié)合評價(jià)該權(quán)利要求的對比文件進(jìn)行分析以確定論據(jù)等工作。法律推理是基于所認(rèn)定的事實(shí)、論據(jù)以及法理，合乎邏輯地判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了技術(shù)啟示。由于"三步法"是逆向判斷創(chuàng)造性的方法，通常并不符合發(fā)明創(chuàng)造的形成邏輯，審查員在了解本申請技術(shù)內(nèi)容之后，可能會(huì)錯(cuò)誤地低估本申請的創(chuàng)造性，得出現(xiàn)有技術(shù)具有技術(shù)啟示的判斷。基于審查員的判斷邏輯，筆者在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，善用對比文件整體公開的內(nèi)容，著眼于從區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定是否合理和/或區(qū)別技術(shù)特征是否被論據(jù)公開等基礎(chǔ)角度以及具有技術(shù)啟示的推理邏輯和推理結(jié)果是否合理等角度尋找突破口，并針對性地陳述意見，這對于專利申請的最終審查結(jié)果將有很積極的影響。

下面，筆者結(jié)合三個(gè)案例總結(jié)基于對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑的一些答復(fù)思路，供大家探討、指正。

案例一

案情簡介

該專利申請涉及板栗皮中神經(jīng)酰胺的提取方法，權(quán)利要求1的技術(shù)要點(diǎn)為：板栗皮提取液的制備方法包括浸提、濾液濃縮、堿解、大孔樹脂柱分離、硅膠或氧化鋁柱純化、薄層層析檢測等步驟。

審查員在審查意見中指出D1公開了將板栗皮粉碎后按照常規(guī)提取脂質(zhì)的方法，首次確立了板栗皮中蓄積了大量的神經(jīng)酰胺，已經(jīng)確立了提取技術(shù)。與本申請的區(qū)別在于：本申請具體限定了提取方法。針對上述區(qū)別，D2中公開了浸提、過濾與濃縮、大孔樹脂柱富集與分離、濃縮、干燥等步驟，雖是為了提取板栗殼多酚，但其同樣是為了從板栗殼中提取所需要的組分的制備方法，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以想到將該方法應(yīng)用于D1中以制備神經(jīng)酰胺。同時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)所要提取的物質(zhì)種類不同，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，對提取條件進(jìn)行合理調(diào)整。D1結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

案例分析

筆者在仔細(xì)閱讀了對比文件之后，發(fā)現(xiàn)D1雖公開了板栗皮中含有神經(jīng)酰胺以及公開了采用常規(guī)方法提取脂質(zhì)，然而常規(guī)方法提取到的是如D1表1中列舉的具有脂溶性特征的數(shù)十種化合物，且D1中沒有任何關(guān)于提取脂質(zhì)具體步驟的描述，即D1并沒有公開如何提取神經(jīng)酰胺的技術(shù)事實(shí)。針對于D2，其目的在于從板栗殼中提取多酚，而多酚呈水溶性，神經(jīng)酰胺為弱極性脂質(zhì)，二者的化學(xué)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)完全不同，顯然，多酚不等同于神經(jīng)酰胺。基于結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的差異，物質(zhì)的制備方法必然存在差異。審查員認(rèn)為提取多酚的方法可以應(yīng)用于D1中以制備神經(jīng)酰胺的觀點(diǎn)值得商榷。神經(jīng)酰胺提取過程中主要雜質(zhì)為高極性脂質(zhì)，本申請采用堿解皂化除雜，純化時(shí)，采用含有強(qiáng)弱2種極性溶劑的混合液作為洗脫溶劑，可基于神經(jīng)酰胺和雜質(zhì)在洗脫溶劑中分配系數(shù)的差異，提高產(chǎn)品含量和純度。而D2中不經(jīng)過堿解并利用強(qiáng)極性乙醇水溶性進(jìn)行分離萃取，神經(jīng)酰胺的溶解性低，故無法合理預(yù)期利用D2的技術(shù)方案可以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的。由此可見，多酚的制備與神經(jīng)酰胺的制備，這兩個(gè)技術(shù)方案不能簡單等同，從板栗殼中提取所需要的組分的方法不能想當(dāng)然地由多酚推導(dǎo)到神經(jīng)酰胺。即，D1沒有公開神經(jīng)酰胺的提取方法，D2公開的內(nèi)容與區(qū)別技術(shù)特征存在明顯不同，則靠它支撐的推邏輯理就缺乏基礎(chǔ)。

基于上述思路，筆者在答復(fù)時(shí)將從屬權(quán)利要求中洗脫溶劑的技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中，客觀指出D1具體公開的內(nèi)容以及本申請和D2的步驟差異，并基于待制備物質(zhì)性質(zhì)的差異針對性答復(fù)本申請各步驟的協(xié)同作用及能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，同時(shí)引證了多篇文獻(xiàn)來證明堿解后可通過皂化反應(yīng)除去極性脂質(zhì)以及洗脫溶劑中不同極性溶劑對神經(jīng)酰胺和極性脂質(zhì)的溶解性存在差異，最終獲得授權(quán)。

案例小結(jié)

從案例一可以看出，審查員或多或少會(huì)模糊、夸大，甚至曲解一些技術(shù)事實(shí)，進(jìn)而不恰當(dāng)?shù)卣J(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)整體公開了本申請的技術(shù)方案。此時(shí)，需客觀指出未被公開的技術(shù)特征和/或不等同的技術(shù)特征，并論述如何不同，以整體說明本申請的技術(shù)方案和技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)存在實(shí)質(zhì)性差別，如此，具有技術(shù)啟示的推理基礎(chǔ)就不復(fù)存在。

案例二

案情簡介

該案例涉及抗結(jié)瘤防鋁液污染的鎂鋁尖晶石澆注料，權(quán)利要求1請求保護(hù)鎂鋁尖晶石澆注料產(chǎn)品，由鎂鋁尖晶石、橄欖石、鋯英砂、氧化鋁微粉、高鋁水泥、抗沾劑、分散劑組成，并限定了各組分的質(zhì)量百分比，且鎂鋁尖晶石由三種粒徑段組成。

審查員在審查意見中指出D1公開了高抗侵蝕、防結(jié)瘤堵塞的再結(jié)合鎂鋁尖晶石磚，與本申請的部分原料相同，區(qū)別在于：本申請要求保護(hù)用于鋁工業(yè)的抗結(jié)瘤防鋁液污染的鎂鋁尖晶石澆注料，原料中還包括橄欖石、氧化鋁微粉、高鋁水泥、抗沾劑和分散劑；不包括Fe2O3與CaO，限定了鋯原料采用鋯英砂；鎂鋁尖晶石重量百分比不同且粒度不同。針對上述區(qū)別，耐火磚與耐火澆注料均是常規(guī)的耐火材料種類，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要將其制備成鎂鋁尖品石澆注料。D2給出了在熔鋁爐用澆注料中加入1-3%的反潤濕劑硫酸鋇（即本申請的抗沾劑）以提高抗鋁液滲透性能的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將D2的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合到D1中，其能實(shí)現(xiàn)抗結(jié)瘤的技術(shù)效果可以預(yù)期。其余成分本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實(shí)際需要添加，其重量百分比易于控制和調(diào)整。D1結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

案例分析

該案例中，D2所要解決的技術(shù)問題是通過添加硫酸鋇提高熔鋁爐的抗鋁液滲透性，其目的在于抵抗熔融態(tài)的鋁液對熔鋁爐侵蝕。而D1所要解決的技術(shù)問題是提高對石油焦燃燒廢氣和灰分抗侵蝕性能力，即D1目的為抵抗廢氣和灰分對玻璃窯蓄熱室格子體的侵蝕。換言之，D1的再結(jié)合鎂鋁尖晶石磚與D2或本申請的澆注料的應(yīng)用領(lǐng)域截然不同，審查員基于二者均是常規(guī)的耐火材料種類就認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要將耐火磚制備成澆注料并應(yīng)用于熔鋁爐的邏輯存在一定問題。因?yàn)槎邔?shí)質(zhì)為抵抗不同因素的侵蝕，D1的技術(shù)原理是通過各原料反應(yīng)形成致密結(jié)構(gòu)，而本申請的技術(shù)原理是通過各原料反應(yīng)生成高熔點(diǎn)且對鋁渣潤濕性低的物質(zhì)，基于技術(shù)原理的巨大差異，本領(lǐng)域技術(shù)人員能否將耐火磚應(yīng)用于熔鋁爐以實(shí)現(xiàn)抗鋁液侵蝕的效果尚存疑問。進(jìn)一步地，由于技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)原理差異，D1中不會(huì)涉及“熔融態(tài)的鋁液侵蝕”和“防鋁液污染”的技術(shù)問題，由于不具有改進(jìn)基礎(chǔ)，此時(shí)，即使D2中公開的硫酸鋇與在本申請所起的作用相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會(huì)有動(dòng)機(jī)將D1和D2結(jié)合。那么，審查員認(rèn)為有動(dòng)機(jī)將D2的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合到D1中并認(rèn)為實(shí)現(xiàn)抗結(jié)瘤的技術(shù)效果可以預(yù)期的邏輯推理實(shí)際上就經(jīng)不起推敲。此外，筆者發(fā)現(xiàn)D2公開了硫酸鋇在1000℃熱處理3h時(shí)會(huì)分解，使?jié)沧⒘系慕Y(jié)構(gòu)變差，因此，其在D1的制備條件下（1560-1710℃保溫3-5h）必然分解，實(shí)質(zhì)上D2是給出了無法在D1中引入硫酸鋇的教導(dǎo)，則即使在D1中加入硫酸鋇，其能實(shí)現(xiàn)抗鋁液侵蝕的效果也不可預(yù)期。

基于上述思路，筆者先論證D1和D2缺乏改進(jìn)基礎(chǔ)和結(jié)合動(dòng)機(jī)，再論證了各區(qū)別組分的作用與本申請為抵抗熔融態(tài)的鋁液侵蝕的目的相適應(yīng)，并引證了多篇文獻(xiàn)來證明各區(qū)別組分反應(yīng)生成了高熔點(diǎn)的物質(zhì)且該物質(zhì)對鋁渣的潤濕性低，以此起到抗結(jié)瘤的作用，該專利申請獲得授權(quán)。

案例小結(jié)

從案例二可以看出，在現(xiàn)有技術(shù)公開了區(qū)別技術(shù)特征且作用相同的情況下，若能謹(jǐn)慎客觀地指出審查員的推理邏輯中可能存在的不當(dāng)之處，如該案例中D1關(guān)注的技術(shù)問題和D2所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，且二者抗侵蝕的技術(shù)原理不同，則本領(lǐng)域技術(shù)人員難以以D1的技術(shù)方案為起點(diǎn)，從D2中得到技術(shù)啟示，進(jìn)而結(jié)合形成本申請的技術(shù)方案，由此打破存在技術(shù)啟示的邏輯鏈，也不失為一種較佳的答復(fù)思路。

案例三

案情簡介

該案例涉及復(fù)合傷口敷料，權(quán)利要求1的技術(shù)要點(diǎn)為：復(fù)合傷口敷料由殼聚糖、鋰藻土依次交聯(lián)到細(xì)菌纖維素上形成，并限定了各組分的配比。

審查員在審查意見中指出D1公開了殼聚糖交聯(lián)到細(xì)菌纖維素上形成的復(fù)合傷口敷料及其優(yōu)異的生物相容性和細(xì)胞親和性，可促進(jìn)創(chuàng)面結(jié)痂及愈合等的技術(shù)效果。與本申請的區(qū)別在于：敷料中進(jìn)一步交聯(lián)了鋰藻土，并限定了原料的質(zhì)量比。D2公開了在細(xì)菌纖維素中添加鋰藻土能夠提高細(xì)菌纖維素的力學(xué)性能，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)在細(xì)菌纖維素上交聯(lián)鋰藻土。至于三者質(zhì)量比能夠根據(jù)需求調(diào)整。在D1的基礎(chǔ)上結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

案例分析

該案例中，D2添加鋰藻土的目的為改善細(xì)菌纖維素的力學(xué)性能（與本申請改善機(jī)械性能的作用等同），可以說給出了在D1中引入鋰藻土的技術(shù)啟示。但整體分析本申請的技術(shù)構(gòu)思后，其添加鋰藻土不僅在于改善機(jī)械性能，同時(shí)還在于改善殼聚糖的緩釋能力、敷料的保水透氣性能等。也即，本申請實(shí)質(zhì)所要解決的技術(shù)問題遠(yuǎn)復(fù)雜于D2。為解決更復(fù)雜的技術(shù)問題，本申請以細(xì)菌纖維素作為基材，依次吸附殼聚糖、鋰藻土，殼聚糖起橋接作用，分別交聯(lián)細(xì)菌纖維素和鋰藻土，以得到兩種穩(wěn)定的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，從而同時(shí)解決上述技術(shù)問題。再反觀D1，其目的是通過共混使多聚糖滲透到納米細(xì)菌纖維素表面以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，實(shí)現(xiàn)提高生物相容性等的技術(shù)效果。此時(shí)，順著審查員的思路進(jìn)行推理，若機(jī)械地將鋰藻土結(jié)合到D1中而不調(diào)整加入順序，例如采用三者共混或先加入細(xì)菌纖維素和鋰藻土、最后加入殼聚糖的方式，由于鋰藻土分子量小，會(huì)率先進(jìn)入細(xì)菌纖維素的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)而占據(jù)殼聚糖結(jié)合的位點(diǎn)，且電負(fù)性的鋰藻土還會(huì)與帶正電的殼聚糖結(jié)合以增加其滲透到細(xì)菌纖維素孔隙內(nèi)的難度，出現(xiàn)與D1和/或本申請的改進(jìn)初衷相違背的情況。由此可見，D1和D2雖然理論上可以結(jié)合，但結(jié)合方式不同，得到的結(jié)果不盡相同，本申請的技術(shù)方案僅是其中一種可能的結(jié)果，據(jù)由審查員的推理不必然地能夠得到本申請的技術(shù)方案，也即，本申請的技術(shù)方案與D1和D2以及本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段的結(jié)合不具有邏輯推理上的因果關(guān)系，則在D1的基礎(chǔ)上結(jié)合D2及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到本申請的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的觀點(diǎn)值得商榷。

基于上述思路，筆者著重論證了三種成分交聯(lián)順序的作用和成分配比調(diào)整上對兩種交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的影響，此案已授權(quán)。

案例小結(jié)

從案例三可以看出，審查員往往會(huì)忽視區(qū)別技術(shù)特征之間的相互關(guān)聯(lián)，孤立技術(shù)特征并進(jìn)行簡單拼湊。對于該種情況，盡管在理論上具有結(jié)合動(dòng)機(jī)，但結(jié)合方式不同，結(jié)合后的技術(shù)效果存在差別，意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)后產(chǎn)生的技術(shù)效果沒有合理預(yù)期，則現(xiàn)有技術(shù)無法給出本申請?zhí)囟ńY(jié)合方式（如交聯(lián)順序）的技術(shù)啟示。

總結(jié)

整體考量現(xiàn)有技術(shù)，基于其技術(shù)原理、技術(shù)方案和/或技術(shù)效果，并重點(diǎn)核查與技術(shù)啟示相關(guān)的每一處技術(shù)事實(shí)，從推理基礎(chǔ)、推理邏輯和推理結(jié)果等角度客觀地推導(dǎo)出審查意見判斷邏輯中的不合理之處，進(jìn)而否認(rèn)現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示，說服力往往更強(qiáng)，也更易被審查員理解和接受。以上兩個(gè)層次可多線并行、多管齊下，形成環(huán)環(huán)相扣的答復(fù)邏輯鏈。

從判斷邏輯尋找答復(fù)要點(diǎn)時(shí)，本申請的技術(shù)方案與技術(shù)效果仍然應(yīng)當(dāng)是答復(fù)的主要內(nèi)容，在論證過程中應(yīng)當(dāng)結(jié)合技術(shù)原理說明本申請與現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)質(zhì)性區(qū)別。當(dāng)本申請并未詳細(xì)地記載技術(shù)原理而僅給出斷言式的技術(shù)效果時(shí)，如果僅僅強(qiáng)調(diào)本申請的技術(shù)方案相對于多篇現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合仍然是非顯而易見的，則難以凸顯本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)。此時(shí)，適當(dāng)引用已發(fā)表文獻(xiàn)等權(quán)威性較高的現(xiàn)有技術(shù)來佐證答復(fù)觀點(diǎn)，必然地推出所要論證的事實(shí)，能使說理更充分和客觀。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：萬娟北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）

徐蘇明北京隆源天恒知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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淺析對審查意見中具有技術(shù)啟示的判斷邏輯的合理質(zhì)疑

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