這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

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作者：葛勝濤

原標(biāo)題：這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

在商標(biāo)申請(qǐng)、注冊(cè)數(shù)量越來(lái)越龐大的今天,申請(qǐng)人欲申請(qǐng)的名稱與在先注冊(cè)或申請(qǐng)的商標(biāo)完全不近似的可能性越來(lái)越低。近期筆者發(fā)現(xiàn)多起相對(duì)“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用案例，申請(qǐng)人的商標(biāo)因?yàn)樵谙冉粕虡?biāo)阻礙被駁回，申請(qǐng)人通過(guò)“加字”的方式順利通過(guò)了商標(biāo)審查，在實(shí)際使用過(guò)程中通過(guò)“技巧”性規(guī)避，“完美”達(dá)到了申請(qǐng)人最初的品牌設(shè)想。但是這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用行為，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

隨著我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的完善和各類市場(chǎng)主體商標(biāo)品牌意識(shí)的增強(qiáng)，店鋪門頭、企業(yè)字號(hào)、產(chǎn)品名稱（logo）等標(biāo)識(shí)在投入使用前進(jìn)行商標(biāo)檢索分析已經(jīng)被越來(lái)越多經(jīng)營(yíng)者所重視。

當(dāng)前，商標(biāo)申請(qǐng)中流行著一段話：“兩個(gè)字的名稱不能注冊(cè)，三個(gè)字的名稱所剩無(wú)幾，四個(gè)字的名稱抓緊爭(zhēng)取，五個(gè)字的名稱皆大歡喜”。雖然是一句戲言，但也從側(cè)面反映出在商標(biāo)申請(qǐng)、注冊(cè)數(shù)量越來(lái)越龐大的今天，商標(biāo)申請(qǐng)人將一種或幾種構(gòu)成要素進(jìn)行排列組合后創(chuàng)造出的新商標(biāo)與在先注冊(cè)或申請(qǐng)的商標(biāo)完全不近似的可能性越來(lái)越低。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)商標(biāo)累計(jì)申請(qǐng)量9358578件，連續(xù)17年位居世界第一。中國(guó)每萬(wàn)戶市場(chǎng)主體的平均有效商標(biāo)擁有量為1520件，與2011年的1074件相比有了顯著提高[1]。而中國(guó)的漢字一共只有86699個(gè)左右，未來(lái)2-3個(gè)字的商標(biāo)注冊(cè)的成功機(jī)率將會(huì)大幅度縮小。

一、商標(biāo)申請(qǐng)中的“喜”與“憂”

當(dāng)拿到一個(gè)名稱，在檢索分析后，偶爾遇到極少數(shù)沒(méi)有在先高度近似商標(biāo)的名稱，商標(biāo)代理人的心情絕對(duì)比客戶還要激動(dòng)，立即馬上告知申請(qǐng)人這個(gè)名字注冊(cè)成功率比較高，請(qǐng)抓緊時(shí)間提交申請(qǐng)。但是，大部分出現(xiàn)的情景卻是遺憾的告知申請(qǐng)人：“您這個(gè)名稱（或logo）在某某產(chǎn)品（或服務(wù)）上已經(jīng)有在先相同或高度近似商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)，要不咱再想想其他名字？”。

雖然愛(ài)因斯坦曾說(shuō)過(guò)“提出一個(gè)問(wèn)題比解決一個(gè)問(wèn)題更重要”，但是在面對(duì)申請(qǐng)人構(gòu)思的名稱因在先注冊(cè)商標(biāo)的阻礙不能注冊(cè)時(shí)，能同時(shí)提出一套解決方案幫申請(qǐng)人獲得商標(biāo)注冊(cè)，一定會(huì)獲得申請(qǐng)人的稱贊和肯定。

解決在先近似商標(biāo)阻礙的方案一般有以下幾種方案：

其一，是通過(guò)撤三、無(wú)效宣告等途徑將在先障礙商標(biāo)進(jìn)行撤銷或無(wú)效后再遞交新的申請(qǐng)。但是此種方案往往只適用于在先阻礙商標(biāo)較少，且存在被撤銷或無(wú)效情形的狀況下。

其二，是通過(guò)與在先注冊(cè)商標(biāo)人聯(lián)系，尋求商標(biāo)共存。當(dāng)前，在客觀上商標(biāo)近似的可能性越來(lái)越高，商標(biāo)共存同意書(shū)作為在后申請(qǐng)人克服在先權(quán)利沖突并最終取得商標(biāo)注冊(cè)的一條捷徑越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)人的重視[2]。在實(shí)踐中，無(wú)論是在商標(biāo)評(píng)審階段還是司法程序中，涉及商標(biāo)共存同意書(shū)的案件均呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。

其三，對(duì)當(dāng)前準(zhǔn)備申請(qǐng)注冊(cè)的名稱進(jìn)行適當(dāng)?shù)母膭?dòng)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審理審查指南（2021）》中詳細(xì)列明了商標(biāo)近似的審查標(biāo)準(zhǔn)，如果通過(guò)“加字”的方式與在先阻礙商標(biāo)產(chǎn)生明顯區(qū)別，則商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的成功率則會(huì)大幅度提升。此種方式雖然對(duì)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)有種忍痛割愛(ài)的感覺(jué)，但是在出入不大的情況下無(wú)疑是一種花費(fèi)最小的方式。

以上三種方案，第一種和第二種的成本往往較高，且適用條件相對(duì)苛刻。相比較而言，第三種方案的花費(fèi)和時(shí)間成本都相對(duì)較低，往往被大部分商標(biāo)申請(qǐng)人所采納。

二、幾個(gè)“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用案例

但是，近期筆者發(fā)現(xiàn)多起相對(duì)“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用案例，申請(qǐng)人的商標(biāo)因?yàn)樵谙冉粕虡?biāo)阻礙被駁回，申請(qǐng)人通過(guò)“加字”的方式順利通過(guò)了商標(biāo)審查，在實(shí)際使用過(guò)程中通過(guò)“技巧”性規(guī)避，“完美”達(dá)到了申請(qǐng)人最初的品牌設(shè)想。

例如：A公司的主營(yíng)產(chǎn)品為金屬門窗（尼斯分類為：0603），使用的產(chǎn)品名稱為“凱達(dá)”，但是在提交商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)B公司在多年前已經(jīng)在金屬門窗這個(gè)類別獲準(zhǔn)注冊(cè)了“凱達(dá)”商標(biāo)。A公司多次對(duì)B公司商標(biāo)提出撤銷和無(wú)效宣告，均以失敗告終，考慮到自己的生產(chǎn)的門窗在區(qū)域內(nèi)已經(jīng)小有名氣，經(jīng)營(yíng)者實(shí)在不甘另起爐灶。經(jīng)過(guò)認(rèn)真研讀國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中商標(biāo)近似判定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)者向商標(biāo)局提交了“凱達(dá)名”申請(qǐng)，順利避開(kāi)了在先“凱達(dá)”商標(biāo)的障礙，獲準(zhǔn)注冊(cè)。

但是在實(shí)際使用過(guò)程中，A公司一方面考慮到承繼之前本公司“凱達(dá)”品牌（未注冊(cè)商標(biāo)）積累的商譽(yù)和影響，另一方面在自己獲準(zhǔn)注冊(cè)的“凱達(dá)名”商標(biāo)的右上角打上了“?”標(biāo)識(shí)，但是在商標(biāo)后邊又加了一個(gè)“門”字。

“凱達(dá)名?門”牌門窗就此開(kāi)始更大規(guī)模的生產(chǎn)銷售。

這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

左圖：商標(biāo)申請(qǐng)圖樣右圖：商標(biāo)實(shí)際使用圖樣

除此案例外，筆者還遇到一家做汝瓷茶具公司在2103（瓷器、陶瓷）類別因他人在先“瑞晟”商標(biāo)的障礙，申請(qǐng)注冊(cè)了“瑞晟汝”商標(biāo)。一家做冒菜的經(jīng)營(yíng)者在43類（提供餐飲服務(wù)）因他人在先“三顧”近似商標(biāo)障礙，申請(qǐng)注冊(cè)了“三顧冒”商標(biāo)。和A公司一樣，這兩家公司的經(jīng)營(yíng)者在實(shí)際使用中同樣是使用了“瑞晟汝瓷”和“三顧冒菜”的名稱。不同的是“瑞晟汝瓷”的經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有打任何“?”標(biāo)識(shí)，“三顧冒菜”的經(jīng)營(yíng)者在使用中則用的是“三顧冒?菜”標(biāo)識(shí)。

這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

左圖：商標(biāo)申請(qǐng)圖樣右圖：商標(biāo)實(shí)際使用圖樣

三、這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用行為存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？

最初看到這幾個(gè)案例，不禁為經(jīng)營(yíng)者或者商標(biāo)代理人的idea稱贊。但是經(jīng)過(guò)深入的思考后，便產(chǎn)生了一些疑慮，這樣“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，是否存在相關(guān)隱患？

1、是否存在商標(biāo)不規(guī)范使用被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)？

《商標(biāo)法》第四十九條第一款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過(guò)程中，自行改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。

2、“凱達(dá)名?門”商標(biāo)算不算不規(guī)范使用？

一種意見(jiàn)認(rèn)為不屬于不規(guī)范使用。A企業(yè)在門窗（0603）類別申請(qǐng)了“凱達(dá)名”商標(biāo)，實(shí)際使用中人家也在商標(biāo)右上角打了“?”標(biāo)識(shí)，屬于規(guī)范使用。

另一種意見(jiàn)認(rèn)為屬于不規(guī)范使用。A企業(yè)雖然在門窗（0603）類別申請(qǐng)了“凱達(dá)名”商標(biāo)，但是實(shí)際使用中卻由加了一個(gè)字，屬于不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)的情形。

兩種意見(jiàn)初看好像都有一定道理，但孰是孰非，需進(jìn)一步厘清。

商標(biāo)是商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者為了將自己的商品或服務(wù)與他人提供的相同或近似的商品或服務(wù)區(qū)別的標(biāo)識(shí)，其核心在于識(shí)別來(lái)源。一旦商標(biāo)合法注冊(cè)，注冊(cè)人就享有商標(biāo)權(quán)，可以排斥他人在相同或類似的商品或服務(wù)上以容易導(dǎo)致混淆的方式使用相同或近似的標(biāo)志。而他人自然也不能再在相同或類似商品或服務(wù)上注冊(cè)相同或相似商標(biāo)，否則，會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)相互沖突的商標(biāo)權(quán)，損害在先注冊(cè)人的利益，也會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆。

就“凱達(dá)名?門”商標(biāo)而言，“凱達(dá)名?門”標(biāo)識(shí)是否屬于不規(guī)范使用，還應(yīng)以是否使“相關(guān)公眾”造成混淆為判斷標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（2020年修正），“相關(guān)公眾”是指與商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者或與這些商品或者服務(wù)的營(yíng)銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者。

那么就本文而言，相關(guān)公眾是否會(huì)對(duì)“凱達(dá)”與“凱達(dá)名?門”、“三顧”與“三顧冒?菜”、“瑞晟”與“瑞晟汝?瓷”產(chǎn)生混淆呢？

3、大腦的自動(dòng)糾錯(cuò)機(jī)制

大家可以試著以盡可能快的速度閱讀以下這句話：“研表究明，漢字的序順并不定一能影響閱讀，比如你看完這句話后，才發(fā)這現(xiàn)里的字全是亂的?！惫烙?jì)多數(shù)讀者在讀到最后的部分之前，都沒(méi)有意識(shí)到“這里的字都是亂的”。這是因?yàn)槿说拇竽X有“自動(dòng)糾錯(cuò)”機(jī)制，人們?cè)诳吹脚c我們熟悉的表達(dá)或相近的表達(dá)時(shí)，會(huì)覺(jué)得它就是原來(lái)的表達(dá)[3]。

人們?cè)凇罢J(rèn)牌購(gòu)物”時(shí)也會(huì)發(fā)生類似的情況：雖然人們看到的商標(biāo)與其了解的商標(biāo)并不相同，但如果差別并不大，會(huì)自動(dòng)激發(fā)大腦的“自動(dòng)糾錯(cuò)”機(jī)制。就“瑞晟汝?瓷”標(biāo)識(shí)而言，消費(fèi)者第一眼看到時(shí)，腦海中一定是將“瑞晟”和“汝瓷”兩個(gè)詞語(yǔ)分別開(kāi)來(lái)，把汝瓷當(dāng)做對(duì)茶具的描述，將“瑞晟”作為茶具的品牌。即使“凱達(dá)名?門”的經(jīng)營(yíng)者在“凱達(dá)名”右上角打上“?”標(biāo)識(shí)，但是對(duì)大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)將其誤認(rèn)為“凱達(dá)”牌門窗的可能性更大一些。

綜上，筆者更偏向于第二種意見(jiàn)，“凱達(dá)名?門”、“三顧冒?菜”、“瑞晟汝?瓷”的經(jīng)營(yíng)者存在不規(guī)范使用的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。

如果在先商標(biāo)權(quán)人就A企業(yè)“凱達(dá)名?門”向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無(wú)效宣告或者“撤銷連續(xù)三年不使用”申請(qǐng)，在商標(biāo)不規(guī)范使用的情況下，商標(biāo)同樣存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。

如果在先商標(biāo)權(quán)人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，A企業(yè)則可能面臨侵權(quán)賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

正所謂“商標(biāo)申請(qǐng)有門道，避免埋雷為首要。”

參考文獻(xiàn)：

[1]數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.

[2]馬長(zhǎng)治：剝繭抽絲——看商標(biāo)共存同意書(shū)的形式要件.

[3]王遷.《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》（第七版）[M],中國(guó)人民大學(xué)出版社，2021年.

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：葛勝濤

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

與光同行！2021年中國(guó)“40位40歲以下企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)精英”榜單揭曉

這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

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這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

這種“討巧”的商標(biāo)申請(qǐng)和使用，存在被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)嗎？