從對比文件的實施例中還原發(fā)明人本意以破壞技術啟示

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作者：上官錦濤 吳正明 趙慧 常州市權航專利代理有限公司

原標題：從對比文件的實施例中還原發(fā)明人本意以破壞技術啟示

創(chuàng)造性判斷“三步法”的第三步為“判斷要求保護的發(fā)明對所屬領域的技術人員來說是否顯而易見”，即判斷現(xiàn)有技術是否給出了將“三步法”的第二步中確定的區(qū)別特征應用到第一步確定的最接近現(xiàn)有技術中以解決其存在的技術問題（即第二步中確定的發(fā)明實際解決的技術問題）的技術啟示。該步驟既包括對現(xiàn)有技術公開的事實的認定過程，也包括基于認定事實進行的法律適用過程，相對于“三步法”的第一步、第二步，更容易代入主觀性的內(nèi)容。為保障創(chuàng)造性判斷結論的客觀性，需要綜合考慮多方面的因素。

尤其是在化學材料領域中，具備創(chuàng)造性的技術特征往往是隱性難以預見的，相較于創(chuàng)造性判斷三步法，化學材料類專利的答復中區(qū)別技術特征的挖掘顯得障礙重重，而如果挖掘不出有效的區(qū)別技術特征，僅憑解決不同的技術問題，審查員通常會認為是本領域技術人員可以輕松想到的，而不認可專利的創(chuàng)造性。

在《化學領域發(fā)明專利申請的文件撰寫與審查》一書中提到“實際上，在絕大多數(shù)發(fā)明或者實用新型專利申請中，申請人不僅會充分公開其實際作出的發(fā)明創(chuàng)造；而且，為了得到盡可能寬的保護范圍，申請人往往要在申請文件中對其發(fā)明創(chuàng)造進行某些抽象的概括和外延，使其描述的范圍遠遠超過實際上已經(jīng)作出的發(fā)明，以至于出現(xiàn)了某些主觀臆想或推測，實際上卻難以實現(xiàn)的空洞的技術內(nèi)容。這種現(xiàn)象在化學領域的發(fā)明專利申請中尤為突出。”

為了體現(xiàn)“先申請制”的原則，保證批準的專利限制在申請日時已經(jīng)作出的范圍內(nèi)，即原申請文件中詳細記載的、為本領域技術人員提供了具體而完整的技術情報，從而可以實施和再現(xiàn)的技術范圍內(nèi)。換句話說，就是原申請文件已經(jīng)充分公開的技術內(nèi)容。因此，這里所述的原申請文件記載的范圍，就是充分公開的范圍，而不應包括那些抽象的、空洞的、未充分公開，從而不能實施的內(nèi)容。

因此，從對比文件的客觀事實為依據(jù)還原對比文件中發(fā)明人的發(fā)明意圖來破壞多篇對比文件的結合。

 案情介紹：

發(fā)明專利申請?zhí)?02210024961.0，專利名稱“鑄造鐵基奧氏體抗蠕變鋼及其制備方法、應用”，在權利要求1中記載了如下方案：

一種奧氏體抗蠕變鋼，其特征在于，包括以下質量百分比的各組分：C：0 .2～0 .5；Si：0 .5～2 .0，Mn<0 .5；Cr：20～28；Ni：8～13；P≤0 .04；S≤0 .3；W：0 .5～2；N：0 .2～0 .4；余量為鐵及其他不可避免的雜質元素。

審查員檢索到了兩篇對比文件，D1-JP S54128922A和D2-CN 113862562A，其中涉及權利要求1創(chuàng)造性的為D1。

對比文件1 JP S54128922A 公開日1979年10月5日，公開了高溫強度優(yōu)良的耐熱鑄鋼，并具體公開了其組成：C 0.2-0.6%，Si 0.3-2.0%，Mn 0.30-2.0%，Cr 15-25%，Ni 2-8%，Nb 0.3-2.0%，N 0.05-0.3%，Co 2-8%，W 0.5-3.0，其余主要為鐵和少量不可避免的雜質。

在審查意見中，審查員對于各組分的評述如下：

同時審查員指出：對于區(qū)別特征Nb是強碳化物形成元素，Co是組織穩(wěn)定的有效元素，因此本領域技術人員可以根據(jù)鋼性能的要求對鈮和鈷元素進行選擇性添加，當省略其添加后其所起的作用相應消失，因此基于D1制備得到本申請文件對本領域技術人員來說是常規(guī)技術手段。

可以看出，在合金專利中，相較于化學類專利，其隱性區(qū)別技術特征更難發(fā)掘，即便專利的有益效果與對比文件之間存在較大差別，但是在主要組分被對比文件通過點、端、段形式重合后，合金中各元素的效果審查員均會以本領域技術人員結合公知常識可以得出在該組分下其有益效果是顯而易見的。

但是需要注意的是，本申請專利的申請日為2022年1月11日，而對比文件1的公開日為1979年10月5日，中間間隔了有40余年，因此發(fā)明人在1979年所處的時代背景下，其發(fā)明本身意圖是否真如審查員所認為的與本篇申請文件的發(fā)明意圖一致呢？這便需要回到對比文件1的客觀數(shù)據(jù)中對發(fā)明人的發(fā)明意圖進行還原。

本申請文件與對比文件1之間在文本內(nèi)容上還存在有隱性區(qū)別技術特征，即“奧氏體”結構，同時本申請文件的有益效果均為解決奧氏體鋼所具有的技術問題，因此得出D1為非奧氏體鋼一切問題便可迎刃而解。

但是，D1并未公開其不具備奧氏體結構合金，關于奧氏體合金的歷史早在1976年便有相關文獻披露，而奧氏體合金的一大關鍵信息為18-8定律，即奧氏體合金中含有最少18%的Cr和8%的Ni，對比文件1中Cr的含量較好的落在了這一區(qū)間，但Ni的含量僅有8%這一端點值落入范疇。

進一步的，通過對比文件1的說明書實施例部分進行挖掘，通過D1中表1（各種合金的化學組成）如下可見：  

3-13中，Ni的含量集散在4%-6%區(qū)間，距離8%這一臨界點的最接近值為7.84%，未達到奧氏體合金18-8定律的要求，基于實施例主體數(shù)值分布區(qū)間，可以推定，D1的耐熱鑄鋼為不具備奧氏體結構的合金，其權利要求中對于Ni的限定，8%這一端點值屬于“抽象的、空洞的、未充分公開，從而不能實施的內(nèi)容”，而本申請文件為奧氏體合金且解決的也是奧氏體合金所面對的技術問題，因此具備有創(chuàng)造性。

從上可以看出，站在1979年這一時間節(jié)點上，發(fā)明人的發(fā)明意圖并沒有對奧氏體鋼的構想，依據(jù)其說明書部分實施例的公開數(shù)據(jù)，而是為了擴大保護范圍而外延的權要范圍并在當今的技術條件下進行主觀臆想。

因此，所屬技術領域的技術人員在閱讀現(xiàn)有技術文獻時，除能夠獲知文字記載淺層的字面含義外，還應當能夠基于文字記載理解到現(xiàn)有技術深層傳遞的技術信息。對現(xiàn)有技術公開的技術信息的認定應當力求準確，既不應膚淺，也不應過度。所屬領域技術人員獲得的技術信息并非僅來自現(xiàn)有技術文獻中的最佳實施方式或者最佳實施例，而是應當來自對現(xiàn)有技術公開的全部內(nèi)容的整體認知。審查員審查創(chuàng)造性時，應當處于所屬技術領域的技術人員的角度全面還原現(xiàn)有技術發(fā)明人的原本意圖，其評價結論不應超過該原本意圖范圍。

綜上所述，從對比文件的客觀事實為依據(jù)還原對比文件中發(fā)明人的發(fā)明意圖來破壞多篇對比文件的結合，既是對申請文件創(chuàng)造性的有力答復，也是對對比文件發(fā)明人的發(fā)明意圖的尊重；挖掘其中隱性區(qū)別技術特征，除了需要掌握好專利創(chuàng)造性答復三步法，更需要敏銳的感知力與相關技術領域的知識基礎，在答復過程中不僅需要對申請文件說明書部分進行進一步挖掘，更需要對審查員找出的對比文件進行反向挖掘，立足對比文件的發(fā)明意圖來復現(xiàn)發(fā)明人的發(fā)明意圖，以破壞其與其余對比文件及公知常識結合的可能性。

參考文獻：

[1] 張清奎編著《化學領域發(fā)明專利申請的文件撰寫與審查》，知識產(chǎn)權出版社第3版

[2] 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會編著《專利復審委員會案例詮釋—專利授權其他實質性條件》，知識產(chǎn)權出版社，2011.8

[3] 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會編著《以案說法—專利復審、無效典型案例指引》，知識產(chǎn)權出版社，2018.9

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：上官錦濤 吳正明 趙慧 常州市權航專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從對比文件的實施例中還原發(fā)明人本意以破壞技術啟示（點擊標題查看原文）

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