以“pipedream”商標(biāo)侵權(quán)案探析未使用商標(biāo)的追溯性司法保護困境

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“本案重審一審判決在認(rèn)可權(quán)利商標(biāo)有效性的前提下認(rèn)定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)且不予賠償，體現(xiàn)了尊重我國實行的商標(biāo)注冊制度的同時兼顧實踐商標(biāo)權(quán)利本質(zhì)以利于市場交易的公平性。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭苑芳謝有林廣東哲誠律師事務(wù)所

摘要

鑒于我國采取商標(biāo)注冊制的保護制度，導(dǎo)致大量職業(yè)注冊人囤積或不正當(dāng)手段搶注商標(biāo)、進而通過高價轉(zhuǎn)讓或商業(yè)維權(quán)牟取利益，架空了商標(biāo)法的立法目的。據(jù)此，2019年《商標(biāo)法》第4條增加了“不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請予以駁回”限制性條款，本案恰好是司法機關(guān)在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中積極探索“未實際使用”的形式注冊商標(biāo)不應(yīng)當(dāng)給予實體保護的典型案例。

本案經(jīng)一審、二審及重審三次的司法審查，最終認(rèn)定：對于未投入“實際使用”而被撤銷的商標(biāo)，其注冊人在商標(biāo)撤銷公告之前提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟的，應(yīng)適用《商標(biāo)法》第64條第一款駁回原告的指控請求。本案是人民法院對“未投入實際使用”的形式注冊商標(biāo)不給予追溯性司法保護的新型判例，同時創(chuàng)造性適用《商標(biāo)法》第64條第1款認(rèn)定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該判決實際上是將“形式商標(biāo)”的學(xué)術(shù)理論應(yīng)用到司法實踐，擴張解釋其不產(chǎn)生實體保護的商標(biāo)權(quán)利，故而排除適用《商標(biāo)法》五十七條（一）、（二）進行侵權(quán)審查。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)侵權(quán) 撤銷未實際使用形式商標(biāo) 追溯性司法保護

案情簡介

原告洪某（以下簡稱：原告）以被告廣州某公司銷售帶有“ 以“pipedream”商標(biāo)侵權(quán)案探析未使用商標(biāo)的追溯性司法保護困境 ”情趣用品（下稱涉案商品）侵害其第9154341號“”注冊商標(biāo)（下稱：權(quán)利商標(biāo)）為由向廣州市天河區(qū)人民法院提起訴訟，并主張35萬元賠償。

本案原告2017年6月19日公證購買涉案商品，權(quán)利商標(biāo)撤銷復(fù)審行政訴訟仍在二審程序中（該注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷申請是案外人美國PD有限公司提出）。北京市高市級人民法院于2018年11月28日做出二審判決（2018京行終5285號）認(rèn)定權(quán)利商標(biāo)因2012年10月19日至2015年10月18日期間連續(xù)三年未投入商業(yè)使用被撤銷，隨后國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年12月20日對權(quán)利商標(biāo)做出撤銷公告。本案重審法院認(rèn)可了權(quán)利商標(biāo)在2018年12月20日前為有效商標(biāo)。

本案一審認(rèn)定權(quán)利商標(biāo)因已經(jīng)被撤銷，依據(jù)《商標(biāo)法》64條判定被告不承擔(dān)賠償責(zé)任。但未對權(quán)利商標(biāo)撤銷公告前的有效性以及是否構(gòu)成侵權(quán)進行評價。因此，本案二審法院以裁決事實不清、適用法律部分不當(dāng)為由發(fā)回重審。本案重審一審判決再次依據(jù)《商標(biāo)法》第64條，判定權(quán)利商標(biāo)在撤銷公告前具有商標(biāo)效力，但被告不構(gòu)成侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)，且已經(jīng)撤銷的形式商標(biāo)不具有保護的實質(zhì)利益，無需再給予追溯性的司法保護。

爭議焦點

爭議焦點一：權(quán)利商標(biāo)在起訴前三年是否投入真實、合法、有效的商業(yè)使用。

原告提交了權(quán)利商標(biāo)撤銷公告前所簽訂的合同、發(fā)票、報刊、宣傳圖片等。被告從超出核定范圍的使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)間的交易使用、以及非中國大陸的使用不屬于我國商標(biāo)法意義上的使用等進行抗辯，最終重審法院認(rèn)定原告提交的證據(jù)無法證明權(quán)利商標(biāo)在核定商品范圍內(nèi)進行了實際使用。

爭議焦點二：未投入實際使用的商標(biāo)使用是否給予追溯性的司法保護。

連續(xù)三年不使用而被撤銷的注冊商標(biāo)，其專用權(quán)自撤銷公告之日起消亡。因此原告主張其在撤銷公告前仍然是受《商標(biāo)法》保護的有效注冊商標(biāo)，有權(quán)依據(jù)《商標(biāo)法》57條主張被告停止侵權(quán)并獲得賠償。被告則從商標(biāo)法的立法目的、形式商標(biāo)喪失注冊商標(biāo)的基本功能、不產(chǎn)生權(quán)利保護的正當(dāng)性等理論，抗辯認(rèn)為原告商標(biāo)從未投入商業(yè)使用，未產(chǎn)生任何商譽，未發(fā)揮區(qū)分產(chǎn)源的本質(zhì)作用不應(yīng)給予已撤銷的權(quán)利商標(biāo)追溯性的司法保護。本案重審一審法院采納被告意見確定權(quán)利商標(biāo)為形式商標(biāo)不予追溯性司法保護。

爭議焦點三：被告銷售涉案商品是否構(gòu)成侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)。

原告主張涉案商品標(biāo)識近似、商品類似而落入權(quán)利商標(biāo)保護范圍。被告則以權(quán)利商標(biāo)未被實際使用則不具有混淆性前提進行抗辯確認(rèn)不存在商標(biāo)侵權(quán)的前提基礎(chǔ)。重審一審法院基于形式商標(biāo)不再給予追溯性司法保護的理論，排除《商標(biāo)法》第57條（二）、（三）項的適用，直接適用《商標(biāo)法》第64條1款認(rèn)為原告指控被告侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)沒有事實和法律依據(jù)，確認(rèn)被告銷售不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，最終駁回原告的所有訴訟請求。

核心意見

第一、從權(quán)利商標(biāo)的不正當(dāng)性，被告產(chǎn)品來源的正當(dāng)性入手影響法官心證，確定不侵權(quán)的抗辯立場。

筆者認(rèn)為，本案原告與被告屬于同業(yè)經(jīng)營者，兩者均相互熟悉。原告起訴目的在于抗衡案外人PD產(chǎn)品有限公司（PD公司2006年即在美國注冊“pipedream”商標(biāo)，系全球的情趣用品巨頭）提出的撤銷商標(biāo)行政案件，而起訴被告銷售來源于PD產(chǎn)品有限公司的涉案商品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?；诖?，被告著手收集美國在先的pipedream注冊商標(biāo)信息、PD公司存續(xù)證明、PD公司產(chǎn)品聲明、以及被告與原告的通話錄音等以證明原告熟知PD公司的在先pipedream品牌產(chǎn)品知名度，原告注冊商標(biāo)不具有正當(dāng)性。本案一審、二審、重審一審裁決雖未對原告的惡意注冊商標(biāo)行為進行評價，但在很大程度上影響法官心證，維持公平而認(rèn)定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

第二、從權(quán)利商標(biāo)撤銷公告前的使用證據(jù)細節(jié)入手，逐個擊破，對其形式商標(biāo)進行定性。

本案原告提起本案侵權(quán)之訴時，北京知識產(chǎn)權(quán)法院已經(jīng)對權(quán)利商標(biāo)予以撤銷，但原告為維持其形式商標(biāo)的有效性而向北京市高級人民法院提起二審。鑒于權(quán)利商標(biāo)存在不正當(dāng)注冊及不以使用為目的之嫌，其提供的使用證據(jù)必然存在為應(yīng)付訴訟而制造的痕跡。被告從證據(jù)細節(jié)逐個入手，即發(fā)現(xiàn)其存在關(guān)聯(lián)企業(yè)即股東均為原告的企業(yè)互相開具銷售發(fā)票、產(chǎn)品項目超出核準(zhǔn)范疇、未體現(xiàn)商品項目等使用證據(jù)瑕疵。由此，被告抗辯得出原告沒有對注冊商標(biāo)進行商標(biāo)法意義上的使用，并未累積任何商譽；更何況原告注冊商標(biāo)已經(jīng)喪失實體權(quán)利，不存在任何可保護價值與利益，無需再給予追溯性的司法保護。

第三、從混淆性概念入手，主張其未使用，不具有混淆性前提，進而也不存在商標(biāo)侵權(quán)的情形。

被告引入商標(biāo)近似侵權(quán)判斷的其中一要件 “混淆性”進行評價。鑒于權(quán)利商標(biāo)屬于“未實際使用”的形式商標(biāo)，其并未投入消費者市場，未使消費者產(chǎn)生從形式符號到產(chǎn)品來源之間的聯(lián)結(jié)，及時被告銷售帶有“pipedream”的情趣用品也不會造成消費者的混淆，因此也不存在商標(biāo)侵權(quán)的行為。本案重審一審判決雖排除原告適用《商標(biāo)法》57條的侵權(quán)請求權(quán)，但在適用64條第1款基礎(chǔ)上同時認(rèn)定被告不具有侵權(quán)的法律和事實依據(jù)的評價與被告所主張的“不具有混淆前提因此不構(gòu)成侵權(quán)”具有相同的效果。

判決結(jié)果

一審判決未對權(quán)利商標(biāo)撤銷公告前的權(quán)利進行評價，依據(jù)《商標(biāo)法》64條第1款判令被告構(gòu)成侵權(quán)，但駁回原告的賠償請求。

二審裁決認(rèn)定一審法院審查事實錯誤，法律適用部分不當(dāng)發(fā)回重審。

重審一審法院依據(jù)《商標(biāo)法》64條第1款判定原告指控的商標(biāo)侵權(quán)行為無事實和法律依據(jù)，并駁回原告的全部訴訟請求。

裁判文書

一、廣州市天河區(qū)人民法院一審：（2017）粵0106號民初21465號民事判決書；

二、廣州知識產(chǎn)權(quán)法院二審：2020粵73民終47號民事裁定書；

三、廣州市天河區(qū)人民法院發(fā)回重審一審：2020粵0106民初36066號民事判決書。

案例評析

第一、本案是將“形式商標(biāo)”的學(xué)術(shù)理論應(yīng)用到司法實踐的典范，人民法院從商標(biāo)法的立法目的認(rèn)為“商標(biāo)受保護的原因不在于標(biāo)識形式本身，而在于它所代表商品或服務(wù)及由商品或服務(wù)所體現(xiàn)的商譽。涉案商標(biāo)在有效期內(nèi)并未在核定使用的商品上實際使用，且因連續(xù)三年未使用已經(jīng)撤銷，該權(quán)利在有效期內(nèi)未能體現(xiàn)出其商業(yè)價值，亦沒有可保護的實質(zhì)利益存在，故對于涉案商標(biāo)專用權(quán)無需再給予追溯性的司法保護【重審判決書P10段2】。”該認(rèn)定對于注冊商標(biāo)撤銷前不享有商標(biāo)的實體權(quán)利進行合理的擴張解釋，是人民法院對“未投入實際使用”的形式注冊商標(biāo)不給予追溯性司法保護的新型判例，為當(dāng)下打擊非正常申請和惡意囤積商標(biāo)提供了明確的司法引導(dǎo)，具有積極的法律意義。

第二、本案在認(rèn)定商標(biāo)保護的實體權(quán)利是基于法定注冊還是基于實際使用產(chǎn)生商標(biāo)區(qū)分產(chǎn)源的功能時，重審一審法院兼顧了商標(biāo)注冊制度的權(quán)威性、商標(biāo)使用的價值和基本功能，認(rèn)為形式商標(biāo)不再給予追溯性司法保護，喪失適用《商標(biāo)法》第57條（一）、（二）、（三）項禁用權(quán)請求權(quán)利的基礎(chǔ)，創(chuàng)造性地適用《商標(biāo)法》第64條第1款認(rèn)為原告指控被告侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)沒有事實和法律依據(jù)，駁回原告的全部訴訟請求，該認(rèn)定亦是對現(xiàn)有《商標(biāo)法》關(guān)于該條款是“認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)但不賠或少賠”情形的突破，屬于對商標(biāo)法適用的新型案例。

結(jié)語和建議

我國實行商標(biāo)注冊取得制度，商標(biāo)權(quán)利的取得無需以使用為前提；但商標(biāo)權(quán)利的行使有賴于“商標(biāo)法意義上的使用”，即通過真實、有效、合法地在商業(yè)流通領(lǐng)域使用，使得消費者將具體的商標(biāo)注冊形式與商品、服務(wù)的來源建立起聯(lián)系，以達到商標(biāo)區(qū)分產(chǎn)源的本質(zhì)功能。本案原告以未投入實際使用的形式商標(biāo)欲行使其禁用權(quán)，違背商標(biāo)的本質(zhì)屬性，不應(yīng)賦予其《商標(biāo)法》第57條（一）、（二）、（三）款注冊商標(biāo)禁用權(quán)的請求權(quán)。本案重審一審判決在認(rèn)可權(quán)利商標(biāo)有效性的前提下認(rèn)定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)且不予賠償，體現(xiàn)了尊重我國實行的商標(biāo)注冊制度的同時兼顧實踐商標(biāo)權(quán)利本質(zhì)以利于市場交易的公平性。

（原標(biāo)題：以“pipedream”商標(biāo)侵權(quán)案探析未使用商標(biāo)的追溯性司法保護困境）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭苑芳謝有林廣東哲誠律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以“pipedream”商標(biāo)侵權(quán)案探析未使用商標(biāo)的追溯性司法保護困境（點擊標(biāo)題查看原文）

以“pipedream”商標(biāo)侵權(quán)案探析未使用商標(biāo)的追溯性司法保護困境

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