如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)搶注及惡意訴訟？ ?

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“近年來(lái)， 實(shí)務(wù)中出現(xiàn)多起惡意搶注商標(biāo)并起訴侵權(quán)案，本文試從實(shí)務(wù)及法律角度分析權(quán)利人的應(yīng)對(duì)策略?！?/strong>

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作者：陳少蘭 百一知識(shí)產(chǎn)權(quán)

概要

搶注商標(biāo)并惡意訴訟于法無(wú)據(jù)，且被告可主張合理費(fèi)用由原告承擔(dān)。建議對(duì)關(guān)聯(lián)商標(biāo)提前布局并進(jìn)行保護(hù)性注冊(cè)。權(quán)利人在無(wú)效被搶注的商標(biāo)后可主動(dòng)提起侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟。

近年來(lái)， 實(shí)務(wù)中出現(xiàn)多起惡意搶注商標(biāo)并起訴侵權(quán)案，本文試從實(shí)務(wù)及法律角度分析權(quán)利人的應(yīng)對(duì)策略。

一、多個(gè)在先判決不支持惡意訴訟

（一）王某與深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱歌力思公司）商標(biāo)侵權(quán)糾紛案，經(jīng)最高人民法院再審【(2014)民提字第24號(hào)案】駁回原告王某訴訟請(qǐng)求。

歌力思公司在第25類注冊(cè)了第1348583號(hào)商標(biāo)

但歌力思公司未在高度關(guān)聯(lián)的第18類上注冊(cè)。王某在第18類注冊(cè)了第4157840、第7925873號(hào)商標(biāo)，并起訴歌力思公司侵權(quán)。

該案一審二審，法院判決侵權(quán)成立，且歌力思公司及銷售方需停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用共計(jì)10萬(wàn)元。

最高人民法院再審后認(rèn)為：王某取得和行使歌力思商標(biāo)行為難謂正當(dāng)，其提起侵權(quán)之訴構(gòu)成權(quán)利濫用，不應(yīng)得到法律支持。

（二）此外，在優(yōu)衣庫(kù)商貿(mào)有限公司與廣州市指南針會(huì)展服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱指南針公司)、廣州中唯企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中唯公司）商標(biāo)侵權(quán)案中，一二審法院均認(rèn)定優(yōu)衣庫(kù)公司侵權(quán)成立。最高人民法院再審【（2018）最高法民再第394號(hào)】認(rèn)為，指南針公司、中唯公司以不正當(dāng)方式取得商標(biāo)權(quán)后，目標(biāo)明確指向優(yōu)衣庫(kù)公司等，意圖將該商標(biāo)高價(jià)轉(zhuǎn)讓不成后提出系列訴訟主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠(chéng)實(shí)信用原則，法院依法不予保護(hù)。

上述兩案均來(lái)自最高人民法院，在“同案同判”的大環(huán)境下，對(duì)于搶注商標(biāo)并惡意訴訟的，獲得支持可能性較低。

二、惡意訴訟中被告可主張合理費(fèi)用由原告承擔(dān)

《最高人民法院關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中被告以原告濫用權(quán)利為由請(qǐng)求賠償合理開支問(wèn)題的批復(fù)》明確指出：在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，被告提交證據(jù)證明原告的起訴構(gòu)成法律規(guī)定的濫用權(quán)利損害其合法權(quán)益,依法請(qǐng)求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等開支的，人民法院依法予以支持。

三、主動(dòng)對(duì)他人惡意注冊(cè)商標(biāo)及侵權(quán)提起訴訟

最好的防守就是進(jìn)攻，對(duì)于惡意搶注，也有不少成功的主動(dòng)狙擊案例。

（2019）蘇民終1316號(hào)案，“小米”訴“小米生活”案就屬于典型的權(quán)利人主動(dòng)發(fā)起的訴訟。

2010年4月21日，小米科技有限責(zé)任公司申請(qǐng)注冊(cè)第8228211 號(hào)“小米”商標(biāo)，核定使用商品包括手提電話、可視電話等。

2011年11月起，中山奔騰公司申請(qǐng)注冊(cè)第10224020 號(hào)、22005182號(hào)“小米生活”（注冊(cè)后判決前被無(wú)效）、“Mi life”（被駁回）商標(biāo)，核定使用商品包括電炊具、熱水器、電壓力鍋等。

此外，在中山奔騰公司注冊(cè)的90余件商標(biāo)中，有多件與小米科技公司“小米”“智米”標(biāo)識(shí)近似。

江蘇省高級(jí)人民法院最終認(rèn)定侵權(quán)成立且惡意明顯，支持對(duì)中山奔騰公司的懲罰性賠償5000萬(wàn)元，且麥大亮因幫助侵權(quán)而需承擔(dān)連帶責(zé)任。

法院主要基于以下事實(shí)與法律作出以上判決：

（一）搶注明顯。

（二）侵權(quán)惡意明顯且規(guī)模大：直到二審期間，中山奔騰公司仍在持續(xù)宣傳、銷售被訴侵權(quán)商品，侵權(quán)商品多，數(shù)量多，規(guī)模大。被訴侵權(quán)商品被上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)定為不合格，導(dǎo)致原告良好聲譽(yù)受損。

（三）依法被宣告無(wú)效的注冊(cè)商標(biāo),專用權(quán)視為自始不存在,被告需承擔(dān)商標(biāo)無(wú)效宣告前后的侵權(quán)賠償責(zé)任。

四、類似案件的啟示

（一）注冊(cè)商標(biāo)時(shí)適當(dāng)放寬注冊(cè)范圍，對(duì)于高度關(guān)聯(lián)類別提前布局甚至全類注冊(cè)。

（二）對(duì)惡意搶注及時(shí)提起無(wú)效宣告并主動(dòng)提出侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟。

（三）為強(qiáng)化威懾，起訴時(shí)嘗試將侵權(quán)人股東或經(jīng)營(yíng)者自然人作為共同被告。

（原標(biāo)題：如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)搶注及惡意訴訟）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 百一知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)搶注及惡意訴訟？ （點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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