一件復(fù)雜專利被全部無效的背后 ?

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“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)發(fā)明專利‘一種同軸線剝線機(jī)’（申請(qǐng)?zhí)?00910260248.0）做出宣告專利權(quán)全部無效的審查決定。本文對(duì)其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)復(fù)盤梳理?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金永剛朱鵬廣東君龍律師事務(wù)所

近期，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)發(fā)明專利“一種同軸線剝線機(jī)”（申請(qǐng)?zhí)?00910260248.0）做出宣告專利權(quán)全部無效的審查決定[1]。該專利技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜，最終被全部無效，有較多經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)。現(xiàn)將其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)復(fù)盤梳理，供參考借鑒。

一、加強(qiáng)組織

該案產(chǎn)生緣由來自于專利訴訟，在進(jìn)入訴訟程序后提出無效宣告，具有較強(qiáng)時(shí)間緊迫性。在對(duì)疑似侵權(quán)情況進(jìn)行確認(rèn)分析后，隨即進(jìn)入無效工作進(jìn)程。

如圖1所示，首先明確專案責(zé)任人，以及技術(shù)負(fù)責(zé)人、法律負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人和客戶負(fù)責(zé)人，確定各自的責(zé)任分工和協(xié)作關(guān)系。

圖1 參與無效宣告案件的人員組織架構(gòu)

專案責(zé)任人，負(fù)責(zé)該案的內(nèi)外協(xié)調(diào)、進(jìn)程把控和重難點(diǎn)問題研討；技術(shù)負(fù)責(zé)人，本技術(shù)領(lǐng)域的專利代理師，負(fù)責(zé)無效事務(wù)的技術(shù)分析和口審；法律負(fù)責(zé)人，專利律師，負(fù)責(zé)該案訴訟事務(wù)和庭審；行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)保障協(xié)調(diào)和督促監(jiān)督；客戶負(fù)責(zé)人，由客戶指定專人負(fù)責(zé)協(xié)助案情分析，以及提供外部信息和指引。另外，該案執(zhí)行過程中，通過內(nèi)嵌其中的業(yè)務(wù)鏈、服務(wù)鏈和監(jiān)督鏈，確保高效運(yùn)轉(zhuǎn)和問題及時(shí)歸零。

其次，做好技能融合。鑒于該案的技術(shù)復(fù)雜性較高，如圖2所示，先由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)涉案專利[2]進(jìn)行全面分析，向其他相關(guān)人員進(jìn)行講解說明。法律負(fù)責(zé)人的專業(yè)技術(shù)背景盡管不強(qiáng)，但也需要充分理解該案的技術(shù)內(nèi)容，具有在法庭上獨(dú)立向法官講清技術(shù)細(xì)節(jié)的能力。技術(shù)負(fù)責(zé)人同樣需要掌握法人法語、訴訟流程、訴訟策略等內(nèi)容，具有高效配合律師庭審舉證和技術(shù)答疑的能力。

技能融合訓(xùn)練，主要是針對(duì)律師和專利代理師，不僅貫穿于本案實(shí)務(wù)中，也是日常內(nèi)訓(xùn)的一個(gè)重要板塊，是實(shí)習(xí)專利律師和專利工程師共同參與的能力提升工程。從大量的專利訴訟實(shí)踐來看，必須要以全局觀來看待專利訴訟過程中的無效宣告，否則容易造成無效宣告與專利訴訟之間脫節(jié)，影響最終訴訟目的達(dá)成。因此，面對(duì)無效時(shí)應(yīng)當(dāng)通過加強(qiáng)技能融合訓(xùn)練，適應(yīng)當(dāng)今專利訴訟領(lǐng)域深刻變化的內(nèi)在需求。

圖2涉案專利的剖視圖

二、精準(zhǔn)施策

無效宣告的關(guān)鍵就是要找到和涉案專利密切相關(guān)的證據(jù)文件，重點(diǎn)是找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)。該案是在2009年申請(qǐng)，鑒于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)專利的總體存量并不多，并且在該案授權(quán)審查過程中，對(duì)比文件包括美國(guó)專利和歐洲專利，因此檢索的主方向是以國(guó)外專利為主、國(guó)內(nèi)專利為輔。

除了明確檢索任務(wù)分工外，還加強(qiáng)與客戶負(fù)責(zé)人溝通，尤其提供該產(chǎn)品的域外主要生產(chǎn)廠家和上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)，展開對(duì)這些企業(yè)申請(qǐng)專利的檢索，增強(qiáng)了檢索方向的聚焦性。最終確定4件美國(guó)專利為證據(jù)文件，其中3件是涉及“剝線機(jī)”相關(guān)產(chǎn)品，1件是涉及“剝線爪”核心部件，如圖3所示，這是技術(shù)方案最接近涉案專利的證據(jù)1[3]中的剝線機(jī)剖視圖。

圖3最接近涉案專利的剝線機(jī)剖視圖

與此同時(shí)，還組織人員到企業(yè)實(shí)地調(diào)研，對(duì)涉案產(chǎn)品進(jìn)行解剖式分析，并與涉案專利進(jìn)行細(xì)節(jié)性比對(duì)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)該專利技術(shù)方案的理解。還通過與一線工人、工程師等進(jìn)行深入交流，了解相關(guān)產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)、升級(jí)換代情況，以及涉案專利中可能沒有涉及到的技術(shù)特征等情況。真正做到了對(duì)涉案產(chǎn)品“不捂蓋子”、充分剖析。

根據(jù)檢索到的證據(jù)文件和對(duì)涉案產(chǎn)品的分析，最終確定無效宣告策略是對(duì)涉案專利的全部權(quán)利要求進(jìn)行無效，無效理由均是以不具有創(chuàng)造性來進(jìn)行。具體落實(shí)則是由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。在戰(zhàn)術(shù)層面上，也同步著手實(shí)施無效宣告結(jié)果不利情況下的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，主要是瞄準(zhǔn)涉案產(chǎn)品不侵權(quán)這一指向，注重雙方法律溝通，商討和解可能性，示弱性表明涉案專利技術(shù)復(fù)雜度高和無效難度大。具體落實(shí)則是由法律負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。

三、充分預(yù)演

在提出無效宣告請(qǐng)求到舉行口審這兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，不僅會(huì)收到專利權(quán)人提交的意見陳述書并進(jìn)行答復(fù)，還要預(yù)判審查員在口審過程中會(huì)關(guān)注的主要問題和專利權(quán)人爭(zhēng)辯的關(guān)鍵地方，需要有針對(duì)性的進(jìn)行準(zhǔn)備和預(yù)演。同時(shí)，在準(zhǔn)備過程中保持對(duì)證據(jù)的繼續(xù)收集和補(bǔ)強(qiáng)。

第一次預(yù)演，重點(diǎn)解決基礎(chǔ)準(zhǔn)備問題。基礎(chǔ)準(zhǔn)備問題主要包括人員準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備、流程準(zhǔn)備、場(chǎng)地準(zhǔn)備等基礎(chǔ)性工作。確定技術(shù)負(fù)責(zé)人為口審第一發(fā)言人，替補(bǔ)人員也要是本領(lǐng)域的其他專利代理師，確保該發(fā)言人對(duì)技術(shù)理解和說明準(zhǔn)確到位；口審材料準(zhǔn)備齊全，包括文件目錄、涉案專利文件、無效宣告請(qǐng)求書、專利權(quán)人的意見陳述書、證據(jù)文件、涉案產(chǎn)品的圖片視頻等。確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容標(biāo)注清楚，特別是證據(jù)文件均是英文材料，需要同時(shí)準(zhǔn)備原文和譯文，做到二者一一對(duì)應(yīng)；按照口審的一般流程，組織人員分別飾演專利權(quán)人和審查員，演練口審過程，并向第一發(fā)言人提出能夠想到的各種問題；由于采用遠(yuǎn)程視頻方式進(jìn)行口審，對(duì)場(chǎng)地布置、通信線路、顯示設(shè)備、人員著裝等，做出檢查和要求。

第二次預(yù)演，重點(diǎn)解決臨場(chǎng)互動(dòng)問題。臨場(chǎng)互動(dòng)問題主要包括正確理解、快速反應(yīng)、準(zhǔn)確定位、有效應(yīng)答、協(xié)同配合、精準(zhǔn)呈現(xiàn)等現(xiàn)場(chǎng)工作。在前期準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，如何能夠在口審現(xiàn)場(chǎng)有限的時(shí)間內(nèi)，準(zhǔn)確高效的向?qū)彶閱T進(jìn)行解釋說明，對(duì)于審查結(jié)論至關(guān)重要。對(duì)于本案而言，對(duì)涉案專利的附圖上均進(jìn)行了技術(shù)特征標(biāo)注，如圖4所示，便于據(jù)圖進(jìn)行說明。

圖4 對(duì)涉案專利附圖標(biāo)注說明

還進(jìn)一步對(duì)所有的口審材料做了電子文檔轉(zhuǎn)化處理，每個(gè)技術(shù)特征在電子文檔中都可以通過搜索快速找到。針對(duì)證據(jù)文件是英文的特點(diǎn)，采取完全自主翻譯的方式進(jìn)行，這樣可以更加準(zhǔn)確理解英文中相關(guān)技術(shù)特征的含義，能夠細(xì)節(jié)化的提出有針對(duì)性的疑問供大家討論。另外，就是把涉案產(chǎn)品中的主要技術(shù)部件的工作原理和構(gòu)造，通過拆分后拍攝視頻加圖文解釋的方式制作成短視頻，為每一個(gè)短視頻編號(hào)和備注，隨時(shí)可以調(diào)用并通過屏幕進(jìn)行顯示說明。

通過預(yù)演演練，實(shí)現(xiàn)對(duì)該案口審的立體化、全方位準(zhǔn)備，不僅提升了主要發(fā)言人的自信心，更有利于減少和避免可能出現(xiàn)的各種疏漏。

四、高效口審

口審如期舉行。首先，在最接近的現(xiàn)有技術(shù)與涉案專利權(quán)利要求1的區(qū)別技術(shù)特征確認(rèn)環(huán)節(jié)，對(duì)方提出了更多的區(qū)別技術(shù)特征，這在先期轉(zhuǎn)交的無效程序意見書中已經(jīng)表明過。

對(duì)此，在技術(shù)特征較多的前提下，必須要抓住關(guān)鍵區(qū)別技術(shù)特征，至于其他區(qū)別技術(shù)特征，則應(yīng)當(dāng)考慮是否被證據(jù)文件和涉案專利本身隱含公開。例如，其中的“第一滾輪”和“第二滾輪”被證據(jù)1中圖示公開；“刀片推刀座”、“定位片推刀座”以及二者“分離式嵌合”結(jié)構(gòu)，屬于涉案專利背景技術(shù)中提及的技術(shù)方案，這與證據(jù)1是相同的構(gòu)造和原理；以及，對(duì)方還爭(zhēng)辯推刀桿為空心結(jié)構(gòu)，但其權(quán)利要求對(duì)此并沒有體現(xiàn)。

接著，就是圍繞關(guān)鍵區(qū)別技術(shù)特征是否被證據(jù)2[4]公開，以及是否與最接近的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)1具有結(jié)合的啟示。這里主要就是涉及到“刀架”、“定位架”、“刀臂”和“刀片”，如圖5和圖6所示，這些技術(shù)特征在構(gòu)造和作用上均與涉案專利相同，這是前期重點(diǎn)準(zhǔn)備的地方，通過抽絲剝繭式的分析說明，增強(qiáng)說服力。

對(duì)方又基于證據(jù)1是雙刀片和證據(jù)2是四刀片，認(rèn)為二者存在結(jié)合上的障礙。對(duì)此，一方面說明這種刀片數(shù)量上的差異并沒有帶來二者在剝皮原理上的差異，另一方面則是表明證據(jù)1和證據(jù)2歸屬同一申請(qǐng)人，證據(jù)2屬于對(duì)證據(jù)1剝線機(jī)技術(shù)的延續(xù)專利申請(qǐng)，證據(jù)2中記載有“可參照EP-A-195932理解對(duì)此控制器件12b的機(jī)制的詳細(xì)說明”，其中“EP-A-195932”與證據(jù)1是同族專利，技術(shù)方案基本相同。因此，二者不存在結(jié)合上的障礙?？趯徱粋€(gè)月后國(guó)知局做出了無效宣告決定。

圖5 涉案專利的刀架附圖

圖6 證據(jù)2的刀架附圖

參考文獻(xiàn)：

1.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，無效宣告請(qǐng)求審查決定書（第56531號(hào)），2022.06.

2.一種同軸線剝線機(jī)，CN101764379B，申請(qǐng)日2009.12.25

3.旋轉(zhuǎn)剝線器，US4745828，申請(qǐng)日1986.02.21

4.切割和/或剝離設(shè)備的布置，US5010797，申請(qǐng)日1988.06.23

5.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，以案說法-專利復(fù)審、無效典型案例指引，2018.09.

（原標(biāo)題：一件復(fù)雜專利被全部無效的背后--兼說技能融合與團(tuán)隊(duì)協(xié)作）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金永剛朱鵬廣東君龍律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：一件復(fù)雜專利被全部無效的背后（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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