企業(yè)如何有效應(yīng)對NPE訴訟？ ?

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“NPE：專利非實(shí)施主體或非應(yīng)用實(shí)體，其存在的主要目的是為通過自身持有的專利對其他專利實(shí)施主體發(fā)起訴訟或其他手段以達(dá)到盈利的目的?！?/p>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：丁偉 四川知石律師事務(wù)所

一、NPE訴訟

（一）什么是NPE

2022年8月5日最高人民法院民事裁定書（（2022）最高法知民終 134 號(hào)）準(zhǔn)許深圳某技術(shù)有限公司撤回上訴，一審判決自本裁定書送達(dá)之日起發(fā)生法律效力。

回顧案情，我們發(fā)現(xiàn)作為原告的深圳某公司與被告成都某信息公司并不存在同業(yè)競爭關(guān)系，而且在此之間二者并沒有任何聯(lián)系或者糾紛，為何深圳某公司要對成都某信息公司發(fā)起訴訟呢？

通過對深圳某公司的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司沒有官網(wǎng)，也查不到任何宣傳的信息，也無法確定該公司的主營產(chǎn)品是什么。通過對其股權(quán)結(jié)構(gòu)的分析，其股權(quán)結(jié)構(gòu)中存在一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司，該知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司的法定代表人也正是本案中原告深圳某公司的法定代表人。并且近三年來該公司在廣州、上海、成都等地發(fā)起了10余次發(fā)明專利侵權(quán)訴訟。通過上述的分析調(diào)查，我們認(rèn)為本案的原告深圳某公司比較符合NPE公司的相關(guān)特征。

NPE：專利非實(shí)施主體或非應(yīng)用實(shí)體，其存在的主要目的是為通過自身持有的專利對其他專利實(shí)施主體發(fā)起訴訟或其他手段以達(dá)到盈利的目的。

（二）NPE發(fā)起訴訟的成本

通過上述深圳某公司訴成都某公司的案情分析，我們基本可以確定該案屬于NPE訴訟。本案被告涉訴的侵權(quán)產(chǎn)品，是被告的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品，該產(chǎn)品占該公司主營業(yè)務(wù)收入60%以上。雖然原告請求的侵權(quán)訴訟賠償金額僅為100萬，相對于該產(chǎn)品帶來的營業(yè)收入相差甚遠(yuǎn)。但一旦侵權(quán)成立，該產(chǎn)品面臨的是在各大應(yīng)用市場下架，給被告帶來的損失是無法估計(jì)的。而我們反觀原告深圳某公司對于該案訴訟費(fèi)用的成本投入是極小的，即使該案以原告敗訴告終。從目前已知成本合計(jì)投入的金額不會(huì)超過5萬元。

NPE公司和遭遇NPE訴訟的公司在費(fèi)用成本上的差距巨大，NPE公司采取“搏一搏，單車變摩托”的思路，即使有損失可能僅僅是“單車”上的一個(gè)零件，并不影響其繼續(xù)對其他主體發(fā)起挑戰(zhàn)。并且一旦NPE獲得訴訟勝利，NPE公司的獲利一定是巨大的。對于遭受敗訴的企業(yè)來說，更是難以估計(jì)損失的災(zāi)難性考驗(yàn)。

（三）未來成都本土企業(yè)遭遇NPE大規(guī)模訴訟的可能性

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示截止2021年，成都目前上市公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)139家，2021年成都企業(yè)融資事件共160起，融資金額272億元。成都本土企業(yè)快速發(fā)展積極籌備上市，潛在上市企業(yè)群體龐大，但成都本土企業(yè)普遍知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局和維權(quán)的意識(shí)薄弱。

最近幾年國內(nèi)的NPE的模式逐漸成熟，深圳地區(qū)涌現(xiàn)了大量的NPE公司，例如“深圳市某知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司”，從2020年開始，先后起訴了廣東、湖北、四川的化肥公司，以及本案中原告也在廣東、上海、四川發(fā)起了多起訴訟，針對的目標(biāo)群體都比較明確，這些目標(biāo)群體普遍都是發(fā)展較快，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)又相對薄弱。

NPE 具有強(qiáng)烈的訴訟傾向，NPE通過其專利獲取利益的主要方式就是專利許可，他人未經(jīng)許可而實(shí)施專利，其必然會(huì)通過訴訟的方式來維權(quán)，以維持其“許可 - 獲利”的商業(yè)模式。NPE 和專利實(shí)施者之間往往沒有競爭關(guān)系，其本身也不銷售任何產(chǎn)品或提供某種服務(wù)，所以是否采取訴訟活動(dòng)不會(huì)過多的考慮商務(wù)上的競爭合作、品牌影響等因素，而是會(huì)考慮獲利因素。所以未來成都本土企業(yè)遭遇大規(guī)模的NPE訴訟的可能性是極大的。

二、如何有效應(yīng)對NPE訴訟

目前高新技術(shù)企業(yè)或者潛在上市的企業(yè)普遍對NPE懷有敵意。他們認(rèn)為NPE的出現(xiàn)不僅僅會(huì)使企業(yè)蒙受損失，還阻礙科技創(chuàng)新的發(fā)展和增加企業(yè)研發(fā)過程中的費(fèi)用。

如何有效的應(yīng)對此類訴訟：

（一）“打鐵還需自身硬”，核心產(chǎn)品的專利布局

企業(yè)針對自己核心產(chǎn)品進(jìn)行有效的專利布局，形成覆蓋創(chuàng)新技術(shù)的核心方案和關(guān)鍵特征的一系列基礎(chǔ)專利，涵蓋各類優(yōu)化改進(jìn)、技術(shù)結(jié)合、應(yīng)用擴(kuò)展等的外圍專利保護(hù)圈，以橫縱交叉畫圈的方式逐步擴(kuò)大企業(yè)技術(shù)的權(quán)利網(wǎng)，并根據(jù)技術(shù)的發(fā)展、產(chǎn)品的升級(jí)換代、市場需求和競爭環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整新的布局，織出一張細(xì)密的專利權(quán)保護(hù)網(wǎng)。

其次是培育高價(jià)值專利組合，合適的保護(hù)范圍、穩(wěn)定的權(quán)利要求，經(jīng)過有效布局的專利組合后，專利能夠通過彼此之間的協(xié)同支撐，使保護(hù)效力最大化，有效提升企業(yè)的防御競爭力，使企業(yè)的技術(shù)價(jià)值得到最大程度的實(shí)現(xiàn)。

（二）“未雨綢繆”，做好專利預(yù)警

專利預(yù)警有企業(yè)專利預(yù)警、行業(yè)專利預(yù)警等多個(gè)層次，不同層次的專利預(yù)警需要從不同的角度去理解，預(yù)警的內(nèi)容和范圍有所不同，在進(jìn)行專利預(yù)警時(shí)應(yīng)有所區(qū)別。

圍繞區(qū)域開展專利預(yù)警，能夠掌握目標(biāo)區(qū)域整體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競爭環(huán)境，識(shí)別目標(biāo)區(qū)域面臨的國內(nèi)外專利風(fēng)險(xiǎn)分布情況，為企業(yè)在區(qū)域采取針對性措施，化解全局性專利風(fēng)險(xiǎn)提供決策參考。圍繞特定產(chǎn)業(yè)開展專利預(yù)警，對于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展具有重要的作用，有利于防范行業(yè)性、系統(tǒng)性專利風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等中間組織聯(lián)合應(yīng)對和化解專利風(fēng)險(xiǎn)，由被動(dòng)防范逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)應(yīng)對。圍繞企業(yè)開展專利預(yù)警，能夠促進(jìn)企業(yè)提高專利意識(shí)，瞄準(zhǔn)企業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品或關(guān)鍵技術(shù)，解決具體的專利預(yù)警難題，幫助企業(yè)提升研發(fā)創(chuàng)新能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。

（三）“臨危不懼”運(yùn)用規(guī)則予以應(yīng)對

針對NPE的訴訟，企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)訴，采取專利無效程序、現(xiàn)有技術(shù)抗辯設(shè)計(jì)、合法來源抗辯、手段進(jìn)行積極的應(yīng)對。

對遭遇NPE訴訟的企業(yè)，對涉案專利提起專利無效是最重要、最有力的手段。通過提起專利無效程序，使得原本的訴訟中止，為企業(yè)爭取更多時(shí)間進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)或者收集更多證據(jù)去無效涉案專利。一旦無效成功，不僅僅徹底摧毀了NPE的商業(yè)目的，也提升了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)增強(qiáng)了核心競爭力。

（四）“后發(fā)制人”打擊NPE的權(quán)利濫用

NPE善于利用訴訟程序的特點(diǎn)，來占據(jù)優(yōu)勢地位，例如，針對同一被告、在多個(gè)法院發(fā)起多件侵權(quán)案件、提供少量證據(jù)、伺機(jī)撤訴后再重新起訴等手段。對于被訴企業(yè)來說，只能進(jìn)行被動(dòng)地抗辯或者專利無效，即使勝訴，被訴企業(yè)也將花費(fèi)不菲的成本費(fèi)用。企業(yè)對于這部分的費(fèi)用，是否可以采取“后發(fā)制人”的手段，對NPE進(jìn)行追償呢？

2021年6月3日，最高人民法院發(fā)布《最高人民法院關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中被告以原告濫用權(quán)利為由請求賠償合理開支問題的批復(fù)》，該《批復(fù)》指出：在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，被告提交證據(jù)證明原告的起訴構(gòu)成法律規(guī)定的濫用權(quán)利損害其合法權(quán)益,依法請求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等開支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起訴請求原告賠償上述合理開支。該《批復(fù)》明確了：當(dāng)原告的起訴行為超出合理范圍、損害了他人合法權(quán)益，則構(gòu)成權(quán)利濫用，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一定的賠償責(zé)任。

（五）“專業(yè)優(yōu)先”匹配合適的服務(wù)機(jī)構(gòu)

面對NPE訴訟需要選擇專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，NPE訴訟的專業(yè)性要求較高，需要一定的理工科背景、專利檢索分析能力、豐富的訴訟經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。在應(yīng)訴過程中，需要專項(xiàng)負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)對案件進(jìn)行項(xiàng)目管理，明確公司內(nèi)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟團(tuán)隊(duì)分工和職責(zé)；構(gòu)建有機(jī)協(xié)同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟合作團(tuán)隊(duì)；協(xié)同專利訴訟與和解談判。才能有效的應(yīng)對NPE發(fā)起的訴訟，維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)不僅只是解決一個(gè)NPE訴訟，還需要為企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理過程中提供集成化的服務(wù)模式。服務(wù)模式分為需求分析、方案制定、技術(shù)競爭情報(bào)分析、策劃及實(shí)施、項(xiàng)目管理策劃和動(dòng)態(tài)跟蹤六個(gè)模塊。整個(gè)模式的核心思想，是通過需求分析，了解技術(shù)背景和現(xiàn)狀，引導(dǎo)委托方挖掘、整理需求，以此為基礎(chǔ)制定分析方案；其次，通過技術(shù)競爭情報(bào)分析，從不同數(shù)據(jù)維度采集、整理、分析，并總結(jié)歸納得出結(jié)論，指導(dǎo)策劃后續(xù)解決方案并實(shí)施；通過解決方案的實(shí)施，提升委托方軟硬實(shí)力，進(jìn)而進(jìn)行各類項(xiàng)目、資質(zhì)、榮譽(yù)的項(xiàng)目策劃；最后，通過動(dòng)態(tài)跟蹤，對解決方案進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)更新調(diào)整，以保證服務(wù)的及時(shí)性、全面性和準(zhǔn)確性。

（原標(biāo)題：遭遇NPE訴訟的應(yīng)對策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：丁偉 四川知石律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 企業(yè)如何有效應(yīng)對NPE訴訟？ （點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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