規(guī)制商標代理機構(gòu)惡意注冊！淺析《商標法》第十九條第四款之規(guī)定

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“本文將結(jié)合幾則司法案例，淺析構(gòu)成違反《商標法》第十九條第四款之規(guī)定的考量因素?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：商晨

自2003年國家取消了有關(guān)商標代理機構(gòu)的設立和商標代理人資格的行政審批程序后，商標代理行業(yè)得到了迅速發(fā)展。但是，由于準入標準放低，商標代理活動中出現(xiàn)了一些混亂現(xiàn)象，嚴重擾亂了商標市場秩序。為了解決這一問題，2013年商標法修正時增加了第十九條第四款規(guī)定：“商標代理機構(gòu)除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標?！?/p>

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2015年發(fā)布的《關(guān)于對商標代理機構(gòu)申請商標注冊的審查決定的說明》中指出：“如未在商標局備案的商標代理機構(gòu)申請注冊的商標被初步審定或被核準注冊,任何人可以通過異議程序或商標注冊無效宣告程序要求不予核準注冊或宣告該注冊商標無效。”

此后，于2019年頒布的現(xiàn)行商標法中對第三十三條、第四十四條規(guī)定進行了修訂，明確了對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內(nèi)，任何人認為違反本法第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標局提出異議；對已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十九條第四款規(guī)定的，由商標局宣告該注冊商標無效，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。

通過絕對理由規(guī)制商標代理機構(gòu)的不正當注冊行為，體現(xiàn)了商標管理部門打擊商標代理機構(gòu)的搶注、囤積商標等惡意注冊的力度不斷加強。但在大量異議、無效宣告案件及后續(xù)司法程序中，對《商標法》第十九條第四款的具體適用上產(chǎn)生了許多爭議。本文將結(jié)合幾則司法案例，淺析構(gòu)成違反《商標法》第十九條第四款之規(guī)定的考量因素。

一、“代理服務”的認定依據(jù)

《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第十四條規(guī)定：“接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜，包括代理商標注冊申請、變更、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、異議、撤銷、評審、侵權(quán)投訴，提供商標法律咨詢、擔任商標法律顧問、代理其他有關(guān)商標事務等，屬于商標代理業(yè)務?！?/p>

案例一：華潤（集團）有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告(商標)二審行政判決書 (2019)京行終8545號

法院認定：訴爭商標指定使用服務為第45類4506群組：知識產(chǎn)權(quán)咨詢,版權(quán)管理,知識產(chǎn)權(quán)許可,知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督,法律研究,訴訟服務,計算機軟件許可(法律服務),域名注冊(法律服務),仲裁,調(diào)解。訴爭商標核定使用于“知識產(chǎn)權(quán)咨詢、版權(quán)管理”等服務上，與甘肅華科潤公司的代理服務內(nèi)容一致，故訴爭商標的申請注冊未違反2013年商標法第十九條第四款規(guī)定。

案例解析：對于商標代理機構(gòu)申請注冊商標范圍的認定，宜從法律規(guī)范的文義解釋出發(fā)，在遵循法律規(guī)范文本含義的基礎(chǔ)上理解和適用法律。在具體實踐中，根據(jù)《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第十四條及2021年商標局公布的《商標審查審理指南》規(guī)定，商標代理機構(gòu)的代理服務應以《類似商品和服務區(qū)分表》中對應的第四十五類4506類似群組服務內(nèi)容為限。

二、商標申請人未從事商標代理業(yè)務或未備案對“商標代理機構(gòu)”認定的影響

《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第十四條規(guī)定：“已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標代理業(yè)務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”，一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認定“商標代理機構(gòu)”的依據(jù)?！?/p>

案例二：梁華訴國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回復審(商標)再審行政裁定書 (2020)最高法行申14080號

法院認定：梁華為個體工商戶蕪湖市金壘電子商務事務所的經(jīng)營者。營業(yè)執(zhí)照顯示，梁華在申請注冊訴爭商標時，其經(jīng)營范圍包括“商標代理服務”項目，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”，其是否實際從事相關(guān)商標代理服務以及是否備案并非認定商標代理機構(gòu)的必要條件。

案例三：橫琴國際知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回復審(商標)二審行政判決書 (2021)京行終4978號

法院認定：根據(jù)在案證據(jù)顯示，橫琴國際公司在訴爭商標申請之時的經(jīng)營范圍包含“知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)咨詢及服務”等，上述服務涵蓋了提供商標法律咨詢等商標代理服務，雖然橫琴國際公司的商標代理資質(zhì)已經(jīng)注銷，但其仍屬于工商營業(yè)執(zhí)照中記載的從事商標代理業(yè)務的主體。此外，訴爭商標一旦獲準注冊，在商標有效期限內(nèi)，訴爭商標所有人隨時可以在經(jīng)營活動中改變其既有的經(jīng)營模式，故即使橫琴國際公司在訴爭商標申請之時并未從事商標代理服務，亦不能作為其排除認定“商標代理機構(gòu)”的當然理由。

案例解析：在商標申請之日時，①已經(jīng)備案從事商標代理業(yè)務的主體；②工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標代理業(yè)務的主體；③雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，均屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”。無論其實際經(jīng)營中因其主觀或者客觀因素是否從事或開展了商標代理業(yè)務以及是否在商標局備案，均不影響該條款的認定。

三、商標申請人變更經(jīng)營范圍對“商標代理機構(gòu)”認定的影響

申請人是否屬于“商標代理機構(gòu)”，通常應以申請人申請注冊商標時的經(jīng)營狀態(tài)為準。

（一）情況一：商標申請人曾為“商標代理機構(gòu)”，在商標申請日之前變更經(jīng)營范圍，不再包含“商標代理機構(gòu)”：

案例四：國家知識產(chǎn)權(quán)局訴天津牛商網(wǎng)絡有限公司駁回復審(商標)二審行政判決書 (2021)京行終9464號

法院認定：根據(jù)原審法院查明的事實，天津牛商公司在訴爭商標申請日前依法變更了經(jīng)營范圍，刪除“知識產(chǎn)權(quán)代理”業(yè)務。國家知識產(chǎn)權(quán)局有關(guān)申請人訴爭商標申請注冊之時的經(jīng)營范圍包括“商標代理、知識產(chǎn)權(quán)代理”項目的認定依據(jù)不足，同時國家知識產(chǎn)權(quán)局也未提交有效證據(jù)證明天津牛商公司從訴爭商標申請日至今有實際從事商標代理業(yè)務。因此，天津牛商公司不屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”。

（二）情況二：商標申請人在商標申請日之時為“商標代理機構(gòu)”，后變更經(jīng)營范圍：

案例五：北京小壕科技有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會、北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司無效宣告(商標)再審行政裁定書 (2018)最高法行申1518號

法院認定：小壕公司在訴爭商標申請注冊時，其營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含“商標轉(zhuǎn)讓與代理服務”，故屬于“經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構(gòu)”，是商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構(gòu)”。小壕公司后續(xù)變更經(jīng)營范圍的事實，不影響其申請注冊訴爭商標時屬于商標代理機構(gòu)的認定。

（三）情況三：商標申請人在商標申請日之后才變更為“商標代理機構(gòu)”：

案例六：深圳市圖拉斯科技有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回復審(商標)二審行政判決書 (2021)京行終7268號

法院認定：在案證據(jù)顯示，圖拉斯公司在提出訴爭商標申請注冊后不足一個月，即在經(jīng)營范圍中增加“商標代理”項目，雖然該“商標代理”項目后被刪除，但不足以否定圖拉斯公司以商標代理機構(gòu)身份申請注冊訴爭商標的事實。圖拉斯公司主張經(jīng)辦人變更經(jīng)營范圍時發(fā)生低級錯誤以及其實際經(jīng)營范圍不包含商標代理等并非否定其作為商標代理機構(gòu)申請注冊訴爭商標的合法理由。因此，訴爭商標的申請注冊違反了商標法第十九條第四款的相關(guān)規(guī)定。

案例解析：商標申請人的工商營業(yè)執(zhí)照曾記載有商標代理業(yè)務，但在商標申請日前已經(jīng)依法刪除了商標代理業(yè)務，在認定是否屬于商標代理機構(gòu)時，要審查其刪除商標代理業(yè)務是否具有規(guī)避法律的故意，如其雖然刪除了商標代理業(yè)務但仍實際從事商標代理業(yè)務，或者在申請日后又恢復商標代理業(yè)務的，可以視為其不當規(guī)避商標法第十九條第四款規(guī)定。

申請人在商標申請日之后變更企業(yè)經(jīng)營范圍不能被視為注冊障礙消除的情形。如果商標代理機構(gòu)都可以通過變更企業(yè)經(jīng)營范圍的方式注冊非代理服務商標，很可能會在客觀上縱容商標代理機構(gòu)違背誠實信用原則，出現(xiàn)以變更經(jīng)營范圍為名、以規(guī)避商標法第十九條第四款規(guī)定為實，利用自身業(yè)務優(yōu)勢惡意搶注商標的不誠信行為。

四、商標代理機構(gòu)申請商標后進行轉(zhuǎn)讓的行為對“商標代理機構(gòu)”認定的影響

《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第十四條規(guī)定：“商標評審程序中，訴爭商標從商標代理機構(gòu)轉(zhuǎn)讓至非商標代理機構(gòu)名下的，可以適用商標法第十九條第四款的規(guī)定進行審理?！?/p>

案例七：杭州金槳品牌管理有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告(商標)二審行政判決書 (2021)京行終9516號

法院認定：根據(jù)查明的事實可知，雖然訴爭商標在本案二審訴訟程序中轉(zhuǎn)讓至宅電舍公司名下，但該行為并不能否認在被訴裁定作出之時訴爭商標的注冊人杭州金漿公司具有“知識產(chǎn)權(quán)代理、商標事務代理”的經(jīng)營范圍，杭州金漿公司注冊訴爭商標的行為屬于2014年商標法第十九條第四款所禁止的行為。

案例解析：在商標申請行政程序或訴訟過程中，訴爭商標被轉(zhuǎn)讓給非商標代理機構(gòu)的，判斷訴爭商標的注冊申請是否違反商標法第十九條第四款之規(guī)定，一般仍應當以原申請人或訴爭商標的轉(zhuǎn)讓人在申請日的經(jīng)營狀態(tài)為準。訴爭商標由非商標代理機構(gòu)轉(zhuǎn)讓給商標代理機構(gòu)的，一般也應當適用商標法第十九條第四款予以規(guī)制。

結(jié)語

《商標法》第十九條第四款的修訂，旨在打擊商標代理機構(gòu)利用其職務便利，惡意搶注、囤積商標，擾亂正常注冊秩序的情形，這無疑給商標代理機構(gòu)和商標申請人分別敲響警鐘。對于商標代理機構(gòu)而言，在從事商標代理服務中應當遵守誠實信用原則，杜絕惡意注冊等不當行為。對于非商標代理機構(gòu)的一般商標申請人而言，在商標注冊申請時，一定要仔細核對經(jīng)營范圍，先刪減知識產(chǎn)權(quán)代理、商標代理等項目后再提交商標注冊，否則會導致商標駁回且無法再通過刪減經(jīng)營范圍而獲準注冊。

此外，對商標代理機構(gòu)在非商標代理服務上申請商標的嚴格規(guī)制，也為企業(yè)維權(quán)提供了有利的保障。但需要注意的是，在無特殊事由的情況下，不同商事主體依法獨立行使各自權(quán)利，不能因為關(guān)聯(lián)關(guān)系當然地將申請商標的權(quán)利屬性混為一體。故企業(yè)在遭遇商標搶注時，還需要收集更多搶注人與商標代理機構(gòu)之間具有密切關(guān)聯(lián)的證據(jù)、惡意注冊的證據(jù)，才有可能通過《商標法》第十九條第四款規(guī)定進行打擊，維護企業(yè)自身商標權(quán)利。

（原標題：淺析構(gòu)成違反《商標法》第十九條第四款之規(guī)定的考量因素）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：商晨

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：規(guī)制商標代理機構(gòu)惡意注冊！淺析《商標法》第十九條第四款之規(guī)定（點擊標題查看原文）

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