專利駁回勿放棄，爭取復(fù)審有機會

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“本文筆者根據(jù)專利案件復(fù)審處理的經(jīng)驗，重點討論發(fā)明專利案件被駁回時，針對專利創(chuàng)造性的幾種情況?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：涂年影 深圳精英創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

專利是推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的重要支撐，培育高價值專利推動高質(zhì)量發(fā)展是深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動高質(zhì)量發(fā)展的客觀要求。

2018年國家知識產(chǎn)權(quán)局啟動實施專利質(zhì)量提升工程，明確要求嚴把專利審查授權(quán)關(guān)和大力培育高價值核心專利，尤其是對發(fā)明專利而言，審查更加嚴格，每年均有大量發(fā)明專利被駁回。根據(jù)國知局發(fā)布的2021知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計年報顯示，全年在國內(nèi)共申請發(fā)明專利142.7萬余件，授權(quán)量為58.5萬件，授權(quán)率僅為41%，也就意味著每年約有80萬件發(fā)明專利被駁回。

絕大部分申請人以為，發(fā)明專利提交申請后授權(quán)或被駁回則表明專利申請流程結(jié)束，一旦被駁回則意味著專利申請失敗。國知局發(fā)布的2021知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計年報顯示，2021年受理專利復(fù)審請求7.6萬件，結(jié)案5.4萬件，復(fù)審程序的結(jié)案周期平均為16.4個月，被駁回后選擇進行復(fù)審的申請人不到10%。

其實，在發(fā)明被駁回后，仍然能夠通過復(fù)審來進行補救，甚至在復(fù)審程序作出維持駁回意見后，還能夠通過法律訴訟途徑進行補救。2021知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計年報中還提到，進行復(fù)審的案件中，復(fù)審成功并撤銷駁回的專利為47.2%，也即提交專利復(fù)審請求后，有將近一半的概率是能夠復(fù)審成功的。

而復(fù)審與專利案件的實質(zhì)審查也存在諸多區(qū)別，區(qū)別點見下表：

由于復(fù)審過程中由多名審查員組成合議組進行審理，且審查人員并非實質(zhì)審查過程中的審查員，因此觀點正確能夠很大概率被復(fù)審合議組認可。筆者根據(jù)專利案件復(fù)審處理的經(jīng)驗，重點討論發(fā)明專利案件被駁回時，針對專利創(chuàng)造性的以下幾種情況，建議發(fā)明人勿輕易放棄，若選擇提出復(fù)審請求，則能夠具有較大概率復(fù)審成功。

（一）審查員對技術(shù)方案及對比文件的理解是否存在偏差

筆者在處理復(fù)審案件過程中，曾經(jīng)出現(xiàn)審查員對技術(shù)方案理解上存在偏差的情況。在原案件的應(yīng)用場景、具體結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)方法與對比文件之間存在差別的情況下，審查員依然選擇引用存在差別的對比文件對原案件進行創(chuàng)造性評判，從而得出不正確的結(jié)論并對專利案件進行駁回。

例如，某案件實質(zhì)審查過程中，審查員認為原案件中的“以銅箔作為基材的石墨烯層改性的銅箔”類似于對比文件中的“采用高分子基導(dǎo)電復(fù)合材料作為基材的材料”；而實際情況則是對比文件中的“高分子導(dǎo)電功能層”相當(dāng)于“石墨烯”、對比文件中的“高分子導(dǎo)電功能層或高分子基復(fù)合功能層”僅相當(dāng)原案件中的“石墨烯基雙面導(dǎo)電膠帶”，原案件的“以銅箔作為基材的石墨烯層改性的銅箔”在對比文件中并不存在類似結(jié)構(gòu)，足以證明審查員對于案件的理解上存在偏差，后續(xù)針對這一理解內(nèi)容進行答辯，觀點被復(fù)審委員會接受并最終使案件授權(quán)。

若出現(xiàn)因?qū)彶閱T對方案理解存在偏差導(dǎo)致案件被駁回，在后續(xù)駁回答復(fù)過程中將對方案的正確理解及相關(guān)理由進行闡明，則能夠很大概率得到復(fù)審合議組的支持。

（二）對權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，審查員是否均找到相關(guān)文件進行引證

若權(quán)利要求書中，特別是權(quán)利要求1中，審查員認為技術(shù)特征為“本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)人員能夠輕易得出”、“本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段”；但在對比文件中并未公開相應(yīng)技術(shù)特征，且對比文件中也并不存在足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員對相關(guān)技術(shù)特征“產(chǎn)生聯(lián)想”的技術(shù)啟示，則通常是審查員找不到合適的文件對技術(shù)特征不具有創(chuàng)造性進行引證，審查員在沒有引證文件的支撐下主觀認定技術(shù)特征不具有創(chuàng)造性，而審查員所得出的不具有創(chuàng)造性的結(jié)論通常是缺乏事實和理論依據(jù)。

在后續(xù)駁回答復(fù)過程中針對審查員無發(fā)找到引證文件證明為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，可加強對相關(guān)技術(shù)特征具有創(chuàng)新性的說明，通過擺事實講道理證明相關(guān)技術(shù)特征不是現(xiàn)有技術(shù)，從而推翻審查員原本所認定的結(jié)論。

（三）說明書中是否仍然具有未添加至權(quán)利要求書的“具有新創(chuàng)性”的技術(shù)特征

在進行實質(zhì)審查答復(fù)過程中，說明書中仍然可能遺漏對部分重點內(nèi)容的分析；案件被駁回后，進行分析發(fā)現(xiàn)說明書中仍然有能夠體現(xiàn)方案創(chuàng)造性的技術(shù)特征并未在權(quán)利要求書中體現(xiàn)，則可將具有新創(chuàng)性的技術(shù)特征補充至權(quán)利要求1中，并針對性地陳述方案具有創(chuàng)造性的理由。新補充至權(quán)利要求1中的技術(shù)特征創(chuàng)造性較強，且理由陳述得當(dāng)，則很大概率能夠得到復(fù)審合議組的認可。

例如，某案件實質(zhì)審查程序中，原答復(fù)人員補充至權(quán)利要求1的技術(shù)特征“自動為當(dāng)前添加的主功能步驟加載與所述在先添加的主功能步驟一致的并行功能步驟”，審查員評價其缺乏新創(chuàng)新；復(fù)審程序中發(fā)現(xiàn)除了添加與主功能步驟一致的并行功能步驟，主功能步驟還同時繼承了并行功能步驟的排序特點，且這一“繼承排序特點”的技術(shù)方法在對比文件中均未公開，筆者在復(fù)審答復(fù)過程中從原案件說明書中補充“并繼承在先添加的主功能步驟的并行功能步驟的排序特點”這一具有創(chuàng)造性的技術(shù)特征后，進行針對性論述并得到復(fù)審合議組的認可，案件最終得以授權(quán)。

（四）對比文件之間是否具有較強的結(jié)合性

若實質(zhì)審查中審查員引用了多篇對比文件，通過多篇對比文件的技術(shù)特征結(jié)合來評述原案件不具有創(chuàng)造性，則在案件復(fù)審過程中，還可著重分析對比文件之間是否具有較強的結(jié)合性。若兩份對比文件之間技術(shù)領(lǐng)域、應(yīng)用場景、所解決的技術(shù)問題存在差別，則本領(lǐng)域技術(shù)人員根本無從將兩份對比文件的技術(shù)進行結(jié)合，從而在進行創(chuàng)造性評價時，得出與審查意見相反的結(jié)論。

例如，在某案件的實質(zhì)審查階段，審查員認為對比文件1能夠與對比文件2進行結(jié)合，然而筆者對兩份對比文件進行分析后發(fā)現(xiàn)，對比文件1中的技術(shù)方法是為了斷開網(wǎng)絡(luò)后提取移動終端信息，是用于解決移動警務(wù)領(lǐng)域提取移動終端信息的問題；對比文件2中技術(shù)方法是為了實現(xiàn)一對多的信息交互，其方法用于即時通信過程中的信息收發(fā)。則對比文件1在網(wǎng)絡(luò)斷開情況下是無法將對比文件2中需要網(wǎng)絡(luò)連接進行即時通信的技術(shù)方法，結(jié)合至對比文件1的，經(jīng)過分析可知對比文件2與對比文件1的結(jié)合性較弱。筆者在復(fù)審程序針對對比文件的結(jié)合提出質(zhì)疑并充分闡述理由，最終得到復(fù)審合議組的認可，案件也順利授權(quán)。

是否出現(xiàn)以上幾種情況，需要對駁回通知書、原申請文件及對比文件進行細致的對比分析從而判斷是否對案件進行復(fù)審；在專利被駁回時，申請人通常很難精準判斷案件是否適合復(fù)審以及復(fù)審成功的概率；當(dāng)然，若粗略判斷后，認為案件被駁回時疑似出現(xiàn)類似上述的情況，則可進一步委托專業(yè)代理機構(gòu)進行案件分析，并基于專利代理機構(gòu)提供的建議以及被駁回專利對于申請人的重要性，選擇是否對案件進行復(fù)審。與此同時，復(fù)審必須在收到駁回通知書3個月內(nèi)進行，若超出期限則很難合理使用復(fù)審權(quán)利。

（原標題：專利駁回勿放棄，爭取復(fù)審有機會）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：涂年影 深圳精英創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利駁回勿放棄，爭取復(fù)審有機會（點擊標題查看原文）

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