《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解（六）：專利復(fù)審制度

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“本次《專利法實(shí)施細(xì)則》修改，將原本只是部門(mén)規(guī)章規(guī)定的依職權(quán)審查原則，提升到法律規(guī)定的層面，提高了依職權(quán)審查的地位，也是對(duì)審查員復(fù)審工作的一個(gè)指導(dǎo)方向?！?/span>

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作者：李月春 北京志霖律師事務(wù)所

一、增加依職權(quán)審查

修改后的《專利法實(shí)施細(xì)則》（下稱細(xì)則）第六十七條相比于修改前，將第一款“專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為復(fù)審請(qǐng)求不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請(qǐng)求人，……”修改為“國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為復(fù)審請(qǐng)求不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定或者專利申請(qǐng)存在其他明顯違反專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請(qǐng)求人……?！?nbsp;

本次細(xì)則修改，將原本只是部門(mén)規(guī)章規(guī)定的依職權(quán)審查原則，提升到法律規(guī)定的層面，提高了依職權(quán)審查的地位，也是對(duì)審查員復(fù)審工作的一個(gè)指導(dǎo)方向。修改后的實(shí)施細(xì)則許可依職權(quán)審查,主要出于提升程序效率和保證專利授權(quán)質(zhì)量的雙重考慮。如果專利行政部門(mén)發(fā)現(xiàn)專利申請(qǐng)或授權(quán)專利存在明顯的缺陷而不主動(dòng)干預(yù),可能導(dǎo)致專利申請(qǐng)?jiān)趯?shí)質(zhì)審查和復(fù)審環(huán)節(jié)來(lái)回震蕩,或者專利無(wú)效宣告程序被反復(fù)提起,浪費(fèi)社會(huì)的資源。行政部門(mén)不主動(dòng)干預(yù),也可能導(dǎo)致原本不應(yīng)被授權(quán)的專利被維持,從而增加社會(huì)成本。

在《專利審查指南》（下稱審查指南）中，對(duì)于依職權(quán)審查也進(jìn)行了修改，根據(jù)審查指南第四部分第二章第4.1節(jié)復(fù)審請(qǐng)求理由和證據(jù)的審查的規(guī)定：

除駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)外，合議組發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)中存在下列缺陷的，可以對(duì)與之相關(guān)的理由及其證據(jù)進(jìn)行審查： 

（1）不符合專利法實(shí)施細(xì)則第十一條的規(guī)定。 

（2）足以用在駁回決定作出前已告知過(guò)申請(qǐng)人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷。

（3）與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷。

（4）駁回決定未指出的其他明顯實(shí)質(zhì)性缺陷。

上述第（1）項(xiàng)是適應(yīng)專利法及細(xì)則的修訂增加的誠(chéng)實(shí)信用條款。上述第（2）-（4）項(xiàng)是原有的條文，審查指南對(duì)第（3）、（4）項(xiàng)進(jìn)行了案例補(bǔ)充。

其中，在第（3）項(xiàng)下增加了如下案例：駁回決定指出權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1和公知常識(shí)不具備創(chuàng)造性。當(dāng)從屬權(quán)利要求2-6進(jìn)一步限定的附加技術(shù)特征也屬于公知常識(shí)， 且權(quán)利要求1-6均不具備創(chuàng)造性時(shí)，合議組一并指出權(quán)利要求1-6相對(duì)于對(duì)比文件1和公知常識(shí)不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。

并且，審查指南中還補(bǔ)充了以下與創(chuàng)造性比較相關(guān)的內(nèi)容：“對(duì)于與駁回決定指出缺陷相關(guān)的證據(jù)，合議組可以適度調(diào)整其使用方式 ，例如，在駁回決定依據(jù)的證據(jù)基礎(chǔ)上變更最接近的現(xiàn)有技術(shù)或缺省其中的某份證據(jù)?！?/span>

實(shí)踐中，使用創(chuàng)造性條款對(duì)專利申請(qǐng)駁回的情形最多，審查指南如此修改后，審查程序中可能會(huì)出現(xiàn)以下情形：

一是，大部分創(chuàng)造性駁回都涉及公知常識(shí)的使用，如果一份駁回決定中，對(duì)部分權(quán)利要求采用了對(duì)比文件加上公知常識(shí)的方式評(píng)價(jià)的創(chuàng)造性，對(duì)另外部分權(quán)利要求采用的是兩篇以上對(duì)比文件結(jié)合評(píng)價(jià)的創(chuàng)造性。而在復(fù)審階段如果認(rèn)為上述兩篇以上對(duì)比文件的結(jié)合存在問(wèn)題，創(chuàng)造性的說(shuō)理不夠合適，可直接換成對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。上述示例中，兩種評(píng)價(jià)方式針對(duì)的權(quán)利要求是獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的關(guān)系，實(shí)踐中對(duì)并列權(quán)利要求之間是否也如此操作，還不得而知。

二是，駁回決定中使用兩篇以上對(duì)比文件結(jié)合評(píng)價(jià)創(chuàng)造性，在復(fù)審決定中，如果覺(jué)得最接近現(xiàn)有技術(shù)選取的不夠合適，可以自行變更最接近的對(duì)比文件，并且，可以更改對(duì)比文件的組合方式、或者少用部分對(duì)比文件。

對(duì)于審查員來(lái)說(shuō)，如此操作更加靈活，可以避免針對(duì)該部分權(quán)利要求撤銷(xiāo)駁回后，實(shí)質(zhì)審查員繼續(xù)駁回進(jìn)而造成的程序延長(zhǎng)，或者實(shí)質(zhì)審查員直接授權(quán)造成的對(duì)社會(huì)公眾的不公。既能保證結(jié)果正確，又能夠節(jié)約程序。但是對(duì)于申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，存在復(fù)審決定超出預(yù)期的情形產(chǎn)生，并且少給了申請(qǐng)人一次陳述意見(jiàn)的機(jī)會(huì)，可能出現(xiàn)審查結(jié)果不客觀的情形。

尤其是可能出現(xiàn)的情形是，如果審查員利用規(guī)則，在審查過(guò)程中使用大量對(duì)比文件結(jié)合評(píng)價(jià)創(chuàng)造性，會(huì)使得申請(qǐng)人需面對(duì)大量文件詳細(xì)閱讀理解和答復(fù)，造成很大困擾，而且也給復(fù)審工作增加很大工作量，而復(fù)審中為了保證最終結(jié)果的正確性，很可能通過(guò)調(diào)整對(duì)比文件的使用方式維持駁回，最終使得申請(qǐng)人感覺(jué)兩級(jí)審查之間不一致、不嚴(yán)肅。

因此，筆者提出如下建議，復(fù)審階段，如果審查員要將對(duì)比文件結(jié)合評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的方式修改為對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)的方式，能夠在復(fù)審決定中附上相關(guān)的公知常識(shí)證據(jù)。對(duì)于更改最接近現(xiàn)有技術(shù)以及對(duì)比文件組合方式的情形，應(yīng)該慎重使用。

在上述第（4）項(xiàng)下增加了如下案例：

駁回決定指出權(quán)利要求1對(duì)技術(shù)方案的某處限定導(dǎo)致其工作原理不清楚，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。當(dāng)上述問(wèn)題的根源在于說(shuō)明書(shū)缺乏解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段時(shí)，合議組指出申請(qǐng)不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

再如，駁回決定指出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。當(dāng)權(quán)利要求1保護(hù)范圍不清楚影響到創(chuàng)造性審查對(duì)區(qū)別特征的準(zhǔn)確認(rèn)定時(shí)，合議組指出權(quán)利要求1不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。

這里增加的兩個(gè)案例，一是根據(jù)法條適用的邏輯關(guān)系，選擇更有針對(duì)性的法條；二是其他缺陷影響審查意見(jiàn)準(zhǔn)確性時(shí)，先解決該“前序問(wèn)題”。這里同樣存在上面提到的問(wèn)題，少給了申請(qǐng)人陳述意見(jiàn)的機(jī)會(huì)，可能出現(xiàn)審查結(jié)果不客觀的情形。

二、關(guān)于復(fù)審程序的修改

本次細(xì)則修改將原細(xì)則第62條“專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將受理的復(fù)審請(qǐng)求書(shū)轉(zhuǎn)交國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)原審查部門(mén)進(jìn)行審查。原審查部門(mén)根據(jù)復(fù)審請(qǐng)求人的請(qǐng)求，同意撤銷(xiāo)原決定的，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)據(jù)此作出復(fù)審決定，并通知復(fù)審請(qǐng)求人”內(nèi)容刪除。

審查指南中，對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行了適應(yīng)性修改，具體為，將“根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第六十二條的規(guī)定，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將經(jīng)形式審查合格的復(fù)審請(qǐng)求書(shū)（包括附具的證明文件和修改后的申請(qǐng)文件）連同案卷一并轉(zhuǎn)交作出駁回決定的原審查部門(mén)進(jìn)行前置審查。原審查部門(mén)應(yīng)當(dāng)提出前置審查意見(jiàn)，作出前置審查意見(jiàn)書(shū)。除特殊情況外，前置審查應(yīng)當(dāng)在收到案卷后一個(gè)月內(nèi)完成”。修改為“復(fù)審請(qǐng)求書(shū)（包括附具的證明文件和修改后的申請(qǐng)文件）經(jīng)形式審查合格后轉(zhuǎn)交給審查部門(mén)進(jìn)行前置審查，并由審查部門(mén)提出前置審查意見(jiàn)”。

在細(xì)則修改之前，復(fù)審的前置程序規(guī)定是由作出駁回決定的原工作部門(mén)承擔(dān)，實(shí)踐中，基本是回到作出駁回決定的原審查員手里，這樣的流程容易產(chǎn)生的問(wèn)題是，作出駁回決定的審查員一般不會(huì)變更自己的審查意見(jiàn)，因此，前置階段絕大部分都是不同意復(fù)審請(qǐng)求人的意見(jiàn)，而將案件轉(zhuǎn)為合議組審查程序。

這樣產(chǎn)生結(jié)果是前置程序流于形式，前置審查意見(jiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)不夠客觀，不能起到真正的作用。而且，合議組審查程序的審查周期比較長(zhǎng)，這就使得整個(gè)專利的審查程序延長(zhǎng)。而不限于原審查部門(mén)審查之后，前置的客觀性得到提升且審查程序縮短，對(duì)于有授權(quán)前景的專利能夠及時(shí)得到保護(hù)。

（原標(biāo)題：《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解<六>：專利復(fù)審制度）

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作者：李月春 北京志霖律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解（六）：專利復(fù)審制度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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