專利權(quán)被宣告無效后針對同一專利權(quán)的無效行政糾紛的處理

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“一起實用新型專利權(quán)無效行政糾紛上訴案?！?/b>

專利權(quán)被宣告無效后針對同一專利權(quán)的無效行政糾紛的處理

——（2023）最高法知行終1255號

近期，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭審結(jié)一起實用新型專利權(quán)無效行政糾紛上訴案件，該案明確了在專利權(quán)無效行政糾紛案件審理中，若現(xiàn)有證據(jù)足以證明被訴無效宣告請求審查決定所針對的同一專利權(quán)已經(jīng)在其他專利無效宣告程序中被宣告無效且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，則因?qū)彶閷ο笠巡粡?fù)存在，該被訴無效宣告請求審查決定應(yīng)予撤銷。

本案涉及一種專利號為20092023XXXX.5、名稱為“一種PTC發(fā)熱器的導(dǎo)熱鋁管及PTC發(fā)熱器”的實用新型專利（以下簡稱本專利），專利權(quán)人為無錫某陶瓷電器有限公司。2017年4月20日，國家知識產(chǎn)權(quán)局針對鎮(zhèn)江市某電器有限公司就本專利權(quán)提出的無效宣告請求作出第43329號無效宣告審查決定，維持權(quán)利要求1有效。鎮(zhèn)江市某電器有限公司不服該決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，該院于2021年4月23日作出（2021）京73行初6535號行政判決，駁回鎮(zhèn)江市某電器有限公司的訴訟請求。鎮(zhèn)江市某電器有限公司提起上訴，最高人民法院于2021年12月17日作出（2021）最高法知行終815號行政判決（以下簡稱815號行政判決），撤銷（2021）京73行初6535號行政判決和第43329號無效宣告審查決定。2024年5月11日，國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)815號行政判決作出無效決定：宣告本專利權(quán)利要求1無效。

2021年3月26日，鎮(zhèn)江東方某科技股份有限公司請求國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告本專利權(quán)利要求1無效。2021年9月30日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出被訴決定：宣告本專利權(quán)利要求1無效。無錫某陶瓷電器有限公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求：撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出審查決定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2023年10月30日作出（2021）京73行初19162號行政判決（即本案一審判決）：駁回?zé)o錫某陶瓷電器有限公司的訴訟請求。無錫某陶瓷電器有限公司提出上訴。最高人民法院于2024年11月25日作出（2023）最高法知行終1255號行政判決：撤銷一審判決；撤銷被訴決定。

最高人民法院在第1255號案中認(rèn)為：專利無效宣告請求針對的客體應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)公告授權(quán)的專利權(quán)。根據(jù)現(xiàn)行專利制度，在專利權(quán)未被宣告無效之前，同一專利權(quán)可以被同一或者不同無效宣告請求人基于不同的事實和理由多次提起無效宣告請求，因此會產(chǎn)生針對同一專利權(quán)的多個無效宣告請求審查程序以及行政訴訟程序并行甚至交織的情況。根據(jù)專利法第四十七條第一款和第二款的規(guī)定可知，若專利權(quán)在一個專利無效宣告程序中被宣告無效且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，則該專利權(quán)自始無效。該確定無效的法律狀態(tài)具有溯及既往的效力，能夠?qū)е缕渌槍ν粚＠麢?quán)的無效宣告請求的審查對象已不復(fù)存在。在專利權(quán)無效行政糾紛案件審理中，若現(xiàn)有證據(jù)足以證明被訴無效宣告請求審查決定所針對的同一專利權(quán)已經(jīng)在其他專利無效宣告程序中被宣告無效且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，則因?qū)彶閷ο笠巡粡?fù)存在，該被訴無效宣告請求審查決定應(yīng)予撤銷。

本案中，鎮(zhèn)江市某電器有限公司和鎮(zhèn)江東方某科技股份有限公司先后針對本專利權(quán)利要求1提出無效宣告請求，雖然鎮(zhèn)江東方某科技股份有限公司提出無效宣告請求時，本專利權(quán)利要求1尚未被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效，但在本案二審審理階段，國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)815號行政判決重新作出審查決定，宣告本專利權(quán)全部無效，且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，由此導(dǎo)致鎮(zhèn)江東方某科技股份有限公司請求宣告無效的權(quán)利要求1已經(jīng)不復(fù)存在，故本案被訴決定和一審判決應(yīng)予撤銷。

該案二審判決明確了專利權(quán)被宣告無效后針對同一專利權(quán)的無效行政糾紛的處理方法，有利于確保法律適用的統(tǒng)一性和可預(yù)見性、提升司法效率，從而減少當(dāng)事人的訴累，避免針對同一糾紛的重復(fù)審查。

附：判決書

無錫某某陶瓷電器有限公司與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局及鎮(zhèn)江東方某某科技股份有限公司實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案

中華人民共和國最高人民法院
行政判決書

（2023）最高法知行終1255號

上訴人（一審原告、專利權(quán)人）：無錫某某陶瓷電器有限公司。
法定代表人：蔣某屏。
委托訴訟代理人：楊敏鋒，北京觀永律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：趙吉軍，山東文康律師事務(wù)所律師。

被上訴人（一審被告）：國家知識產(chǎn)權(quán)局。住所地：北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號。
法定代表人：申長雨，該局局長。
委托訴訟代理人：孫學(xué)鋒，該局審查員。
委托訴訟代理人：譚穎，該局審查員。

一審第三人（無效宣告請求人）：鎮(zhèn)江東方某某科技股份有限公司。
法定代表人：譚某。
委托訴訟代理人：康興，北京隆諾律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：卜祥凱，北京隆諾律師事務(wù)所律師。

上訴人無錫某某陶瓷電器有限公司（以下簡稱某1公司）與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局及一審第三人鎮(zhèn)江東方某某科技股份有限公司（以下簡稱某2公司）實用新型專利權(quán)無效行政糾紛一案，涉及專利權(quán)人為某1公司、名稱為“一種PTC發(fā)熱器的導(dǎo)熱鋁管及PTC發(fā)熱器”的實用新型專利（以下簡稱本專利）。針對某2公司就本專利權(quán)提出的無效宣告請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第52163號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），宣告本專利權(quán)部分無效；某1公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2023年10月30日作出（2021）京73行初19162號行政判決，駁回某1公司的訴訟請求；某1公司不服，向本院提起上訴。本院于2023年12月17日立案后，依法組成合議庭，并于2024年7月2日詢問當(dāng)事人。上訴人某1公司的委托訴訟代理人楊敏鋒、趙吉軍，被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局的委托訴訟代理人孫學(xué)鋒、譚穎，一審第三人某2公司的委托訴訟代理人康興、卜祥凱到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本案基本事實如下：本專利系名稱為“一種PTC發(fā)熱器的導(dǎo)熱鋁管及PTC發(fā)熱器”的實用新型專利，專利權(quán)人為某1公司，專利號為200920230829.5，專利申請日為2009年9月8日，授權(quán)公告日為2010年6月2日。2014年10月9日，原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出第24084號、第24085號無效宣告請求審查決定，宣告本專利權(quán)部分無效，在專利權(quán)人于2014年9月1日提交的權(quán)利要求1-6的基礎(chǔ)上維持有效。維持有效的權(quán)利要求1如下：

“1.一種PTC發(fā)熱器的導(dǎo)熱鋁管，其導(dǎo)熱鋁管有兩端開口的空腔，其特征在于：所述導(dǎo)熱鋁管的上表面和下表面分別設(shè)有凹槽，鋁管管壁厚度為0mm-1.5mm。”

2021年3月26日，某2公司請求國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告本專利權(quán)利要求1無效，主要理由為權(quán)利要求1不具備新穎性及創(chuàng)造性。

2021年9月30日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出被訴決定：宣告本專利權(quán)利要求1無效，在專利權(quán)人于2014年9月1日提交的權(quán)利要求2-6的基礎(chǔ)上維持本專利權(quán)有效。

某1公司不服，向一審法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定。事實和理由為：被訴決定關(guān)于本專利實際解決的技術(shù)問題以及技術(shù)啟示認(rèn)定錯誤。

國家知識產(chǎn)權(quán)局辯稱：被訴決定認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，審理程序合法，審查結(jié)論正確，某1公司的訴訟請求不能成立，請求駁回其訴訟請求。

某2公司述稱：被訴決定認(rèn)定正確，請求駁回某1公司的訴訟請求。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)定了上述事實。

一審法院另查明：國家知識產(chǎn)權(quán)局針對鎮(zhèn)江市某某電器有限公司（以下簡稱某3公司）就本專利權(quán)提出的無效宣告請求作出第43329號無效宣告審查決定（以下簡稱第43329號決定），宣告本專利權(quán)利要求2-6無效，在權(quán)利要求1的基礎(chǔ)上維持本專利權(quán)有效。某3公司不服第43329號決定向一審法院提起行政訴訟，一審法院于2021年4月23日作出（2021）京73行初6535號行政判決，駁回某3公司的訴訟請求。某3公司向本院提起上訴，本院于2021年12月17日作出（2021）最高法知行終815號行政判決（以下簡稱815號判決），該判決撤銷（2021）京73行初6535號行政判決、撤銷第43329號決定。815號判決認(rèn)定：本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1（授權(quán)公告號為ＣＮ2786899Ｙ）、證據(jù)2（授權(quán)公告號為ＣＮ2094843Ｕ）的結(jié)合并無創(chuàng)造性。

一審法院認(rèn)為：本專利權(quán)利要求1是本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識可以得到的，其效果也是可以預(yù)料的，故本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。

一審法院依據(jù)2008年修正的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十二條第三款、《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：“駁回原告無錫某某陶瓷電器有限公司的訴訟請求。案件受理費100元，由原告無錫某某陶瓷電器有限公司負(fù)擔(dān)?！?br>
某1公司不服一審判決，向本院提起上訴，請求撤銷一審判決及被訴決定、判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出審查決定。事實和理由為：被訴決定關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征（1）實際解決的技術(shù)問題認(rèn)定錯誤，繼而導(dǎo)致技術(shù)啟示認(rèn)定錯誤，故被訴決定和一審判決關(guān)于本專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性認(rèn)定錯誤。

國家知識產(chǎn)權(quán)局辯稱：被訴決定和一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，審理程序合法，應(yīng)當(dāng)予以維持。

某2公司述稱：被訴決定和一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，審理程序合法，應(yīng)當(dāng)予以維持。

本院二審期間，某2公司向本院提交了國家知識產(chǎn)權(quán)局第568717號無效宣告請求審查決定，擬證明本專利權(quán)利要求1已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效。

某1公司、國家知識產(chǎn)權(quán)局質(zhì)證意見為：對該證據(jù)的真實性、合法性無異議，但認(rèn)為該決定不是本案被訴決定作出的基礎(chǔ)，二者引用的證據(jù)也不同，因此不認(rèn)可其關(guān)聯(lián)性。

本院認(rèn)證意見為：認(rèn)可該證據(jù)的真實性、合法性。該決定與本案被訴決定系針對同一專利權(quán)作出的無效審查決定，其與本案具有關(guān)聯(lián)性，應(yīng)予采信。

本院經(jīng)審理查明：一審法院認(rèn)定的事實屬實，本院予以確認(rèn)。

本院另查明：1.本院于2022年12月13日作出（2022）最高法行申194號行政裁定，駁回某1公司針對（2021）最高法知行終815號行政判決提起的再審申請。2.國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)（2021）最高法知行終815號行政判決，于2024年5月11日作出第568717號無效宣告請求審查決定，宣告本專利權(quán)全部無效。該決定已確定發(fā)生法律效力。

本院認(rèn)為：本案系實用新型專利權(quán)無效行政糾紛。本專利申請日在2008年修正的專利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的專利法施行日（2021年6月1日）之前，本案應(yīng)適用2008年修正的專利法。

專利無效宣告請求針對的客體應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)公告授權(quán)的專利權(quán)。根據(jù)現(xiàn)行專利制度，在專利權(quán)未被宣告無效之前，同一專利權(quán)可以被同一或者不同無效宣告請求人基于不同的事實和理由多次提起無效宣告請求，因此會產(chǎn)生針對同一專利權(quán)的無效宣告請求審查程序以及行政訴訟程序并行甚至交織的情況。根據(jù)專利法第四十七條第一款和第二款的規(guī)定可知，若專利權(quán)在一個專利無效宣告程序中被宣告無效且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，則該專利權(quán)自始無效。該確定無效的法律狀態(tài)具有溯及既往的效力，能夠決定其他針對同一專利權(quán)的無效宣告請求的審查對象已不復(fù)存在。在專利權(quán)無效行政糾紛案件審理中，若當(dāng)事人舉證證明被訴無效宣告請求審查決定所針對的同一專利權(quán)已經(jīng)在其他專利無效宣告程序中被宣告無效且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，則因?qū)彶閷ο笠巡粡?fù)存在，該被訴無效宣告請求審查決定應(yīng)予撤銷。

根據(jù)本案查明的事實可知，某3公司和某2公司先后針對本專利權(quán)利要求1提出無效宣告請求，雖然某2公司提出無效宣告請求時，本專利權(quán)利要求1尚未被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效，但在本案二審審理階段，國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)（2021）最高法知行終815號行政判決重新作出了審查決定，宣告本專利權(quán)全部無效，且該無效法律狀態(tài)已經(jīng)確定，由此導(dǎo)致某2公司請求宣告無效的權(quán)利要求1已經(jīng)不復(fù)存在，故本案被訴決定和一審判決應(yīng)予撤銷。

綜上所述，本案因?qū)彶榛A(chǔ)條件變化導(dǎo)致一審判決及被訴決定應(yīng)予撤銷，一審判決及被訴決定本身并不因此構(gòu)成錯誤。依照2008年修正的《中華人民共和國專利法》第四十七條第一、二款，《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第一項、第八十九條第一款第二項之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2021）京73行初19162號行政判決；

二、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的第52163號無效宣告請求審查決定。

一審、二審案件受理費各100元，均由國家知識產(chǎn)權(quán)局負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審 判 長　徐卓斌
審 判 員　張　倞
審 判 員　賈　娟
二〇二四年十一月二十五日
法官助理　李秀麗
書 記 員　趙嘉睿

（原標(biāo)題：專利權(quán)被宣告無效后針對同一專利權(quán)的無效行政糾紛的處理）

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來源：IPRdaily綜合最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭、中國裁判文書網(wǎng)