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作者：謝有林 廣東哲誠律師事務(wù)所
原標(biāo)題：從“蒙娜麗莎”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案評析商標(biāo)撤銷復(fù)審提交使用證據(jù)存在的侵權(quán)風(fēng)險
摘要：商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷的立法目的是鼓勵商標(biāo)進(jìn)行商業(yè)使用，避免因閑置而造成商標(biāo)資源的浪費(fèi)。然而注冊人在提交使用證據(jù)時應(yīng)當(dāng)具備有效性、公開性的同時應(yīng)當(dāng)特別注意合法性。本案佛山蒙娜麗莎集團(tuán)公司在應(yīng)對撤銷案件時在行政程序中提交了超出注冊商標(biāo)核定使用范圍的交易合同和發(fā)票，被廣東省佛山市中級人民法院終審判定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在撤銷行政程序提交證據(jù)被另案判定商標(biāo)侵權(quán)，在司法審判實(shí)踐中極其罕見，它對提醒商標(biāo)持有人在商標(biāo)行政確權(quán)案件中應(yīng)當(dāng)提交規(guī)范使用證據(jù)，對提醒代理機(jī)構(gòu)要謹(jǐn)慎審查證據(jù)后進(jìn)行專業(yè)答辯均起到較高的警示作用，具有典型意義。
關(guān)鍵詞：行政程序提交證據(jù)、商標(biāo)侵權(quán)、反向混淆
（一）基本情況
1、“蒙娜麗莎”品牌概況
權(quán)利人廣州蒙娜麗莎衛(wèi)浴股份有限公司（以下稱“原告”）獨(dú)占使用的第1558842號“蒙娜麗莎 MONALISA”品牌創(chuàng)立于1999年，核定使用的商品為“蒸汽浴設(shè)備,桑拿浴設(shè)備,便攜式土耳其浴室,蒸臉器具（蒸汽?。?蒸汽發(fā)生器設(shè)備,淋浴用設(shè)備，煤氣熱水器,電熱水器,淋浴隔間,浴室裝置”等商品。經(jīng)過原告及關(guān)聯(lián)企業(yè)長期的宣傳、使用和大量銷售，已經(jīng)榮獲“廣東省名牌產(chǎn)品”、“廣州市著名商標(biāo)”、“廣東省出口名牌”、“廣州市重點(diǎn)自主出口品牌”等稱號，因此“蒙娜麗莎MONALISA”商標(biāo)在衛(wèi)浴行業(yè)已經(jīng)具有較高的知名度和影響力。
2、案情回顧
根據(jù)2017年3月22日，由國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會向第三人蘇雪琴送達(dá)的關(guān)于第4392689號、第1682143號商標(biāo)撤銷復(fù)審案件證據(jù)交換通知材料知悉：答辯理由書2份、生產(chǎn)委托合同復(fù)印件1份、銷售合同復(fù)印件1份、銷售發(fā)票復(fù)印各1張，可證明蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司于2015年9月25日委托佛山市尊龍潔具有限公司（以下合并稱“被告”）生產(chǎn)標(biāo)注“蒙娜麗莎MONALISA”牌的“洗手盆、洗澡盆、配套浴室裝置、坐便器”等產(chǎn)品（以下稱“涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品”），并于2015年10月5日將該批涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品銷售給佛山市南海宏圖建材有限公司。
原告認(rèn)為兩被告在銷售合同、發(fā)票上以及在生產(chǎn)、銷售上述產(chǎn)品中使用“蒙娜麗莎、
”商標(biāo)的行為，侵犯了原告第1558842號“蒙娜麗莎MONALISA”注冊商標(biāo)專用權(quán)，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十七條第（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，向佛山市禪城區(qū)人民法院提起訴訟，一審判決駁回原告訴訟請求，原告不服向佛山市中級人民法院提起上訴，二審法院在其作出（2018）粵06民終2486號《民事判決書》中認(rèn)為：
1、蒙娜麗莎集團(tuán)公司在行政程序中關(guān)于已經(jīng)在“坐便器”產(chǎn)品上使用“蒙娜麗莎、MONALISA、
”字樣的行為的陳述已經(jīng)構(gòu)成自認(rèn)，雖然廣州蒙娜麗莎公司未能購買到被訴侵權(quán)產(chǎn)品，結(jié)合合同約定和被告行政程序中的自認(rèn)，本院認(rèn)定被告曾經(jīng)制造、銷售的坐便器上使用了上述標(biāo)識，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。
2、蒙娜麗莎集團(tuán)公司在《委托生產(chǎn)合同》《銷售合同》第一條、第二條中關(guān)于使用被訴標(biāo)識“蒙娜麗莎、MONALISA”的行為與廣州蒙娜麗莎公司的涉案注冊商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為；
3、蒙娜麗莎集團(tuán)公司在發(fā)票貨物名稱一欄使用“蒙娜麗莎系列洗手盆、蒙娜麗莎系列洗澡盆、蒙娜麗莎系列坐便器、蒙娜麗莎系列配套浴室裝置”中的“蒙娜麗莎”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。并判令被告支付原告經(jīng)濟(jì)損失5萬元。
（二）主要的做法與經(jīng)驗(yàn)
第一、案件的啟動上有創(chuàng)新性。本案訴訟主張侵權(quán)事實(shí)證據(jù)完全來自案外人蘇雪琴在撤銷復(fù)審行政訴訟，而該撤銷復(fù)審行政訴訟案件與原告廣州蒙娜麗莎股份有限公司在先注冊的商標(biāo)存在競爭上的利害關(guān)系，在法律賦予的權(quán)利范圍內(nèi)，如果原告提起侵權(quán)訴訟對于被告在商標(biāo)撤銷復(fù)審行政訴訟可以形成一定的牽制作用。為此，在征得案外人同意后，原告選擇啟動了商標(biāo)侵權(quán)訴訟。最終判定侵權(quán)成立，也是對這種具有創(chuàng)新性訴訟策略的肯定。
第二、由于涉嫌侵權(quán)行為發(fā)生在2015年，為了佐證侵權(quán)行為，原告提交了交易文書、銷售發(fā)票以及被告在撤三及撤銷復(fù)審中提交的答辯理由書。這種侵權(quán)證據(jù)有別于傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的公證保全，而是來自被告撤三案件中自行提交的書證，并且交易文書和發(fā)票均為復(fù)印件，一般在本案中需要被告質(zhì)證后方才具有證明力。本案中被告在另案的撤銷復(fù)審案件中已經(jīng)走到行政訴訟，在民事案件否認(rèn)該組證據(jù)三性的可能性較低，據(jù)此以上述案外證據(jù)作為侵權(quán)證據(jù)具有現(xiàn)實(shí)和邏輯推理上的可行性，最終被告僅在銷售行為上作出原告未能舉證有實(shí)物的抗辯，但結(jié)合被告在撤銷答辯理由書關(guān)于實(shí)際銷售使用的自認(rèn)，足以綜合認(rèn)定銷售侵權(quán)成立。
第三、本案主張的侵權(quán)行為有兩種：①在銷合同和發(fā)票的貨物名稱“洗手盆、洗澡盆、配套浴室裝置、坐便器”上使用“蒙娜麗莎”標(biāo)識的使用行為；②銷售“蒙娜麗莎”牌坐便器的銷售行為。由于坐便器并非注冊商標(biāo)核定使用的商品，因此需要突破《類似商品與服務(wù)區(qū)分表》，根據(jù)法釋〔2002〕32號《最高院關(guān)于商標(biāo)民事案件司法解釋》第十一條進(jìn)行論證其與“浴室裝置”構(gòu)成類似，并援引廣東省高院（2014）粵高法民三終字第894號判決書已認(rèn)定“坐便器”商品與第1558842號商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成類似的司法判例進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，最終法院采納了原告構(gòu)成類似商品的侵權(quán)主張。
第四、被告是否構(gòu)成惡意或主觀上是否明知是判定侵權(quán)的重要考量因素，因此提出反向混淆的理論闡述被告的使用行為已經(jīng)構(gòu)成反向混淆的惡意。被告與原告的商標(biāo)糾紛由來已久，形成被告在19類瓷磚商品與原告在11類浴室衛(wèi)浴商品平行共存的市場格局，被告在庭審過程中，稱其企業(yè)具有極高知名度、商標(biāo)在瓷磚領(lǐng)域非常馳名，原告經(jīng)營規(guī)模無法與其相比，由此聲稱相關(guān)公眾看到“蒙娜麗莎”商標(biāo)的涉案商品時，僅會聯(lián)想到被告而不會想到原告，因此不會使相關(guān)公眾發(fā)生混淆。
因此，被告系在明知原告在衛(wèi)浴商品上已經(jīng)享有在先注冊商標(biāo)且具有較高知名度的情況下，仍將漢字部分完全相同的“蒙娜麗莎”商標(biāo)作為衛(wèi)浴系列產(chǎn)品的商標(biāo)進(jìn)行使用，明顯存在反向混淆相關(guān)公眾的惡意。
最后，原告列舉了被告僭越了注冊商標(biāo)的權(quán)利邊界，在原告注冊商標(biāo)核定使用的1109群組權(quán)利范圍內(nèi)，在后申請注冊并使用了一系列的近似商標(biāo)，存在割裂“蒙娜麗莎”商標(biāo)與原告聯(lián)系的可能性，且侵蝕了本屬于的原告商業(yè)交易機(jī)會和企業(yè)發(fā)展空間，侵犯了原告注冊商標(biāo)專用權(quán)，據(jù)此增強(qiáng)了法院對于被告損害原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的考量因素。
（三）典型意義
第一、佛山市中級人民法院最終判定被告在商標(biāo)行政程序提交證據(jù)構(gòu)成民事商標(biāo)侵權(quán)，在司法判例中較為罕見，對于提醒商標(biāo)持有人行政確權(quán)中應(yīng)當(dāng)提交規(guī)范使用注冊商標(biāo)的證據(jù)起到較高的警示作用，同時也提醒代理機(jī)構(gòu)在商標(biāo)撤銷案件中，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、專業(yè)地圍繞注冊商標(biāo)核定使用的商品范圍進(jìn)行答辯，否則將有可能日后的不利陳述，對日后同類型的案件審理具有典型的借鑒意義。
因?yàn)樯虡?biāo)撤銷案件的審查依據(jù)與商標(biāo)侵權(quán)的依據(jù)均是《商標(biāo)法》第48條，即是否構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用，一旦注冊人提交的使用證據(jù)超出注冊商標(biāo)核定使用的范圍，那么極有可能被利害關(guān)系人獲取并提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。本案中恰好案外人向原告提供了被告在撤銷復(fù)審答辯的相關(guān)證據(jù)，盡管原告未能提供合同、發(fā)票的原件和產(chǎn)品實(shí)物，但被告在撤三答辯和撤銷復(fù)審答辯理由書原件的陳述已經(jīng)構(gòu)成實(shí)際銷售使用的自認(rèn)，足以認(rèn)定侵權(quán)。
本案也提醒商標(biāo)持有人行政確權(quán)中應(yīng)當(dāng)提交規(guī)范使用注冊商標(biāo)的證據(jù)，特別是存在超出注冊商標(biāo)核定商品范圍的證據(jù)應(yīng)該合理排除，這對日后其他商標(biāo)注冊人的規(guī)范使用起到良好的指導(dǎo)作用。
第二、本案提醒企業(yè)在馳名商標(biāo)的跨類使用時，應(yīng)當(dāng)合理規(guī)避他人在先注冊商標(biāo)的權(quán)利邊界，否則容易造成反向混淆，損害他人在先注冊商標(biāo)專用權(quán)。本案中，原告與被告的“蒙娜麗莎”商標(biāo)糾紛由來已久，已經(jīng)形成原告在11類“衛(wèi)浴”產(chǎn)品和被告在19類“瓷磚”產(chǎn)品上平行注冊和使用的共存局面，并且各自均已形成較高知名度的市場格局。被告在瓷磚上已經(jīng)構(gòu)成中國馳名商標(biāo)，但卻利用馳名商標(biāo)的企業(yè)競爭優(yōu)勢跨類使用在11類的“洗手盆、洗澡盆、配套浴室裝置、坐便器”等產(chǎn)品上，易造成相關(guān)公眾對產(chǎn)品來源的反向混淆和誤認(rèn)，因此應(yīng)當(dāng)予以制止，本案也提醒知名品牌在跨類經(jīng)營時應(yīng)當(dāng)合理審查他人在先注冊商標(biāo)情況，否則將成為他人正當(dāng)維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的把柄。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：謝有林 廣東哲誠律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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