專利的「默示許可」分析

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作者：付偉   律師、專利代理人

原標(biāo)題：淺談專利的默示許可

筆者在實(shí)踐中遇到了這樣的一種情況，涉案專利包括兩個主題，其中的一個主題保護(hù)“一種專用于洗衣機(jī)的電機(jī)”，另一個主題則保護(hù)“使用該專用電機(jī)的洗衣機(jī)”，專利權(quán)人售出該專用電機(jī)后，其購買者將該專用電機(jī)組裝、制造洗衣機(jī)的行為，以及銷售該洗衣機(jī)的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)？

要回答上面的問題，需要討論什么情況下才構(gòu)成專利侵權(quán)。

通常認(rèn)為，認(rèn)定專利侵權(quán)需要滿足兩個要件，即形式要件和實(shí)質(zhì)要件，形式要件要求：（1）侵害的是否為在該地域受保護(hù)的有效專利；（2）行為人是否經(jīng)專利權(quán)人許可；（3）是否屬于以生產(chǎn)經(jīng)營為目的實(shí)施該專利的行為（即專利法第11條所規(guī)定的幾種侵權(quán)行為）。而實(shí)質(zhì)要件則需要考慮侵權(quán)行為所涉及的技術(shù)特征落入專利的保護(hù)范圍（包括字面范圍和等同范圍）。對比上述兩個要件，在本案中，雖然行為人從專利權(quán)人處合法購買了專用電機(jī)，但是，洗衣機(jī)專利權(quán)合法有效，制造和銷售洗衣機(jī)的行為亦未經(jīng)專利人許可，其符合上述的形式要件和實(shí)質(zhì)要件，構(gòu)成對洗衣機(jī)專利權(quán)的侵犯。

對于此處，是否可以適用《專利法》第69條規(guī)定之（一）所規(guī)定的“專利權(quán)用盡”原則？

專利權(quán)用盡原則是對專利權(quán)效力的一種十分重要的限制，其目的在于防止對專利權(quán)的保護(hù)超過合理的限度，對正常的經(jīng)濟(jì)社會秩序產(chǎn)生不良影響。

專利權(quán)用盡原則的具體含義是：“公眾中的任何人在購買合法售出的專利產(chǎn)品，也就是由專利權(quán)人或者其被許可人售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品之后，應(yīng)當(dāng)享有自由處置其購買的產(chǎn)品的權(quán)利。此后，無論該購買者以何種方式使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品，均不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵犯該項(xiàng)專利權(quán)的行為。[1]”專利權(quán)用盡就好比專用于某餐廳的用餐券，行為人在權(quán)利人處購買到該用餐券后，可以憑借該用餐券在該餐廳無限享用美食，但是你很難想象，行為人踏出該餐廳步入另外一家餐廳時，該用餐券依然還能賦予他享受第二家餐廳的美食的權(quán)利。因此，對于專用電機(jī)的合法購買者，只是該專用電機(jī)的專利權(quán)用盡，并不能當(dāng)然導(dǎo)致使用該專用電機(jī)的洗衣機(jī)的專利權(quán)用盡。

基于以上分析，似乎應(yīng)該得出必然侵權(quán)結(jié)論，但是之于一個理智清晰的社會人，明顯能夠感受到這樣的結(jié)論又充滿了不合理性，專利權(quán)人前一秒可以通過售出該專用電機(jī)獲取對價的利益，下一秒又可以禁止他人運(yùn)用已經(jīng)售出的電機(jī)組裝洗衣機(jī)而獨(dú)享壟斷權(quán)，購買者從專利權(quán)人處所購買的猶如廢銅爛鐵，而專利權(quán)人卻能兩處受益。甚至，如果該行為被最終認(rèn)定為侵權(quán)，專利權(quán)人可以通過釣魚的方式在專利訴訟中獲取不當(dāng)賠償。因在考慮專利侵權(quán)時，并不需要確定購買者是否實(shí)際知悉該專利權(quán)的存在，只要經(jīng)授權(quán)公告，就能夠產(chǎn)生使公眾知悉的效果。如果購買者在購買該專用電機(jī)時實(shí)際并不清楚洗衣機(jī)專利的存在，而專利權(quán)人亦無法律規(guī)定的告知義務(wù)，專利權(quán)人可以等待購買者制造、銷售洗衣機(jī)至一定規(guī)模后，起訴購買者并要求支付高額的賠償金。

有該困擾的并非此孤案，其還可以包括下列情形：

某專用零件并無專利權(quán)保護(hù)，而擁有專利權(quán)的是使用該專用零件的設(shè)備，行為人從設(shè)備專利權(quán)人處合法購買了該專用零件后，則生產(chǎn)、銷售該設(shè)備是否構(gòu)成專利侵權(quán)？

某專用設(shè)備無專利權(quán)保護(hù)，但是使用該專用設(shè)備制造產(chǎn)品的方法具有專利權(quán)，行為人從方法專利權(quán)人處合法購買了該專用設(shè)備，則使用該方法的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)？

某專用設(shè)備和使用該專用設(shè)備制造產(chǎn)品的方法均具有專利權(quán)，行為人從同一專利權(quán)人處合法購買了該專用設(shè)備，使用該方法的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)？

某原料并無專利權(quán)保護(hù)，但是該原料唯一商業(yè)用途的產(chǎn)品擁有專利權(quán)，行為人從產(chǎn)品專利權(quán)人處合法購買了該原料，則制造銷售該產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)？

對于此問題，其他國家采取了一種什么樣的立場？

當(dāng)上述問題出現(xiàn)時，多數(shù)國家采用了一種默示許可（implied licence）的立場，其也稱為隱含許可, 即有別于以書面合同等方式確立的明示許可，它是指在一定情形之下，專利權(quán)人以其非明確許可的默示行為，讓被控侵權(quán)人專利使用人產(chǎn)生了允許使用其專利的合理信賴從而成立的一種專利許可形態(tài)[2]。早在1927年，美國聯(lián)邦最高法院在De Forest Radio Tel Co v. United States案的判決書中就對默示許可予以闡明：“以實(shí)現(xiàn)許可使用為目的，正式授權(quán)許可并非是唯一途徑，專利權(quán)人無論采用語言還是行為，其實(shí)施的結(jié)果，只要能夠讓第三人感受或推定專利權(quán)人已經(jīng)同意他人實(shí)施專利，或被認(rèn)為已經(jīng)許可他人實(shí)施專利，就構(gòu)成實(shí)質(zhì)意義上的許可。他人實(shí)施專利后，一旦被專利權(quán)人控告專利侵權(quán)，實(shí)施人就可以以專利默示許可提起抗辯?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[3]

我國在《專利法》在2008年修改前，其第十二條前半段規(guī)定：“任何單位或者個人實(shí)施他人專利的，應(yīng)當(dāng)與專利權(quán)人訂立書面實(shí)施許可合同，向?qū)＠麢?quán)人支付專利使用費(fèi)?！奔磳＠S可的方式必須是書面許可，這使得“默示許可”在我國條文上處于無法可依的尷尬地步。2008年修改《專利法》時，全國人大法律委員會接受建議，對此處進(jìn)行了修改，將上述“書面形式”的限制刪除。國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司認(rèn)為，此舉即是結(jié)合專利制度的特點(diǎn)，為在實(shí)踐中認(rèn)定專利默示許可奠定法律基礎(chǔ)，從而確保專利制度的正常運(yùn)作,防止濫用專利權(quán)的行為。[4]

由此不難發(fā)現(xiàn)，其實(shí)不管是國內(nèi)還是國外，都對默示許可采取了積極承認(rèn)的態(tài)度，只是目前國內(nèi)尚無法律、法規(guī)或者司法解釋予以明確確認(rèn)，但在司法領(lǐng)域中，默示許可其實(shí)不乏有相關(guān)案例，以下筆者將結(jié)合案例對默示許可進(jìn)行進(jìn)一步論述。

案例：福藥公司與遼寧省知識產(chǎn)權(quán)局專利侵權(quán)糾紛處理決定再審案[5]

江蘇微生物研究所擁有一項(xiàng)名稱為“一種含1-N-乙基慶大霉素C1a或其鹽的藥用制劑及其制備方法”的發(fā)明專利權(quán)，其發(fā)現(xiàn)福藥公司生產(chǎn)銷售的硫酸依替米星氯化鈉注射液（以下簡稱為依替米星注射液）落入該專利權(quán)的保護(hù)范圍，請求遼寧省知識產(chǎn)權(quán)局對此進(jìn)行處理，而福藥公司則辯稱，其生產(chǎn)依替米星注射液的原料藥購自于專利權(quán)人以及其許可人，該原料藥僅具有生產(chǎn)依替米星注射液的唯一商業(yè)用途，因此不構(gòu)成侵權(quán)。為方便理解本案，筆者將該案關(guān)系整理成下圖。

遼寧省知識產(chǎn)權(quán)局受理后對此做出專利侵權(quán)糾紛處理決定。其認(rèn)為：該專利權(quán)的保護(hù)范圍是明確的，只要含有硫酸依替米星的藥用制劑，就屬于本案專利保護(hù)對象。福藥公司生產(chǎn)的硫酸依替米星氯化鈉注射液落入本案專利權(quán)保護(hù)范圍。該專利侵權(quán)糾紛處理決定要求福藥公司自收到處理決定書之日，停止生產(chǎn)和銷售上述專利產(chǎn)品。

福藥公司對此處理決定不服，向沈陽中院提起行政訴訟，沈陽中院判決維持該行政決定有效，其認(rèn)為專利許可的應(yīng)當(dāng)是書面的方式作出的。福藥公司主張其生產(chǎn)“硫酸依替米星氯化納注射液”是由專利權(quán)人方圓公司和專利獨(dú)占許可人山禾公司提供原料藥并幫助取得藥品注冊批件，是得到專利權(quán)人許可的，所以不構(gòu)成專利侵權(quán)。但因福藥公司提供的證據(jù)不能證明其已取得專利權(quán)人之一方圓公司的書面授權(quán)許可生產(chǎn)該專利產(chǎn)品，且方圓公司只是在2008年之前向其提供過該專利產(chǎn)品的原料藥，當(dāng)時方圓公司并不是涉案專利的專利權(quán)人，其無權(quán)同意或許可福藥公司實(shí)施該專利權(quán)。

福藥公司不服一審決定，向遼寧省高院提起上訴，遼寧省高院撤銷了一審判決以及遼寧省知識產(chǎn)權(quán)局的處理決定。其認(rèn)為：“遼寧省知識產(chǎn)權(quán)局在作出被訴專利侵權(quán)糾紛處理決定過程中沒有全面充分考慮福藥公司提出的抗辯事由，也沒有對福藥公司是否構(gòu)成專利侵權(quán)進(jìn)行綜合分析判斷，僅以侵權(quán)產(chǎn)品是在福藥公司處生產(chǎn)和銷售、福藥公司未與專利權(quán)人簽訂書面授權(quán)許可合同為由，認(rèn)定福藥公司實(shí)施了侵犯專利權(quán)的行為，認(rèn)定事實(shí)不清，主要證據(jù)不足”。

江蘇微生物研究所對上述二審判決不服，向最高人民法院提起再審，最高法在本案中選擇站隊(duì)“默示許可”，其駁回了江蘇微生物研究所的再審申請，并對此進(jìn)行了說理，最高法認(rèn)為：“任何單位或者個人實(shí)施他人專利的，應(yīng)當(dāng)與專利權(quán)人訂立書面實(shí)施許可合同，向?qū)＠麢?quán)人支付專利使用費(fèi)。該規(guī)定并非效力性強(qiáng)制性規(guī)定，未訂立書面實(shí)施許可合同并不意味著必然不存在專利實(shí)施許可合同關(guān)系。因此，專利實(shí)施許可并不只有書面許可一種方式，默示許可亦是專利實(shí)施許可的方式之一。例如，如果某種物品的唯一合理的商業(yè)用途就是用于實(shí)施某項(xiàng)專利，專利權(quán)人或者經(jīng)專利權(quán)人許可的第三人將該物品銷售給他人的行為本身就意味著默示許可購買人實(shí)施該項(xiàng)專利。根據(jù)查明的事實(shí)，福藥公司生產(chǎn)硫酸依替米星氯化鈉注射液的原料藥購自專利權(quán)人與他人合資設(shè)立的企業(yè)方圓公司或者得到專利權(quán)人許可的第三人山禾公司。雖然硫酸依替米星原料藥本身不屬于本案專利保護(hù)范圍，但如果硫酸依替米星原料藥唯一合理的商業(yè)用途就是用于制造本案專利產(chǎn)品，那么專利權(quán)人自己建立的企業(yè)或者經(jīng)專利權(quán)人許可的第三人銷售該原料藥的行為本身就意味著默示許可他人實(shí)施專利?！?br/>

本案中，福藥公司的生產(chǎn)、銷售行為發(fā)生在2008年及以前，但是遼寧省高院和最高法在審判過程中都旗幟鮮明的堅(jiān)定了默示許可的觀點(diǎn)。其實(shí)，在我國與專利默示許可相關(guān)的案例并不罕見，早在2008年，最高法就在《最高人民法院關(guān)于朝陽興諾公司按照建設(shè)部頒發(fā)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合載體夯擴(kuò)樁設(shè)計(jì)規(guī)程設(shè)計(jì)、施工而實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)中專利的行為是否構(gòu)成侵犯實(shí)施權(quán)問題的函》（[2008]民三他字第4號）中第一次以明文的方式確認(rèn)了專利默示許可的存在及其合法性，但由于法律法規(guī)及司法解釋一直未對其予正式承認(rèn)，才使得專利默示許可的一直沒有進(jìn)入幕前，本案的審判對于后續(xù)類似案件具有參考意義。但作為成文法系國家，筆者建議應(yīng)當(dāng)在適當(dāng)時機(jī)將專利默示許可以法律條文的方式予以明確, 以此增強(qiáng)其穩(wěn)定性和明確性。

至此，回到本文開頭提出的問題，若以默示許可的觀點(diǎn)，專利權(quán)人在向購買者售出該專用電機(jī)后，其亦對該購買者做出了洗衣機(jī)專利做出了許可，購買者作為被許可人有權(quán)使用上述洗衣機(jī)專利，即可制造、使用、銷售、進(jìn)口、許諾銷售上述洗衣機(jī)。

注釋：

[1]尹新天：《專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011年3月第1版。

[2]袁真富：《基于侵權(quán)抗辯之專利默示許可探究》，載于《法學(xué)》2010年第12期，第109頁。

[3]李文江：《我國專利默示許可制度探析——兼論《專利法》修訂草案（送審稿）第85條》，載于《知識產(chǎn)權(quán)》2015年第12期，第78頁。

[4]尹新天：《專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011年3月第1版。

[5]（2011）知行字第99號，最高人民法院。

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作者：付偉 律師、專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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