商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系

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“專利認(rèn)定與商業(yè)秘密認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不存在必然的法律因果關(guān)系?！?/strong>

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作者：潘煒上海正策律師事務(wù)所合伙人/律師

近日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭就浙江某動(dòng)力公司與某威公司因雇員跳槽引發(fā)的商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛案做出二審終審判決，推翻一審法院裁判，認(rèn)定原告浙江某動(dòng)力公司商業(yè)秘密主張成立，被告某威公司與原告的跳槽員工構(gòu)成商業(yè)秘密侵權(quán)。

該案判決書提出了一個(gè)裁判觀點(diǎn)：專利認(rèn)定與商業(yè)秘密認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不存在必然的法律因果關(guān)系。

主要案情：原告浙江某動(dòng)力公司的兩名員工跳槽到被告某威公司，之后某威公司申請(qǐng)一件實(shí)用新型專利，發(fā)明人為該兩名員工，浙江某動(dòng)力公司發(fā)現(xiàn)該實(shí)用新型專利為公司技術(shù)秘密，遂起訴。案件審理期間，該實(shí)用新型專利被國(guó)知局宣告無(wú)效，無(wú)效決定顯示，專利權(quán)利要求1和2，因與作為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1技術(shù)方案實(shí)質(zhì)性相同，不具有新穎性，權(quán)利要求3至10，不具有創(chuàng)造性。

判決書記載：“評(píng)判特定技術(shù)信息是否具備秘密性的標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)判專利新穎性、創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)不同，即便該專利技術(shù)方案在申請(qǐng)日（或者優(yōu)先權(quán)日）相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性或創(chuàng)造性，也不必然意味著該技術(shù)方案所體現(xiàn)的技術(shù)信息在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)已為本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知悉和容易獲得。本案中，案涉技術(shù)信息主要記載于案涉實(shí)用新型專利說(shuō)明書具體實(shí)施例及附圖中，案涉實(shí)用新型專利權(quán)利要求僅體現(xiàn)了案涉技術(shù)秘密部分內(nèi)容，案涉實(shí)用新型專利無(wú)效決定中對(duì)案涉實(shí)用新型專利權(quán)利要求是否具備新穎性、創(chuàng)造性的判斷并不必然影響本院針對(duì)案涉技術(shù)信息是否具備秘密性的判斷?！?/p>

總結(jié)下判決書這段話幾個(gè)要點(diǎn)：1、評(píng)判特定技術(shù)信息是否具備秘密性的標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)判專利新穎性、創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)不同。2、評(píng)判的時(shí)間點(diǎn)不同，專利的新創(chuàng)性以申請(qǐng)日為判斷時(shí)間點(diǎn)，商業(yè)秘密侵權(quán)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)為判斷時(shí)間點(diǎn)。3、評(píng)判的范圍不同，專利的無(wú)效僅限于權(quán)利要求，并未涵蓋專利的說(shuō)明書。

關(guān)于第2點(diǎn)，如果導(dǎo)致專利因新創(chuàng)性被無(wú)效的對(duì)比文件的公開時(shí)間也早于被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)間，裁判結(jié)果是否必然會(huì)發(fā)生顛覆性變化呢？筆者認(rèn)為不會(huì)，對(duì)比文件早于侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)間只是必要條件，技術(shù)信息是否因此不具備商業(yè)秘密的秘密性還需進(jìn)一步分析。

關(guān)于第3點(diǎn)，發(fā)明人通常會(huì)將創(chuàng)新點(diǎn)寫入權(quán)利要求中，僅在說(shuō)明書中公開的技術(shù)信息，一般是發(fā)明人認(rèn)為其新創(chuàng)性不如權(quán)利要求中的技術(shù)方案，因此在專利權(quán)利要求因不滿足新創(chuàng)性被無(wú)效的情形下，說(shuō)明書中的技術(shù)信息很可能也會(huì)被認(rèn)定為不滿足新創(chuàng)性。此外，商業(yè)秘密司法解釋規(guī)定商業(yè)秘密具體內(nèi)容是需要權(quán)利人明確的，如果權(quán)利人提出此類抗辯，似乎應(yīng)由其明確說(shuō)明書中公開的哪些技術(shù)信息是權(quán)利要求未保護(hù)的。因此，權(quán)利人主張權(quán)利要求與說(shuō)明書所記載的技術(shù)信息范圍不同來(lái)進(jìn)行抗辯能獲得支持的難度還是比較大的。

關(guān)于第1點(diǎn)，評(píng)判秘密性與專利新創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系則比較復(fù)雜。

專利是通過(guò)向公眾公開發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容而換取一定期限的壟斷保護(hù)，是對(duì)權(quán)利人向社會(huì)作出貢獻(xiàn)的一種壟斷性獎(jiǎng)勵(lì)，商業(yè)秘密則只是用于保護(hù)權(quán)利人免受違反公平、誠(chéng)信原則以及商業(yè)道德的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的侵害，只要能帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，即使新創(chuàng)性較低也應(yīng)予以保護(hù)，因此專利的創(chuàng)新性門檻應(yīng)高于商業(yè)秘密。

美國(guó)第五巡回上訴法院的Cataphote Corporation v. Hudson商業(yè)秘密訴訟案，法官在判決書中寫道：雖然商業(yè)秘密無(wú)需達(dá)到可專利性標(biāo)準(zhǔn)所要求的的獨(dú)特或新穎程度，但它必須至少具有一定的原創(chuàng)性，以將其與日常知識(shí)區(qū)分開來(lái)。借用我們之前在判決中的表述：“商業(yè)秘密的客體必須是秘密。行業(yè)中屬于公共或通用知識(shí)的物品或方法不能被當(dāng)作自己的秘密。”如果一個(gè)方法或創(chuàng)意太過(guò)常見、眾所周知或容易確定，以至于它缺乏任何新穎性、獨(dú)特性和獨(dú)創(chuàng)性，它必然缺乏使其在法律上可認(rèn)定為商業(yè)秘密所必需的秘密要素。

專利（指發(fā)明和實(shí)用新型專利）需要具備新穎性和創(chuàng)造性，新穎性主要指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)，創(chuàng)造性是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，發(fā)明創(chuàng)造相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)是非顯而易見的。現(xiàn)有技術(shù)是指申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

1、“秘密性”與“現(xiàn)有技術(shù)”的關(guān)系

商業(yè)秘密的保密性即為“不為公眾所知悉”，這與現(xiàn)有技術(shù)的定義從字面上看屬于互斥關(guān)系。

根據(jù)專利審查指南，現(xiàn)有技術(shù)的公開方式包括出版物公開、使用公開和其他方式公開。

商業(yè)秘密司法解釋給出了為公眾所知悉的情形：（一）該信息在所屬領(lǐng)域?qū)儆谝话愠ＷR(shí)或者行業(yè)慣例的；（二）該信息僅涉及產(chǎn)品的尺寸、結(jié)構(gòu)、材料、部件的簡(jiǎn)單組合等內(nèi)容，所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員通過(guò)觀察上市產(chǎn)品即可直接獲得的；（三）該信息已經(jīng)在公開出版物或者其他媒體上公開披露的；（四）該信息已通過(guò)公開的報(bào)告會(huì)、展覽等方式公開的；（五）所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員從其他公開渠道可以獲得該信息的。

可以看出現(xiàn)有技術(shù)的公開方式與為公眾所知悉的情形實(shí)質(zhì)上基本一致。因此，可以明確，現(xiàn)有技術(shù)不具有秘密性。

2、“秘密性”與“新穎性”的關(guān)系

根據(jù)專利審查指南，專利的新穎性審查原則包括與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容相同或者僅僅是簡(jiǎn)單的文字變換、上下位概念、慣用手段的直接替換、數(shù)值和數(shù)值范圍有重疊等。如果與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容相同或者僅僅是簡(jiǎn)單的文字變換，那應(yīng)認(rèn)定為公有技術(shù)，慣用手段的直接替換也應(yīng)作為公有技術(shù)為宜，這兩種情形應(yīng)認(rèn)定為不具有秘密性。其他不具有新穎性的情形，如上下位概念、數(shù)值和數(shù)值范圍有重疊，則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析，一般不能因技術(shù)信息不具有新穎性而直接否定秘密性。

3、“秘密性”與“創(chuàng)造性”的關(guān)系

兩年前上海律協(xié)曾組織一次活動(dòng)，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的范靜波法官作了關(guān)于商業(yè)秘密司法實(shí)務(wù)若干問(wèn)題探討的分享，期間范法官提出過(guò)一個(gè)問(wèn)題，商業(yè)秘密司法解釋中對(duì)于不為公眾所知悉的認(rèn)定是指不為所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員普遍知悉和容易獲得的，這里的“容易獲得”與專利法中的“創(chuàng)造性”的是什么關(guān)系？范法官的觀點(diǎn)是傾向于認(rèn)為商業(yè)秘密不需要達(dá)到專利的創(chuàng)造性高度的要求。

作者認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)。對(duì)于創(chuàng)造性，由于需要具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，而且往往需要多個(gè)現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合進(jìn)行比對(duì)，因此認(rèn)定技術(shù)秘密應(yīng)不需達(dá)到具備專利創(chuàng)造性的高度，即不能以技術(shù)信息不具備創(chuàng)造性而直接否定秘密性。

4、最后

商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛案件中，對(duì)于被訴侵權(quán)的員工明顯是將原公司技術(shù)信息拿到新公司使用的情形，感覺法院一般會(huì)更傾向于降低秘密性的門檻，畢竟在這種情形下如果因秘密性問(wèn)題而不予保護(hù)，似乎也有違公平原則。

還有另外一個(gè)問(wèn)題，在實(shí)踐中某些領(lǐng)域解決某一技術(shù)問(wèn)題或?qū)崿F(xiàn)某種功能的現(xiàn)有技術(shù)往往數(shù)量龐大，如何選擇使用也可能具有較大挑戰(zhàn)，因此即使某個(gè)技術(shù)信息屬于現(xiàn)有技術(shù)，公司對(duì)該技術(shù)信息的選用也可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，員工跳槽后帶到新公司也會(huì)損害原公司的利益。這種情形下，能否認(rèn)定公司所采用的技術(shù)信息屬于商業(yè)秘密？當(dāng)然，也可從另外一個(gè)角度看這個(gè)問(wèn)題，構(gòu)成法定商業(yè)秘密的是技術(shù)選型信息，而不是所選定的技術(shù)本身，只是這種情形下權(quán)利人的舉證難度就更高了。

（原標(biāo)題：商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）作者：潘煒上海正策律師事務(wù)所合伙人/律師

編輯：IPRdaily趙甄校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商業(yè)秘密的秘密性與專利的新穎性創(chuàng)造性的關(guān)系（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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