一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫琳

原標題：如何在專利海中乘風破浪？- 請查收專利代理師的意見陳述書

目前，我國專利申請量已躍居世界第一，為專利事業(yè)添磚加瓦的專利代理機構和專利代理師也走進了人們的視野。然而，對于“代理”一詞，似乎常常讓人有所誤解。本文嘗試以專利代理師在答復專利局下發(fā)的審查意見時的意見陳述書為模板，簡述專利代理師在專利申請過程中的職能。

在國家建設知識產(chǎn)權強國和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的背景下，目前，我國專利申請量已躍居世界第一，正因為有如此龐大的數(shù)量作基礎和支撐，提升了我國知識產(chǎn)權在國際上的地位和影響力。

與此同時，為專利事業(yè)添磚加瓦的專利代理機構和專利代理師也走進了人們的視野。然而，對于“代理”一詞，似乎常常讓人有所誤解，有人會問專利代理是代理銷售某種產(chǎn)品嗎？專利代理是中介嗎？中介費和代理費為什么高于申請費？諸如此類。

本文嘗試以專利代理師在答復專利局下發(fā)的審查意見時的意見陳述書為模板，簡述專利代理師在專利申請過程中的職能。

對于“專利代理”的一系列疑問，筆者謹以從事專利申請的“專利代理師”的角度，具體陳述意見如下：

一、本申請要求保護的獨立權利要求1（專利代理師的執(zhí)業(yè)要求）

1. 專利代理師，其特征在于，所述專利代理師具備：

科學技術知識，用于理解和剖析機械、電學和化學領域的科學技術，挖掘技術創(chuàng)新點，以撰寫符合專利法要求的發(fā)明、實用新型和外觀設計文件；

法律知識，用于保護專利權人的合法權益，將符合法律、社會公德或促進公共利益的發(fā)明創(chuàng)造專利化，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，促進科學進步和經(jīng)濟社會發(fā)展；

外語知識，用于檢索和分析全球范圍內(nèi)的專利文件、期刊、論文和書籍中的現(xiàn)有技術，且用于撰寫和翻譯國外申請人的專利申請文件，以促進全球科技共同進步；

經(jīng)濟知識，用于提供知識產(chǎn)權戰(zhàn)略服務，促進科技智慧成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，為科學技術產(chǎn)品營造良好的營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。

[注：上述撰寫方式參考了專利產(chǎn)品權利要求的形式，但不完全符合專利法意義上的權利要求撰寫。此處謹為了概括性描述專利代理師的任職要求和執(zhí)業(yè)技能，但不限于此。]

二、具體說明

我國專利申請量雖然已經(jīng)躍居世界第一，但仍存在技術含量比較低、保護不到位以及市場前景不明朗等的問題。那么，如何提高專利的質(zhì)量？如何實現(xiàn)專利創(chuàng)造由多到優(yōu)的轉(zhuǎn)變？這不僅僅是對企業(yè)或高校及科研機構的科研人員的考驗，更是對在專利申請過程中與科研人員配合的、為高質(zhì)量的創(chuàng)新技術賦予高質(zhì)量的法律價值和經(jīng)濟價值的專利代理師的考驗。

1、專利代理師的定義

專利代理師（原稱：專利代理人）是自1985年《專利法》立法以來的新興職業(yè)，從1992年開始舉辦從事專利代理行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格考試，通過考試并經(jīng)過審核的人由國家知識產(chǎn)權局頒發(fā)專利代理師資格證。即，專利代理師是代理他人進行專利申請和辦理其他專利事務，取得一定資格的人。根據(jù)國際慣例，專利代理師須由品學兼優(yōu)的工業(yè)產(chǎn)權工作者擔任[1]。

簡言之，專利代理師是一類具備理工科專業(yè)背景的掌握專利法以及相關法律知識的從業(yè)人員。實際從業(yè)人員的理工科背景多為本科以上，從事涉外代理的代理師多數(shù)具備理工科碩士或博士的學歷/學位、或理工科和法學雙學位，且精通專利法及相關法律知識和至少一門外語（如英語、法語、日語、德語等）。

2、專利代理師的職能

專利代理師的具體業(yè)務大致可分為提供專利咨詢、代辦申請手續(xù)、維持專利有效、擔任訴訟代理人等。

在此，以專利代理機構的業(yè)務流程為基礎，專利代理師分別在專利申請前技術挖掘階段、專利申請和審查階段、專利維權和運營階段中體現(xiàn)不同的職能。

（1）專利申請前：專利挖掘，為創(chuàng)新點賦予技術價值

一項創(chuàng)新技術在申請專利前需要進行技術層面和法律層面的雙重準備工作，業(yè)內(nèi)稱作專利挖掘。專利挖掘是指有意識地對創(chuàng)新成果進行創(chuàng)造性的剖析和甄選,進而從最合理的權利保護角度確定用以申請專利的技術創(chuàng)新點和技術方案的過程?簡言之,專利挖掘,是指根據(jù)由特定需求產(chǎn)生的創(chuàng)新點而形成專利申請的過程?專利挖掘不僅僅是技術人員(或發(fā)明人)憑借其樸素的意識自發(fā)地提出專利申請,而是專利人員和技術人員主動發(fā)現(xiàn)?挖掘出更多的可以或適合申請專利的技術點；其主要針對專利的產(chǎn)生過程,更多體現(xiàn)為從法律和技術的雙視角挖掘可專利點[2]。

總之，該階段是一個有效溝通和孕育發(fā)明創(chuàng)新點的階段，需要專利代理師在收到發(fā)明人的技術交底書后，在撰寫專利之前，與發(fā)明人對產(chǎn)品創(chuàng)新點進行精準定位，繼而需要進行檢索、分析當前國內(nèi)外的技術領域背景，結合當前研發(fā)產(chǎn)品的情況來提煉真正有價值的技術方案，例如企業(yè)亟需保護的核心技術、圍繞保護該核心技術的外圍改進技術、能解決市場痛點的新技術手段等等。

敲黑板：只有對創(chuàng)新技術有深刻的分析和挖掘，才能從本質(zhì)上提升專利質(zhì)量，這也是創(chuàng)造高質(zhì)量、高價值專利的基礎。[3]

此外，代理國際申請業(yè)務的涉外專利代理師還需要精通至少一門外語，撰寫和翻譯進入相應國家的專利申請文件，能夠與國外申請人溝通專利咨詢問題、技術方案以及專利申請過程中的各種事項。

（2）專利申請和審查階段：為創(chuàng)新技術加持法律價值

撰寫專利申請文件不僅僅是簡單地“走申請流程”，而是將發(fā)明人提供的創(chuàng)新技術撰寫為符合專利法相關要求的法律文件。實際上，專利撰寫過程是為創(chuàng)新技術方案賦予法律價值的過程。

專利制度是以公開換保護為法律基礎。專利申請文件的權利要求書需要呈現(xiàn)出合理的技術保護范圍，秉持“保護專利權人的合法權益”的宗旨，該保護范圍既不能寬到有損公共利益，也不能窄到無法保護專利權人的合法權益。

高質(zhì)量申請是高標準授權的基石。在遞交專利申請及相關文件后，會進入專利審查階段，專利局屆時對專利申請進行初步審查和實質(zhì)審查，初步審查階段主要涉及申請文件及相關文件的形式審查、明顯實質(zhì)性缺陷審查和有關費用的審查，實質(zhì)審查涉及專利審查員針對技術方案進行的實質(zhì)和形式問題的審查，其中依據(jù)《專利法》第二十二條對專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性的審查是重要的授權必要條件之一[4]。

如此用心準備的申請文件必然會授權嗎？

答案有點扎心：不一定。

在實質(zhì)審查開始后，審查員基于申請文件對國內(nèi)外的所有相關現(xiàn)有技術文件進行檢索，檢索的現(xiàn)有技術包括但不限于國內(nèi)外的專利文獻以及諸如書籍、期刊、論文等非專利文獻，之后結合檢索結果下發(fā)審查意見通知書。也即，申請文件在授權之前，必然會經(jīng)歷的一個階段是答復專利審查部門發(fā)出的審查意見通知書的過程，如能憑借適當修改和意見陳述順利通過審查，則獲得授權；如專利申請遺憾地被駁回，則可選擇的方式是向專利局專利復審與無效審理部提出復審請求、甚至后續(xù)可能的行政訴訟以進一步爭取授權的可能性。授權前的這一系列過程環(huán)環(huán)相扣，需時刻嚴謹以待。

高水平的審查授權，使得每一項被授予專利權的創(chuàng)新技術都具有合理保護范圍的合法的穩(wěn)定性。

（3）專利維權和運營階段：為創(chuàng)新技術進入市場保駕護航

創(chuàng)新技術的保護道阻且長。專利授權不是終點，而是另一個征程的起點。一項創(chuàng)新技術從孕育到成長，從創(chuàng)新點到法律保護的專利文件，經(jīng)歷了技術價值到法律價值的加持，進而步入市場，經(jīng)歷市場競爭的洗禮，最終通過專利的訴訟、技術轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化布局等運營方式被賦予經(jīng)濟價值。

專利維權和運營階段實際上構成了創(chuàng)新技術生命周期的最后一環(huán)，通過運營獲得的資金將反哺和支持新一輪的技術創(chuàng)新和創(chuàng)造，以期最終實現(xiàn)專利權資本化的良性循環(huán)。[3]

如此循環(huán)也使得創(chuàng)新技術更好地呼應《專利法》第一條的立法宗旨：

為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術和經(jīng)濟社會發(fā)展。[5]

3、職業(yè)理想

士不可以不弘毅，任重而道遠。

筆者作為一個普通的專利代理師，有一個樸素且誠摯的理想：希望挖掘出一個個晶瑩剔透的、閃著智慧光芒的創(chuàng)新點，撰寫出高質(zhì)量高價值的核心專利，圍繞核心專利再寫出一圈圈外圍專利，擴展成專利海，助申請人在專利海中乘風破浪~~

專其事，利其器。共勉！

本意見陳述謹代表個人觀點，如有論述不周或闡釋不明之處，還望專利同僚以及關注專利代理的各位領導、朋友和家人們多多指正。如存在其他任何問題，請給予本人再一次修改及陳述的機會。

參考文獻：

[1]. 百度百科：專利代理師；

[2]. 《專利挖掘》，馬天旗主編；

[3]. 《高價值專利培育與評估》，馬天旗主編；

[4]. 《專利審查指南》；

[5]. 《中華人民共和國專利法》。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫琳

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！（點擊標題查看原文）

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