專利審查質(zhì)量和速度應(yīng)和諧統(tǒng)一：印度的實(shí)踐

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作者：李毅中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：專利審查質(zhì)量和速度應(yīng)和諧統(tǒng)一：印度的實(shí)踐

印度知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴委員會(huì)在其決定中明確指出并重申，專利局在做出駁回決定時(shí)應(yīng)當(dāng)舉證，不能因追求審查速度而影響審查質(zhì)量。對(duì)于一個(gè)專利申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，了解專利申請(qǐng)被拒絕的原因與獲得經(jīng)實(shí)質(zhì)審查而授權(quán)的專利同等重要。在沒(méi)有提供任何理由的情況下，根據(jù)專利法第15條駁回專利申請(qǐng)是一種權(quán)力濫用行為。

在Wisig Networks Private Limited訴印度專利局一案中(OA/ 11/2020/PT/CHN), 知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴委員會(huì)(IPAB)撤銷了印度專利局的駁回決定。上訴委員會(huì)認(rèn)為駁回決定缺乏理由，因此發(fā)回重審，同時(shí)要求專利局給予上訴人聽(tīng)證機(jī)會(huì)，并在上訴委員會(huì)命令發(fā)出之日起3個(gè)月內(nèi)對(duì)該印度專利申請(qǐng)重新作出決定。

審查歷史

上訴人Wisig Networks Private Limited是一家印度初創(chuàng)公司，于2018年8月29日向印度專利局(IPO)提交了印度國(guó)家階段專利申請(qǐng)第201847032415號(hào)。專利局對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行了實(shí)質(zhì)審查，于2019年2月25日發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，審查員在該通知書(shū)中提出，權(quán)利要求相對(duì)于“一通”中所引用的現(xiàn)有技術(shù)，因缺乏創(chuàng)造性而不能被接受。上訴人于2019年8月23日提交了修改的權(quán)利要求，并對(duì)審查員的意見(jiàn)進(jìn)行了答辯。

專利局收到對(duì)“一通”的意見(jiàn)陳述后，在“一通”引用的對(duì)比文件基礎(chǔ)上，又結(jié)合了另外一些對(duì)比文件再次審查，但堅(jiān)持對(duì)創(chuàng)造性的反對(duì)意見(jiàn)，另外還于2019年10月15日為上訴人提供了會(huì)晤的機(jī)會(huì)。會(huì)晤后，上訴人于2019年10月24日提交了一份意見(jiàn)陳述并再次修改了權(quán)利要求書(shū)。

經(jīng)再次審查后，專利局于2020年1月14日做出決定，以該發(fā)明不符合1970年印度專利法第15條之規(guī)定駁回申請(qǐng)。理由是修改后的權(quán)利要求超出原始提交的權(quán)利要求范圍，另外該發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)缺乏創(chuàng)造性，但沒(méi)有給出適當(dāng)?shù)睦碛?。上訴人于是根據(jù)專利法第117A條的規(guī)定提出上訴，認(rèn)為駁回決定沒(méi)有正確適用非顯而易見(jiàn)性、即發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的判斷步驟。

上訴委員會(huì)決定

上訴委員會(huì)（IPAB）的意見(jiàn)如下：

一、從數(shù)量審視質(zhì)量的重要性

經(jīng)審理后，上訴委員會(huì)認(rèn)為，專利局的駁回決定沒(méi)有提供任何理由說(shuō)明權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的主題相對(duì)于所引用的現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見(jiàn)的，即缺乏創(chuàng)造性。根據(jù)上訴委員會(huì)的說(shuō)法，本案的駁回決定似乎有點(diǎn)草率，沒(méi)有經(jīng)過(guò)審慎的考慮。上訴委員會(huì)認(rèn)為，這種未經(jīng)適當(dāng)舉證即做出的駁回決定，可能是因?yàn)?a href='http://islanderfriend.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利局根據(jù)審查員工作數(shù)量進(jìn)行評(píng)分的制度造成的。

上訴委員會(huì)表示，盡管由于大量積壓的專利申請(qǐng)，對(duì)專利局審查員工作的數(shù)量做出規(guī)定是必要的，但官員所做工作的質(zhì)量不容忽視。上訴委員會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，審查員和專利局的工作應(yīng)該是數(shù)量和質(zhì)量的有機(jī)結(jié)合。上訴委員會(huì)指出，雖然及時(shí)審查專利申請(qǐng)是必要的，但在保證速度情況下的準(zhǔn)確性也是必不可少的。上訴委員會(huì)因此總結(jié)到，在審查專利申請(qǐng)時(shí)，有必要把重點(diǎn)放在質(zhì)量管理上，在考慮到正在完成的工作數(shù)量的同時(shí)，質(zhì)量不應(yīng)受到損害。

二、一個(gè)合理決定的重要性

上訴委員會(huì)認(rèn)為，駁回決定直截了當(dāng)?shù)牡贸稣?qǐng)求保護(hù)的發(fā)明已在引用的對(duì)比文件中公開(kāi)，而且對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的，但并沒(méi)有給出任何推理為什么本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性?？v觀大量的司法決定中，都賦予準(zhǔn)司法機(jī)關(guān)需做出合理決定的義務(wù)。因此上訴委員會(huì)撤銷專利局的駁回決定，發(fā)回重審。

上訴委員會(huì)還表示，在各種司法裁定中，舉證是每個(gè)結(jié)論的核心，它使得決定清晰明了。沒(méi)有適當(dāng)?shù)呐e證推理，裁定就會(huì)變得不可靠和毫無(wú)生氣。此外，自然正義還要求決策者對(duì)其所有陳述和結(jié)論都要寫(xiě)出適當(dāng)?shù)睦碛?。因此，在?zhǔn)司法程序中給出合理的舉證以支持其決定對(duì)于遵循自然正義原則同樣重要。

三、創(chuàng)造性判斷步驟

通過(guò)合理舉證做出行政決定，也是向專利申請(qǐng)人保證決策者是基于相關(guān)理由做出了決定。此外，在決定中提供決定理由的責(zé)任也迫使決策者在做出決定之前應(yīng)用適當(dāng)?shù)呐袛嗖襟E。因?yàn)?a href='http://islanderfriend.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利局的駁回決定中，未經(jīng)如何推理和舉證就聲稱發(fā)明主題是顯而易見(jiàn)的,相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性,上訴委員會(huì)認(rèn)為,在本駁回決定中，專利局沒(méi)有采用任何判斷步驟即做出了決定。因此撤銷駁回決定，將本案發(fā)回重審，要求專利局根據(jù)案情重新作出決定。

根據(jù)最新的計(jì)算機(jī)相關(guān)發(fā)明(CRI)審查指南，要確定一項(xiàng)發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，需要以下步驟對(duì)該發(fā)明從整體上進(jìn)行判斷：

1. 確定“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”；

2. 確定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在優(yōu)先日具備的常識(shí);

3. 確定權(quán)利要求所限定的發(fā)明主題，如果不能輕易做到，則需對(duì)發(fā)明主題做出解釋;

4. 確定由引用的對(duì)比文件構(gòu)成的部分技術(shù)方案，與權(quán)利要求所限定的發(fā)明主題之間存在的區(qū)別;

5. 假定在不了解本發(fā)明的情況下，前述區(qū)別對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的？還是該區(qū)別需要?jiǎng)?chuàng)造性的勞動(dòng)才可以獲得？

由于專利局的駁回決定中，缺少上述判斷步驟，很顯然審查員沒(méi)有適用上述判斷步驟對(duì)本發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行分析。

四、結(jié)論

上訴委員會(huì)在其決定中明確指出并重申，專利局在做出駁回決定時(shí)應(yīng)當(dāng)舉證，不能因追求審查速度而影響審查質(zhì)量。對(duì)于一個(gè)專利申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，了解專利申請(qǐng)被拒絕的原因與獲得經(jīng)實(shí)質(zhì)審查而授權(quán)的專利同等重要。在沒(méi)有提供任何理由的情況下，根據(jù)專利法第15條駁回專利申請(qǐng)是一種權(quán)力濫用行為。（編譯：https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=014797ad-157d-42a7-9c8f-bdfefe33935a）

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作者：李毅中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利審查質(zhì)量和速度應(yīng)和諧統(tǒng)一：印度的實(shí)踐（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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