相似程度在判斷商標淡化中的地位——評Levi's訴Abercrombie案

【小D導讀】

美國商標法新發(fā)展：相似程度在判斷商標淡化中的地位

在先商標與在后商業(yè)標識之間的相似程度在傳統(tǒng)的商標侵權判斷中起到關鍵的因素，這對于是否造成相關消費者的混淆具有至關重要的地位。而在商標淡化中，混淆并不是商標侵權行為的判斷條件，在先商標與在后商標的相似程度并不需要以混淆作為檢驗標準。通常來說，淡化中的商標相似程度也應該比混淆情況下的商標相似程度所要求的門檻相對較高，那么判斷淡化所需要的相似程度是在商標權的權利擴張環(huán)境下產生的新問題。

?一、Levi’s訴Abercrombie案[1]基本案情 Levi's公司是赫赫有名的牛仔褲品牌的公司，自19世紀80年代開始它就生產和銷售牛仔褲，其牛仔褲的后褲袋上縫有一個連接在一起的雙弧形設計，稱為“Arcuate”設計，Levi's公司也早對該設計注冊了商標。帶有“Arcuate”設計的牛仔褲在過去的30年里占據了Levi's公司超過95％的收入，大約500億美元。在2006年，Abercrombie公司開始在其生產的牛仔褲后上使用縫線的弧形設計，稱為“Ruehl”設計，其也是由兩個弧形組成，中間由一個“dipsy doodle”曲線(類似于表示無限的數學符號)連接，該弧形設計的位置相對于“Arcuate”設計在后褲袋上較低。

在2007年，Levi's公司在美國加州北部地區(qū)法院提起訴訟，其中就包括了商標淡化的訴因。但地區(qū)法院認為，“Arcuate”設計與“Ruehl”設計沒有“相同或幾乎相同”(“identical or nearly identical”)，因此Abercrombie的行為并不構成商標的淡化。于是，Levi's公司上訴至聯邦第九巡回上訴法院，上訴法院2011年2月8日作出判決，否定了“相同或幾乎相同”標準，并明確相似程度僅僅是判斷的商標淡化的因素之一，該案因此發(fā)回地區(qū)法院。

?二、美國曾以“相同或幾乎相同”標準作為判斷商標淡化的必要條件 1927年，Frank Schechter教授在他的論文《商標保護的原理基礎》[2]中將商標的淡化理論從德國引入美國。在20多年后，美國各州才紛紛開始對商標的淡化予以規(guī)定，商標的淡化理論也長期處于州的層面，而淡化的保護高度在各州層次不齊。[3]在1995年，美國國會通過了《聯邦商標淡化法案》(“FTDA”)，該法案將“淡化”定義為“降低馳名商標區(qū)分和分辨商品或服務來源的能力”。[4]但是，FTDA只對商標如何構成馳名商標給出了一些判斷因素，并沒有對淡化中的商標相似程度予以規(guī)定，因此，相似程度的標準只能交由法院在案件中對其進行把握。

“相同或幾乎相同”標準最早出現在聯邦第九巡回上訴法院對2002年的Playboy訴Welles案[5]的判決書中。在該案中，原告花花公子公司將“Plavmate of the Year”注冊為商標，被告Welles小姐在網站上使用了其英文縮寫“PMOY”，上訴法院在給地區(qū)法院指導意見時指出：“由于‘Plavmate of the Year’與‘PMOY’之間并不相同或幾乎相同，所以使用‘PMOY’的行為并不構成淡化?！盵6]對于該“相同或幾乎相同”標準的形成，其實際上來源于聯邦第八巡回上訴法院在1999年Luigino’s訴Stouffer案[7]中對于著作《McCarthy論商標和反不正當競爭》引用：“要證明商標淡化中的弱化，兩個商標必須至少具有足夠的相似度，以致于這兩商標的目標客戶群體在一定多數的情況下將這兩個商標視為實質相同的?！盵8]在Playboy案之后，法院基本就確定了“相同或幾乎相同”標準是判定商標淡化的必要前提。在2002年的Thane訴Trek Bicycle案[9]中，其涉案的兩個商標是“Trek”和“OrbiTrek”，第九巡回上訴法院再次適用了“相同或幾乎相同”標準而否定了商標淡化的訴因，其中指出：“‘相同或幾乎相同’的要求符合成文法的語義(從成文法語義中得出判斷商標淡化的四部標準[10])和成文法的立法歷史及其目的?！盵11]

?三、Levi's案明確了相似程度僅是判斷商標淡化的因素 在2003年的Moseley訴V Secret Catalogue案[12]中，美國最高法院嚴厲地限制了淡化理論的擴張。法院認為，根據FTDA的用語，商標淡化需要以“實際淡化”作為要件，而不僅僅是“淡化可能性”。[13]主要針對美國最高法院的這一判決，美國國會在2006年制定了《商標淡化修訂法案》( “TDRA” )，明確取消了最高法院對商標淡化的這一限制，改用“淡化可能性”作為商標淡化的前提，其還對淡化中的弱化給予相對詳細的規(guī)定：“在判斷商標或商業(yè)名稱是否可能導致弱化，法院可以考慮以下相關因素：1、商標或商業(yè)名稱與馳名商標的相似程度；2、馳名商標所具有的固有顯著性或獲得顯著性程度；3、馳名商標的權利人實質性地對商標獨占使用的程度；4、馳名商標的認可程度；5、商標或商業(yè)名稱使用人是否主觀上想要將其與馳名商標建立聯系；6、任何商標或商業(yè)名稱與馳名商標之間存在的實際聯系?！盵14]

在Levi's案中，第九巡回上訴法院對TDRA的規(guī)定進行文義解釋，來證明TDRA廢除了“相同或幾乎相同”標準。首先，對于15 U．S．C．§1125中(c)(1)的規(guī)定了“馳名商標權利人有權禁止他人使用導致淡化的‘一個’(‘a’)商標或商業(yè)名稱”，法院指出，該規(guī)定對于修飾在后商標時使用冠詞“a”而非冠詞“the”，如果成文法要維持“相同或幾乎相同”標準，應該規(guī)定權利人有權禁止他人使用這個(“the”)商標，冠詞“a”的使用表明TDRA沒有采取這一標準。其次，對于(c)(2)(B)的規(guī)定(即對判斷弱化因素的規(guī)定)，國會并沒有要求商標的“完全相同”或“幾乎相同”作為判斷淡化的前提，其中使用了“相似性”(“similarity”)一詞就表明了“相同或幾乎相同”不是判斷商標淡化的最低門檻，國會只是希望商標的相似性僅是判定淡化的首要因素，而不是將某種程度的相似性作為判斷淡化的必要前提。[15]Levi's案的判決書還引用了聯邦第二巡回上訴法院對Starbucks訴Wolfe’sBorough Coffee案[16]的結論，該案所涉及的“Starbucks”和“Charbucks”兩商標顯然也無法達到“相同或幾乎相同”標準，與第九巡回上訴法院類似，第二巡回上訴法院在TDRA制定前采用“實質性相似”作為判斷商標淡化的前提，[17]但第二巡回上訴法院也在該案中根據TDRA的規(guī)定否定了“實質性相似”作為商標淡化前提的做法。

需要指出的是，雖然相似程度并不必然達到“相同或幾乎相同”的要求，僅是判斷淡化的因素之一，但這并不否認相似程度在判斷淡化中其至關重要的作用。在沒有達到相同或幾乎相同的情況下，使在后商標與馳名商標建立聯系從而弱化馳名商標的顯著性的情況應該是比較罕見的，法院也應比較慎重認定不存在實質性相同情況下所構成的商標淡化。著名商標法學者Gilson教授在她的著作《Gilson論商標》中也指出：“雖然第二和第九巡回法院正確地根據聯邦淡化法廢棄了認定對馳名商標構成淡化中的‘相同或幾乎相同’標準，但是下級法院并不能據此就將商標的相似性不作為淡化案件中的關鍵因素。當馳名商標和在后商標不具有實質性相似的情況下而構成淡化，這具有很低的可能性?！盵18]當然，Levi’s案的判決也防止了法律的僵化適用，畢竟仍然可能存在不具有實質性相似情形下構成商標淡化的情形，如果一概嚴厲適用“相同或幾乎相同”的高標準，也不利于對商標權人的保護。

?四、結語 Levi's案的判決體現了商標淡化理論的不斷完善，這背后蘊含的是法律的效率性和公平性之間的抗衡，雖然“相同或幾乎相同”標準具有較好的操作性，而將相似程度作為判斷因素在一定程度上降低了法律的可預測性，但這更符合商標權人與公眾之間的利益平衡，為馳名商標權利人的救濟提供了更具有彈性的空間。也有人指出，Levi’s案對商標淡化的認定帶來了模糊性，缺乏對商標淡化中相似程度的一個確定的門檻可能會引發(fā)更多的潛在訴訟，[19]但這實際上也是法律本身所必須完善的一個過程，商標淡化理論的發(fā)展本身處于起步階段，判斷商標淡化中對相似程度的把握也會在更多的案例中逐漸清晰。

注釋 [1] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F．3d 1158(9th Cir，2011)． [2] Frank I．Schechter，The Rational Basis of Trademark Protection，40 Harv．L.Rev．813(1927)． [3] 馬薩諸塞州最早對商標淡化予以規(guī)定，在《聯邦商標淡化法案》成立前，一共有25個州對商標淡化予以規(guī)制。See 1947 Mass．Acts， p．300，ch，307． [4] 15U．S．C．§1127(2000)(amended 2006)． [5] Playboy Enterprises，Inc．v．Welles，279 F．3d 796(9th Cir.2002)． [6] PlayboyEnters.，279F．3d at 806． [7] Luigino’s，Inc．v.Stouffer Corp.，170 F．3d 827，832(8th Cir.1999)． [8]J．Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:90．1，at 24-145(4th ed．1998)． [9] Thane International，Inc．v.Trek Bicycle Corp.，305F．3d 894(9th Cir.2002)． [10] 在Panavision International，L．P. v．Toeppen，141 F．3d 1316，1324(9th Cir.1998)案中，法院根據FTDA得出四個標準是要求原告必須證明：1、商標是馳名的；2、被告在商業(yè)活動中使用了該商標；3、被告的使用行為發(fā)生在該商標開始馳名之后；4、被告的使用行為通過減少該商標區(qū)分和辨別商品或服務來源的能力，從而淡化了該商標的性質。15 U.S.C. §1125(c)；see also Avery Dennison Corp．v．Sumpton，189 F．3d 868，874(9th Cir.1999)． [11] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F．3d 1158，1164(9th Cir.2011)． [12] Moseley v．V Secret Catalogue，Inc.，537 U．S．418，123 S．Ct．1115，155L．Ed．2d 1(2003)． [13] Id．at 433． [14] 15 U.S.C．§1125(c)(2)(B)． [15] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F.3d 1171，1164(9th Cir. 2011). [16] Starbucks Corp．v．Wolfe's Borough Coffee，Inc.，588 F．3d 97(2d Cir.2009)． [17] See Playtex Prods.，Inc．v Georgia-Pacigic Corp.，390 F．3d 158，167(2d Cir.2004)． [18] See 2-5A Anne Gilson LaLonde，Gilson on Trademarks§ 5A.01(2012)． [19] See Jane Ann Levich，Ambiguity in Federal Dilution Law Continues: Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，Case in Point，27 Berkeley Tech.L.J．677，693(2012).

來源：中華商標 ? ?作者：阮開欣 ? 華東政法大學知識產權研究中心整理：IPRdaily 趙珍網站：www.islanderfriend.com

IPRdaily的個人微信號已經開通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構+姓名），關注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業(yè)，接地氣的知識產權圈實務社區(qū)交流群。

? “IPRdaily”是全球視野的知識產權科技媒體，我們報道國內外最新知識產權動態(tài)，最新創(chuàng)業(yè)公司知識產權部分情報分析，更關注知識產權領域創(chuàng)新商業(yè)模式，以及資本對本行業(yè)投融資信息，我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產權行業(yè)的每一天，我們努力利用互聯網連接知識產權&未來！ ? ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產權&未來