淺談港澳臺專利申請和審查制度

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“本文從專利代理師的角度對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)專利的申請和審查制度進(jìn)行簡要說明?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張靖靖  中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

我國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的專利制度與大陸專利制度不同。對于在中國大陸獲得授權(quán)的專利申請，不會在我國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)自動獲得授權(quán)。如果僅在中國大陸的國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利，將無法自動保護(hù)其在我國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的權(quán)益。筆者從專利代理師的角度對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)專利的申請和審查制度進(jìn)行簡要說明，以幫助專利代理師了解有關(guān)申請和審查制度，方便專利代理師為想要在香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)申請專利的申請人提供專利服務(wù)。

PART.01  申請類型和保護(hù)期限

1、香港特別行政區(qū)專利申請類型和保護(hù)期限

香港特別行政區(qū)專利分為標(biāo)準(zhǔn)專利、短期專利與外觀設(shè)計(jì)專利。

（1）標(biāo)準(zhǔn)專利包括轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利和原授標(biāo)準(zhǔn)專利。

轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利是基于再注冊制度由指定專利局審查、授權(quán)后在香港特別行政區(qū)獲得注冊并授予的專利。指定的專利局包括中國專利局、英國專利局和歐洲專利局。

原授標(biāo)準(zhǔn)專利是基于原授專利制度在香港特別行政區(qū)提交并經(jīng)香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署實(shí)質(zhì)審查并授權(quán)的專利，該制度于2019年12月19日正式施行。

轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利和原授標(biāo)準(zhǔn)專利的保護(hù)期限均為20年，轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利的保護(hù)期限自指定專利在指定局的申請日起算，原授標(biāo)準(zhǔn)專利的保護(hù)期限自在香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署的申請日起算。

（2）短期專利是指申請人直接向香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署提交，經(jīng)形式審查后獲得注冊的發(fā)明專利。短期專利可在申請的提交日期起計(jì)4年后續(xù)期，有效期最長達(dá)8年（自申請日或優(yōu)先權(quán)日起算）。

（3）外觀設(shè)計(jì)專利的首段有效期為自注冊申請?zhí)峤蝗掌?年，之后可以每次續(xù)展5年，有效期總共不得超過25年。

另外，香港特別行政區(qū)專利并不像中國大陸一樣區(qū)分發(fā)明和實(shí)用新型，其對專利定義是：發(fā)明如屬新穎、包含創(chuàng)造性及能作工業(yè)應(yīng)用，而且不屬任何被豁除的類別，則在香港特別行政區(qū)屬可享專利的發(fā)明。因此，從保護(hù)內(nèi)容看，轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利、原授標(biāo)準(zhǔn)專利和短期專利均類似中國大陸的發(fā)明專利。從保護(hù)期限看，轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利和原授標(biāo)準(zhǔn)專利類似于中國大陸的發(fā)明專利，短期專利類似于中國大陸的實(shí)用新型專利。

2、澳門特別行政區(qū)專利申請類型和保護(hù)期限

澳門特別行政區(qū)專利類型分為發(fā)明專利、實(shí)用專利和設(shè)計(jì)及新型專利，它們的保護(hù)期限分別為20年、10年和25年，均自申請日起算。

由中國大陸的國家知識產(chǎn)權(quán)局授予的發(fā)明專利或?qū)＠暾堁由斓桨拈T特別行政區(qū)的發(fā)明專利保護(hù)期限自國家知識產(chǎn)權(quán)局的申請日起算。

其中，發(fā)明專利指對產(chǎn)品、方法或其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。

實(shí)用專利（又稱實(shí)用新型專利）是對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合所作出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。

設(shè)計(jì)及新型專利是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或兩者的結(jié)合，以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適用于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。

發(fā)明、實(shí)用專利著重于產(chǎn)品的功能、技術(shù)、制造及使用方便性等方面的改進(jìn)；而實(shí)用專利的技術(shù)水平較發(fā)明專利為低。

3、臺灣地區(qū)專利申請類型和保護(hù)期限

臺灣地區(qū)專利分為發(fā)明專利、新型專利和設(shè)計(jì)專利，它們的保護(hù)期限分別為20年、10年和12年，均自申請日起算。

其中，發(fā)明專利與新型專利都是保護(hù)利用自然法則的技術(shù)思想的創(chuàng)作，著重于功能、技術(shù)、制造及使用方便性等方面的改進(jìn)。但發(fā)明的保護(hù)客體較廣，包括物質(zhì)（無一定空間型態(tài)）、物品（有一定空間型態(tài)）、方法、生物材料及其用途；新型的保護(hù)客體僅在于物品的形狀、構(gòu)造或組合的創(chuàng)作。而設(shè)計(jì)專利是保護(hù)對物品全部或部分的形狀、花紋、色彩或其結(jié)合。

PART.02  申請途徑和審查方式

1、香港特別行政區(qū)專利的申請途徑和審查方式

（1）香港特別行政區(qū)轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利的取得有兩個(gè)步驟：

首先，申請人應(yīng)將其發(fā)明向指定專利局提出申請，在申請被指定專利局公開后的6個(gè)月內(nèi)向香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署注冊處申請記錄，注冊處經(jīng)形式審查后予以記錄并公布。

其次，申請應(yīng)在專利權(quán)被授予后或記錄申請被公開后的6個(gè)月內(nèi)，向知識產(chǎn)權(quán)署申請注冊和授權(quán)，注冊處經(jīng)形式審查后準(zhǔn)予注冊并授予香港特別行政區(qū)標(biāo)準(zhǔn)專利予以公布。

轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利申請僅須由專利注冊處處長進(jìn)行形式審查，以確定是否已根據(jù)法定要求提交了支持該申請的所需資料和文件。

（2）原授標(biāo)準(zhǔn)專利為由申請人直接向香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署提交的專利，須由專利注冊處處長進(jìn)行形式和實(shí)質(zhì)審查。實(shí)質(zhì)審查要求專利注冊處處長主要確定尋求保護(hù)的發(fā)明是否滿足可享專利性的要求，例如該發(fā)明是否是新穎的，包含創(chuàng)造性并能作工業(yè)應(yīng)用。

（3）短期專利申請由香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署注冊處直接受理。短期專利不進(jìn)行檢索和實(shí)質(zhì)審查，只進(jìn)行形式審查，審查合格即授予專利權(quán)。

申請人在提交短期專利申請時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交一份由規(guī)定檢索機(jī)構(gòu)對此專利所做的檢索報(bào)告，規(guī)定檢索機(jī)構(gòu)包括奧地利、澳大利亞、中國、日本、俄聯(lián)邦、西班牙、瑞典、美國、英國和歐洲專利局。

（4）外觀設(shè)計(jì)專利不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，只進(jìn)行形式審查，審查合格即授予專利權(quán)。

總結(jié)來說，香港特別行政區(qū)轉(zhuǎn)錄標(biāo)準(zhǔn)專利、短期專利和外觀設(shè)計(jì)專利都只進(jìn)行形式審查，不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，而原授標(biāo)準(zhǔn)專利則需要同時(shí)進(jìn)行形式審查和實(shí)質(zhì)審查。從審查方式看，原授標(biāo)準(zhǔn)專利類似于中國大陸的發(fā)明專利，短期專利類似于中國大陸的實(shí)用新型專利。

2、澳門特別行政區(qū)專利的申請途徑和審查方式

（1）申請澳門特別行政區(qū)發(fā)明專利有兩種途徑：

a.直接或者依據(jù)巴黎公約，于在先申請日的12個(gè)月內(nèi)向澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局直接提交新申請；

b.基于中國大陸的國家知識產(chǎn)權(quán)局授予的發(fā)明專利或?qū)＠暾堁由熘涟拈T特別行政區(qū)申請發(fā)明專利。

（2）申請澳門特別行政區(qū)實(shí)用專利，申請人僅可以直接或者依據(jù)巴黎公約于在先申請日的12個(gè)月內(nèi)向澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局提出。

澳門特別行政區(qū)實(shí)用專利是指對物品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的實(shí)用性技術(shù)方案，從而增加該物品的實(shí)用性或改善該物品的利用所授予的專利，保護(hù)主題類似于中國的實(shí)用新型專利。

但是，在審查方式上，澳門特別行政區(qū)實(shí)用專利需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查程序才可以授權(quán)。根據(jù)《國家知識產(chǎn)權(quán)局與澳門特別行政區(qū)特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局關(guān)于在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域合作的協(xié)議》，澳門特別行政區(qū)實(shí)用專利的實(shí)體審查工作由中國大陸的國家知識產(chǎn)權(quán)局完成，具體的審批程序在澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局完成。

（3）申請澳門特別行政區(qū)設(shè)計(jì)及新型專利，申請人僅可以直接或者依據(jù)巴黎公約在在先申請日的6個(gè)月內(nèi)向澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局提出。

對于澳門特別行政區(qū)設(shè)計(jì)及新型專利申請，申請人需要向澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局提出審查請求，經(jīng)過審查合格后才可以授權(quán)。同樣，根據(jù)《國家知識產(chǎn)權(quán)局與澳門特別行政區(qū)特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局關(guān)于在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域合作的協(xié)議》，審查工作由中國大陸的國家知識產(chǎn)權(quán)局完成，具體的審批程序在澳門特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)局完成。

3、臺灣地區(qū)專利的申請途徑和審查方式

如果希望在臺灣地區(qū)得到專利保護(hù)，有兩種申請途徑：

（1）直接申請：

直接向臺灣地區(qū)有關(guān)部門（所謂“經(jīng)濟(jì)部智慧財(cái)產(chǎn)局（TIPO）”）遞交專利申請。

（2）巴黎公約：

臺灣地區(qū)不是PCT專利合作條約和巴黎公約的締約地區(qū)，但WTO成員依據(jù)TRIPS協(xié)議（全稱為《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》），承認(rèn)巴黎公約優(yōu)先權(quán)。另外，根據(jù)中國大陸與中國臺灣地區(qū)2010年6月29日簽署的《海峽兩岸知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)合作協(xié)議》，兩岸相互承認(rèn)專利優(yōu)先權(quán)。因此，進(jìn)入臺灣地區(qū)的專利申請（如有優(yōu)先權(quán)）可以通過巴黎公約，在自最早優(yōu)先權(quán)日起的12個(gè)月（針對發(fā)明和新型申請）或6個(gè)月（針對設(shè)計(jì)申請）內(nèi)提交。

除了形式審查之外，發(fā)明專利和設(shè)計(jì)專利都須經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查（也稱實(shí)體審查）才能取得專利權(quán)。新型專利則采用形式審查制，不會對其新穎性和進(jìn)步性進(jìn)行實(shí)質(zhì)要件審查，只要符合形式要件要求即可簽發(fā)證書。

PART.03  實(shí)質(zhì)審查制度

1、香港特別行政區(qū)專利的實(shí)質(zhì)審查制度

目前，香港特別行政區(qū)專利中只有原授標(biāo)準(zhǔn)專利需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，實(shí)質(zhì)審查的內(nèi)容主要介紹以下兩點(diǎn)：

（1）新穎性

在對原授標(biāo)準(zhǔn)專利的新穎性進(jìn)行審查時(shí)，專利審查員除了會考慮現(xiàn)有技術(shù)是否在先公開外，還會考慮現(xiàn)有技術(shù)所公開的內(nèi)容是否具備“可實(shí)現(xiàn)性”。“可實(shí)現(xiàn)性”的意思是現(xiàn)有技術(shù)所公開的內(nèi)容必須足夠，以使本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵭性摪l(fā)明?？梢?，就現(xiàn)有技術(shù)是否能夠破壞一項(xiàng)發(fā)明的新穎性而言，香港特別行政區(qū)審查實(shí)踐提出了相對高的要求。

（2）創(chuàng)造性

在對原授標(biāo)準(zhǔn)專利的創(chuàng)造性進(jìn)行審查時(shí)，專利審查員采用的是四步法：
(a)(i)識別理論上“擅長有關(guān)技術(shù)的人”；
(a)(ii)識別該人所具備的相關(guān)公知常識；
(b)識別涉案權(quán)利要求的創(chuàng)造性概念，或在此識別不能輕而易舉地作出的情況下詮釋該權(quán)利要求；
(c)識別被援引為構(gòu)成“現(xiàn)有技術(shù)”一部分的事項(xiàng)與權(quán)利要求（或所詮釋的權(quán)利要求）中的創(chuàng)造性概念之間的差異（如有的話）；以及
(d)在未獲悉所聲稱具有權(quán)利的發(fā)明的情況下，審視這些差異對擅長有關(guān)技術(shù)的人而言是否構(gòu)成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發(fā)明。

在上述四步法中，前三步是初步或準(zhǔn)備性步驟，力求使得專利審查員從擅長有關(guān)技術(shù)的人的角度來評估最后一步，也即發(fā)明是否明顯。

不同于中國大陸對發(fā)明專利的創(chuàng)造性判斷所采用的三步法，香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署對原授標(biāo)準(zhǔn)專利的創(chuàng)造性判斷所采用的四步法的初始并非是確定最接近現(xiàn)有技術(shù)，而是要求識別擅長有關(guān)技術(shù)的人以及該人所具備的相關(guān)公知常識。第一步以明確界定相關(guān)技術(shù)的步驟作為創(chuàng)造性評估的起點(diǎn)，有利于專利審查員在一個(gè)合理的技術(shù)范圍內(nèi)選擇和評估現(xiàn)有技術(shù)以及公知常識，并適當(dāng)?shù)囊谩?br/>
緊隨其后的第二步（即識別涉案權(quán)利要求的創(chuàng)造性概念）則要求專利審查員站位發(fā)明構(gòu)思的整體考慮技術(shù)方案，從而識別發(fā)明的核心（或要點(diǎn)、本質(zhì)）。在識別創(chuàng)造性概念與現(xiàn)有技術(shù)之間的差異后（即第三步），在未獲悉所聲稱具有權(quán)利的發(fā)明的情況下，專利審查員須審視并考慮這些差異對擅長有關(guān)技術(shù)的人而言是否構(gòu)成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發(fā)明（即第四步），從而最終得到某項(xiàng)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

由此可以看出，香港特別行政區(qū)知識產(chǎn)權(quán)署在對原授標(biāo)準(zhǔn)專利的實(shí)質(zhì)審查過程中對技術(shù)領(lǐng)域、擅長有關(guān)技術(shù)的人（即本領(lǐng)域技術(shù)人員）和現(xiàn)有技術(shù)所涵蓋的范圍進(jìn)行了限制，有效避免了領(lǐng)域和背景相差較大所導(dǎo)致的降低對創(chuàng)造性的認(rèn)知的問題。審查過程中還注重對整體技術(shù)方案的考慮，避免脫離技術(shù)構(gòu)思單獨(dú)評價(jià)某個(gè)技術(shù)特征。

2、澳門特別行政區(qū)專利的實(shí)質(zhì)審查制度

澳門特別行政區(qū)發(fā)明、實(shí)用專利申請的實(shí)體審查工作以及澳門特別行政區(qū)設(shè)計(jì)及新型的審查工作由中國大陸的知識產(chǎn)權(quán)局的審查員完成，審查員依據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)是PCT條約，這是大部分專利代理師都比較熟悉的，這里不再詳述。

3、臺灣地區(qū)專利的實(shí)質(zhì)審查制度

（1）關(guān)于發(fā)明專利的標(biāo)準(zhǔn)

臺灣地區(qū)專利法對發(fā)明專利的定義是：“稱發(fā)明者，謂利用自然法則之技術(shù)思想之高度創(chuàng)作”。根據(jù)臺灣地區(qū)專利法的規(guī)定，發(fā)明專利的要件為新穎性、進(jìn)步性和產(chǎn)業(yè)上的利用性。對應(yīng)于大陸的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。

就新穎性來講，臺灣地區(qū)也是絕對新穎性標(biāo)準(zhǔn)。而且，臺灣地區(qū)也采先申請?jiān)瓌t，因此，臺灣地區(qū)的抵觸申請制度和大陸基本相同。就不喪失新穎性的例外來說，兩岸大體差不多，主要包括三種情況：一是研究、實(shí)驗(yàn)的發(fā)表，二是陳列于展覽會的公開，三是因他人未經(jīng)同意而泄露者。時(shí)間也是6個(gè)月內(nèi)提出專利申請，不喪失新穎性。

關(guān)于創(chuàng)造性，臺灣地區(qū)的表述是：“所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者依申請前之先前技術(shù)所能輕易完成時(shí)”不具有進(jìn)步性，和大陸的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)僅是表述上的區(qū)別，在實(shí)際操作上基本沒有區(qū)別。

（2）關(guān)于新型專利的標(biāo)準(zhǔn)

臺灣地區(qū)專利法對新型專利的定義是：“稱新型者，謂對物品之形狀、構(gòu)造或裝置之創(chuàng)件或改良”。保護(hù)范圍與大陸相差不多，只保護(hù)產(chǎn)品而不保護(hù)方法。創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)是：“所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者依申請前之先前技術(shù)顯能輕易完成者”時(shí)，不具有創(chuàng)造性。臺灣地區(qū)發(fā)明專利是“輕易完成”時(shí)沒有創(chuàng)造性，而新型專利是“顯能輕易完成”時(shí)沒有創(chuàng)造性。和大陸表述雖然不同，但都體現(xiàn)了實(shí)用新型創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)要比發(fā)明低一點(diǎn)。

（原標(biāo)題：淺談港澳臺專利申請和審查制度）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張靖靖 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談港澳臺專利申請和審查制度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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