商標的國外注冊——你需要考慮這些

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商標的國外注冊——你需要考慮這些

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來源：IPRdaily

作者：張瑤飛智義信（西安）知識產權

原標題：商標的國外注冊——你需要考慮這些

16日第三屆世界互聯(lián)網大會在浙江烏鎮(zhèn)開幕，習大大通過視頻向大家發(fā)表了講話。從這個講話內容可以看出互聯(lián)網的快速發(fā)展。隨著互聯(lián)網的快速發(fā)展，我們國內企業(yè)的產品和服務，尤其是國內的老字號和已經廣泛使用的商標走出去也是大勢所趨。

在向國外開展業(yè)務的過程中，企業(yè)的商標也必將作為先遣部隊提前做好準備，還是那句老話“產品未動，商標先行”。由于商標嚴格的地域性，在國內注冊成功的商標其有效保護的范圍只在我國境內，若要將產品或服務推廣至國外，企業(yè)應當注意在國外相應的國家和地區(qū)進行商標注冊。從另一方面來講，企業(yè)若未及時向國外申請商標注冊以保護自己的商標，很容易遇到海外企業(yè)搶注中國商標的情況。通過搶注我國的商標，國外企業(yè)不但可以制造商標糾紛，并以此作為阻擊或者延緩中國企業(yè)和產品進入其所在國市場的利器，進而壟斷市場；而且，對一些在我國境內已產生一定價值的商標，國外企業(yè)通過搶注商標牟取額外利益，比如向中國企業(yè)索取高額的商標轉讓費等。

舉幾個例子：

北京市藥材公司發(fā)現(xiàn)其“同仁堂”商標在日本被搶注。該公司遂以“同仁堂”為公眾熟知的馳名商標為由，請求日本特許廳撤銷該不當注冊的商標，日本要求提交“同仁堂”系我國馳名商標的證明文件。為了保護我國商標在他國的合法權益，商標局在做了廣泛的社會調查之后，于1989年正式認定“同仁堂”商標為我國馳名商標，才得以保護。

2001年，聯(lián)想開始全球化發(fā)展步伐，卻發(fā)現(xiàn)聯(lián)想的英文名Legend在全球竟被100多家公司注冊過商標，行業(yè)遍及娛樂、汽車等。據傳，聯(lián)想試著在歐洲買了兩個回來，但很快發(fā)現(xiàn)，要和全球100多家公司去談。2003年4月28日，聯(lián)想無奈之下，宣布花費巨資更換“Legend”為“l(fā)enovo”。

天津著名老字號“狗不理”的商標曾在日本遭搶注，歷時10余年的不懈努力，經過多次的談判與交涉，天津狗不理集團有限公司最終于在2007年9月拿回了遭搶注的兩個“狗不理”商標。至此，在海外漂泊多年的“狗不理”商標終于回家了，這是我國老字號企業(yè)在海外維權成功的經典案例。

因此，中國企業(yè)要“走出去”，其國外商標注冊一定要先于市場擴展的步伐，做到注冊先行，以防患于未然。

怎么樣進行商標的國際注冊呢？

目前商標國際注冊的途徑主要有兩種：一種是通過向被申請國的商標主管機關申請注冊，這種需要到每個指定國分別單獨繳納費用，有些國家還需要委托本國的代理機構代辦商標注冊申請，而且申請人給予代辦人的授權委托書必須經過申請人本國公證機關的公證和使館的認證方為有效。一種是通過《商標國際注冊馬德里協(xié)定》和《關于馬德里協(xié)定的議定書》來進行商標的國際注冊。前者是指申請人依據《保護工業(yè)產權巴黎公約》和各被申請國的法律，分別、逐個的向被申請國商標主管機關提出商標注冊的申請，這種途徑因各國法律規(guī)定各不相同，申請條件和期限也不同一，每個國家均需支付相應的申請費，手續(xù)相對較麻煩，在實踐中不建議企業(yè)優(yōu)先考慮這種申請的途徑。后者簡稱馬德里商標國際注冊體系，該途徑要求所申請注冊商標必須在原屬國商標主管機關已提交過商標注冊申請，之后再向世界知識產權組織進行商標國際注冊申請，在申請時可同時在馬德里聯(lián)盟成員國中選擇多個需要獲得法律保護的國家，進行一次性申請，馬德里商標國際注冊體系較前者逐一申請途徑來說，申請方式簡單、費用較低、也比較便捷。因此企業(yè)在進行商標國際注冊時，建議優(yōu)先選擇馬德里商標國際注冊途徑（目前馬德里聯(lián)盟成員國以達176個，我國早在1985年已成為該公約的成員國），若需向不在馬德里聯(lián)盟成員國里的國家或組織申請注冊商標時，可選擇向該國單獨申請，這樣既能全面的保護我國企業(yè)在走出去時有健全的商標保護，又能最大化的節(jié)約申請注冊商標的成本。

從上述可以看出，馬德里商標國際注冊優(yōu)勢是：

1、費用較低： 費用包括基礎注冊費，指定國家的費用，本國商標主管機關的費用。國際注冊申請人可以在一份申請中指定一個或者多個成員國要求對其申請商標進行保護，無論指定一個成員國還是指定全部成員國，商標國際注冊申請人均只需繳納一份基礎注冊費，因此，指定的國家越多，越劃算。單一國家注冊，則要找當?shù)氐拇頇C構，由于商標辦理時間長，翻譯費等都是不小的開支。

2、節(jié)省時間： 申請人提交商標注冊申請書之日起，一般6個月左右即可取得注冊證明，注冊證明上的國際注冊號和國際注冊日。切記國際商標注冊證明，不是商標被核準注冊的證明，只是表明國際局收到了申請的國際注冊申請，和我國的受理書類似。該商標能否獲準注冊，要以各國的審查為準。商標注冊證明是進行商標的后期指定、變更、轉讓、續(xù)展等一系列活動的基礎。12到18個月沒有接到駁回，即表示在指定國獲得保護。

3、手續(xù)簡單： 交一份申請，即可指定眾多國家進行申請保護。中國的商標國際注冊申請人從向中國商標局提交商標國際注冊申請書之日起，一般6個月左右即可取得世界知識產權組織（WIPO）國際

假若商標在國外被搶注了怎么辦？

一方面，當企業(yè)有將產品或服務推向國外的計劃時，應提早注意國際商標注冊公告以及特定國家的申請商標公告，發(fā)現(xiàn)搶注應及時提起異議或訴訟。

對于侵犯我國企業(yè)商標權的行為，應當積極的依據馳名商標、在先權利、不正當競爭等一系列行為來實現(xiàn)商標權利救濟。

另，在注冊國外商標的時候，一定要注冊英文商標，就好像國外企業(yè)申請我國商標一定要申請中文商標，著名的百年品牌NewBalance在注冊的時候沒有在中國注冊“新百倫”“紐巴倫”等中文商標，也沒推出自己的中文商標，后被起訴侵犯“新百倫”商標權，一審判賠9800萬元，二審判了賠償500萬。所以，申請國外商標保護的時候，也要注意當?shù)胤g的問題，盡可能翻譯的貼切，寓意好。

通過以上的分析，我們可以看出商標不僅僅是商品和服務的標志，它關系著企業(yè)的特殊經濟利益乃至消費者的合法權益，各個國家均高度重視商標權的保護，我國多地政府也已出臺了相應的政策來鼓勵和支持我國企業(yè)在走出去時的商標權保護。

對于企業(yè)來講，由于商標權利嚴格的地域性，想要自己的產品或服務銷往多個國家，自己的商標權得到多國的法律保護是前提條件，而提早進行國際注冊時企業(yè)商標權有多國法律保護的開端。

來源：IPRdaily

作者：張瑤飛智義信（西安）知識產權

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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