SEP與FRAND相關(guān)問題研究與思考（四）│ 3G/4G/5G FRAND 許可和 ETSI 的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)的透明度

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：3G/4G/5G FRAND 許可和 ETSI 的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)的透明度

關(guān)于在專利所有人和實(shí)施者之間，誰(shuí)應(yīng)該承擔(dān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利的必要性和價(jià)值的責(zé)任（即“交易成本”），要考慮這些事實(shí)：專利所有人已經(jīng)對(duì)進(jìn)行創(chuàng)新和申請(qǐng)專利進(jìn)行了大量投資，而實(shí)施者已經(jīng)可以自由地將該技術(shù)商業(yè)化并從中獲利，而沒有任何義務(wù)獲得 FRAND許可。

“ETSI聲明并不是【…】標(biāo)準(zhǔn)必要性聲明，僅是對(duì)基于FRAND條款進(jìn)行許可的一種承諾。”

最近出現(xiàn)了一種令人不安的趨勢(shì)，即據(jù)稱歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì) (ETSI) 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫(kù)（IPR數(shù)據(jù)庫(kù)）缺乏透明度的問題被用于支持反壟斷指控，并提議對(duì)3G、4G 和 5G 無(wú)線技術(shù)的公平、合理和非歧視性 (FRAND) 許可框架進(jìn)行徹底的變革。但是否真的存在這樣的透明度問題，或者這是否是另一種試圖將平衡力量?jī)A斜以有利于實(shí)施者并作為支持“反劫持”借口的一種嘗試呢？

ETSI 知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策和IPR數(shù)據(jù)庫(kù)的作用

在深入研究這些最新發(fā)展之前，首先考慮 ETSI 欲通過其知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策（IPR政策）和IPR數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo)。ETSI 的主要關(guān)注點(diǎn)是確保實(shí)施者可以獲得 FRAND 許可，從而獲取實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)所必需的專利，例如3GPP為 3G、4G 和 5G 無(wú)線通信開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)。ETSI 通過其IPR政策實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)，該政策旨在識(shí)別潛在的必要專利，從而確保許可承諾可以得到保證。然后將這些許可承諾上傳到 ETSI 的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)，以方便實(shí)施者了解其關(guān)注的專利是否可用于FRAND許可。

然而，IPR數(shù)據(jù)庫(kù)并未指明任何指定的專利是否需要許可。也就是說，ETSI 的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)不是也不打算成為一個(gè)僅包含實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)所需的必要、有效和未到期專利的實(shí)時(shí)、最新的數(shù)據(jù)庫(kù)。例如，請(qǐng)參見 ETSI IPR數(shù)據(jù)庫(kù)中的“免責(zé)聲明”（重點(diǎn)補(bǔ)充）：

對(duì)于當(dāng)前IPR在線數(shù)據(jù)庫(kù)中包含的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)，ETSI秘書處不作任何陳述和/或保證（無(wú)論是明示還是暗示），包括但不限于準(zhǔn)確性、完整性、有效性、適用性或相關(guān)性信息或根據(jù)ETSI知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策的定義這些權(quán)利是否必不可少。

同樣值得注意的是，ETSI 的IPR政策通過尋求披露“可能是必要”的專利來鼓勵(lì)所謂的“過度聲明”，因?yàn)樵蕉嗟膶＠艿?FRAND 許可承諾的約束越符合 ETSI 的利益。此外，ETSI 鼓勵(lì)在標(biāo)準(zhǔn)化過程的早期公開潛在的必要專利，這使得必要性的確定變得復(fù)雜，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)文本和專利權(quán)利要求通常在這個(gè)階段會(huì)不斷變化。

聯(lián)想訴InterDigital案

盡管ETSI的IPR政策和IPR數(shù)據(jù)庫(kù)具有基本目標(biāo)，但聯(lián)想在最近提交的訴狀中聲稱，InterDigital Communications (IDC) 從事反競(jìng)爭(zhēng)行為，并違反了對(duì) ETSI 的承諾，其中包括過度填充ETSI數(shù)據(jù)庫(kù)（重點(diǎn)補(bǔ)充)：

10. IDC通過將其數(shù)千項(xiàng)專利聲明為蜂窩標(biāo)準(zhǔn)的必要專利，而不考慮這些專利是否實(shí)際上是——或合理地可能成為——必要的，從而加劇了其IPR聲明的欺騙性，創(chuàng)造了一堆所謂的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，增加了潛在的被許可人要充分評(píng)估這些必要性聲明的成本和復(fù)雜性。在這樣做的過程中，IDC向?qū)で蟾鶕?jù)FRAND條款許可蜂窩標(biāo)準(zhǔn)必要專利的蜂窩標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者征收大量且不成比例的交易費(fèi)，使談判不正當(dāng)?shù)叵騼A向許可方。

然而，對(duì)ETSI的聲明并不是對(duì)必要性的指控或確認(rèn)，而是承諾根據(jù)FRAND條款和條件許可已聲明的專利，并且在一定程度上，這些專利是必要的，或即將成為必要的，并且仍然是必要的。

聯(lián)想的訴狀通過指出InterDigital關(guān)于其專利份額“可能是必要的”默認(rèn)了并非所有已作出許可承諾的專利都是必要的：

67. IDC聲稱其在全球擁有超過34,000項(xiàng)專利和專利申請(qǐng)。由于其對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定過程的操控，欺騙性的FRAND承諾以及向ETSI過度聲明專利，IDC聲稱其數(shù)千項(xiàng)專利對(duì)蜂窩標(biāo)準(zhǔn)是必要的，盡管其小心地不特意識(shí)別所有此類專利。相反，IDC 欲意控制7-10%“可能”對(duì) 3G UMTS標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要的專利和10%“可能”對(duì) 4G LTE 標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要的專利。

因?yàn)槿绻鸌nterDigital表示其根據(jù)第三方分析師的研究控制了7-10%可能的必要專利，那么這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于ETSI數(shù)據(jù)庫(kù)中基于“過度申報(bào)”的平均比率的 InterDigital 專利總數(shù)（鑒于ETSI的IPR政策和IPR數(shù)據(jù)庫(kù)的上述目的，這是一個(gè)誤稱）。此外，聯(lián)想承認(rèn)第三方研究分析的重要性削弱了其立場(chǎng)，即有必要審查ETSI的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫(kù)，以確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有權(quán)的相對(duì)份額。

有趣的是，聯(lián)想很少相信仲裁員的智慧，還利用另一個(gè)稻草人表示：“……IDC 強(qiáng)迫原告進(jìn)行仲裁的努力只是另一種手段，它試圖利用保密性及其夸大的已聲明標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量來奪取非FRAND許可費(fèi)……” 。但是，即使假設(shè)在辯論過程中，IDC 會(huì)嘗試將向ETSI提交聲明的專利數(shù)量等同于其在可能的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中的份額，但其似乎并沒有這樣做，因此一旦聯(lián)想指出納入ETSI的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)并不意味著專利實(shí)際上是必要的，這種表象將不再有效。

盡管在其訴狀中只提到了一次，但聯(lián)想將此類問題定義為“透明度”問題，不管該術(shù)語(yǔ)在行業(yè)中沒有公認(rèn)的法律含義或理解：

大多數(shù) SDO 聲明中缺乏詳細(xì)信息，這使得使用該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施者很難甚至不可能確定避免侵犯適用標(biāo)準(zhǔn)必要專利所需的許可范圍。相反，盡管標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人面臨同樣的問題，但實(shí)施者必須對(duì)與潛在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利包相關(guān)的這些問題分別進(jìn)行盡職調(diào)查。因此，許多實(shí)施者可能選擇不主動(dòng)調(diào)查此事，而是等待標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人告知其侵犯了該標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

但考慮到InterDigital的專利、提交給ETSI的許可聲明（這有助于縮小那些可能是InterDigital必要專利的范圍）、標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有技術(shù)都是公開的，這真的是一個(gè)透明度問題嗎？關(guān)于許可聲明，請(qǐng)注意，與ETSI的情況不同，即ETSI提供專利號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)，“一攬子”聲明在IEEE和ITU中司空見慣，專利所有者只需要聲明，只要他們認(rèn)為可能是必要專利，并且準(zhǔn)備基于RAND或FRAND進(jìn)行許可。

用聯(lián)想自己的話來說，這聽起來更像是一個(gè)由誰(shuí)來承擔(dān)“交易成本”的問題，以確定需要許可哪些專利以及適當(dāng)?shù)腇RAND費(fèi)率應(yīng)該是多少。但是，相比InterDigital在沒有獲得聯(lián)想承諾接受FRAND許可的情況下就在訴前談判中攤牌，如果聯(lián)想不同意 InterDitigtal 的評(píng)估，聯(lián)想就必須自己分析并在法庭上冒險(xiǎn)解決不遵守 FRAND 的問題，會(huì)怎么樣呢？按照聯(lián)想的思路，那么下一步的邏輯是，因?yàn)樵u(píng)估是否符合FRAND需要考慮必要專利的總范圍，那么InterDigital是否還應(yīng)負(fù)責(zé)分析第三方專利？

“標(biāo)準(zhǔn)必要專利專家組”

“專家組”由歐盟委員會(huì)設(shè)立，旨在“為委員會(huì)提供經(jīng)濟(jì)、法律和技術(shù)專業(yè)知識(shí)，協(xié)助委員會(huì)就可能采取的政策措施提供幫助，以確保有一個(gè)平衡的架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)必要專利順利、高效和有效的許可”，在其1月份的“對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利辯論的貢獻(xiàn)”文稿（“貢獻(xiàn)文稿”）中也指出了對(duì)透明度的擔(dān)憂。具體而言，該貢獻(xiàn)文稿指出“對(duì)于涵蓋所采用標(biāo)準(zhǔn)的真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的所有權(quán)和數(shù)量缺乏透明度，這使得實(shí)施者難以確定其符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)需要哪些標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可”。專家表示，“在標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域，增強(qiáng)透明度有可能對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人和實(shí)施者都有利，因?yàn)樗赡艽龠M(jìn)更順暢的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判并減少標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟”（重點(diǎn)補(bǔ)充）。然而，貢獻(xiàn)文稿指出，“目前沒有明確的證據(jù)”表明缺乏透明度會(huì)增加許可交易成本并降低FRAND許可的效率。

專家真正離譜的地方是關(guān)于ETSI的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)。例如，貢獻(xiàn)文稿指出，雖然ETSI 的聲明比其他標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織使用的聲明更詳細(xì)，但它們“不會(huì)定期更新標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域的變化”以反映“[專利]申請(qǐng)可能被駁回，隨著標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)、補(bǔ)充或修訂，它們可能會(huì)被無(wú)效、過期或失去其必要性特征……”令人驚訝的是，盡管專家承認(rèn)該聲明的目的是“確保所有屬于或可能成為必要的專利可用于許可……”，但此類聲明“并非旨在促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可……”。

盡管缺乏有關(guān)透明度問題影響的證據(jù)，以及ETSI的IPR政策和IPR數(shù)據(jù)庫(kù)背后的目的，貢獻(xiàn)文稿還是繼續(xù)提出了幾項(xiàng)建議，其中絕大多數(shù)給專利所有者帶來了額外的負(fù)擔(dān)和義務(wù)。例如，貢獻(xiàn)文稿提議要求專利所有人獲得第三方必要性評(píng)估，應(yīng)向ETSI提交額外信息（例如必要性評(píng)估的結(jié)果），更新提供給ETSI的信息，加速對(duì)已聲明專利的審查的過程，并進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)檢索等。撇開此類提案可能會(huì)產(chǎn)生的無(wú)數(shù)問題不談（其中許多問題在貢獻(xiàn)文稿中有所涉及），最大的問題是一個(gè)根本不被支持的假設(shè)，即FRAND許可制度旨在為實(shí)施者提供完全透明的信息，而沒有任何互惠義務(wù)。

大失衡

此外，值得質(zhì)疑的是，由于ETSI的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)的狀態(tài)，大量實(shí)施者擔(dān)心因?yàn)闊o(wú)法識(shí)別那些他們希望獲得許可但卻不能獲得許可的專利而失眠。例如，考慮到許多科技公司都有一項(xiàng)默示的（如果不是明確的）內(nèi)部政策，即防止其員工查看或評(píng)論第三方專利，以降低故意侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。更現(xiàn)實(shí)的是歐洲“專家組”的觀點(diǎn)，即專利所有人通常必須采取第一步：

因此，像InterDigital這樣的行業(yè)巨頭可能例外，他們可以更依賴于他們的許可歷史、專利包規(guī)模和第三方必要性分析來支持他們的立場(chǎng)，而無(wú)需確定具體的專利，實(shí)施者很清楚在ETSI的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)中被認(rèn)為是必要的專利正是他們想獲得許可的專利。

最后，將存在證據(jù)開示的司法轄區(qū)的民事訴訟規(guī)則視為一種類似物，該規(guī)則也旨在提高透明度。與歐洲“專家組”提議的FRAND許可有兩個(gè)顯著區(qū)別：(1) 披露相關(guān)信息的義務(wù)是對(duì)等的；(2)保證結(jié)果。就任何旨在提高透明度的舉措而言，公平意味著這些義務(wù)應(yīng)該是對(duì)等的，并且旨在促進(jìn)獲得 FRAND 許可。

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

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編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接 SEP與FRAND相關(guān)問題研究與思考（四）│ 3G/4G/5G FRAND 許可和 ETSI 的IPR數(shù)據(jù)庫(kù)的透明度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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