「方法專利」的權(quán)利窮竭

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作者：盧宏

原標(biāo)題：方法專利的權(quán)利窮竭

專利的權(quán)利窮竭問題是知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最為不協(xié)調(diào)、最為復(fù)雜的問題之一。大名鼎鼎的trips協(xié)議，也只對這個(gè)問題作了一個(gè)原則性的說明。本文僅限于討論在某一法域（例如中國）范圍內(nèi)，方法專利在其權(quán)利范圍之內(nèi)的權(quán)利窮竭問題。

中國專利法第69條第一項(xiàng)，規(guī)定了專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)。這是中國專利法對于權(quán)利窮竭作出的規(guī)定，而該規(guī)定顯然只是涉及到專利產(chǎn)品或者是依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，并未對專利方法本身或者方法專利是否存在權(quán)利窮竭作出規(guī)定。

北京高院2017年4月發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中第131條第四項(xiàng)規(guī)定：“專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)，包括：（4）方法專利的專利權(quán)人或者其被許可人售出專門用于實(shí)施其專利方法的設(shè)備后，使用該設(shè)備實(shí)施該方法專利”。該規(guī)定字面意義上是對實(shí)施方法專利的設(shè)備的銷售行為是否導(dǎo)致方法專利權(quán)利窮盡做了一個(gè)規(guī)定。因此，規(guī)定是對專門用于實(shí)施專利方法的設(shè)備（產(chǎn)品）的銷售后，對實(shí)施專利方法的權(quán)利窮竭問題，沒有考慮到進(jìn)一步的細(xì)節(jié)情形，本文就此進(jìn)行闡述。

在討論方法專利權(quán)利窮竭問題之前，首先需要弄清楚的是，具有什么樣的方法專利，或者說具有哪些類型的方法專利。筆者將其分為如下兩大類方法專利：1、制造某種裝置、設(shè)備的方法或制備某種物質(zhì)的方法；2、使用某種物質(zhì)或裝置的方法。下面分別討論這兩類方法專利是否因其關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品（設(shè)備、化合物、組合物等等）的合法銷售而造成權(quán)利窮竭。

一、制造某種裝置、設(shè)備的方法或制備某種物質(zhì)的方法。此處說的物質(zhì)或者裝置本身可以是新的，也可能是現(xiàn)有的

對于物質(zhì)或者裝置本身不具有專利性時(shí)，問題相對比較簡單明了，也就是不具有專利權(quán)的物質(zhì)或裝置的銷售，顯然不能作為生產(chǎn)或制造該非專利產(chǎn)品的方法專利窮竭的理由或依據(jù)。

而對于物質(zhì)或裝置本身也具有專利權(quán)時(shí)，生產(chǎn)或制造該非專利產(chǎn)品的方法同樣不應(yīng)當(dāng)因物質(zhì)或裝置本身的銷售而窮竭。

 這種方法權(quán)利要求與其相關(guān)的產(chǎn)品之間的關(guān)系，并非北高專利侵權(quán)判定指南中規(guī)定的方法專利權(quán)利窮竭的情形。方法權(quán)利在這種情況下，對于產(chǎn)品（物質(zhì)或裝置）而言，其銷售行為僅僅造成該合法銷售的產(chǎn)品本身的權(quán)利窮竭，而不應(yīng)該造成對制造或制備該產(chǎn)品的方法專利的權(quán)利窮竭。在產(chǎn)品具有專利性的時(shí)候，產(chǎn)品與制備該產(chǎn)品的方法可以同時(shí)獲得保護(hù)。盡管該兩項(xiàng)權(quán)利要求有關(guān)聯(lián)，甚至是在一項(xiàng)專利申請中的兩項(xiàng)具有相同發(fā)明構(gòu)思具有單一性發(fā)明創(chuàng)造，使方法權(quán)利不因其制備的產(chǎn)品的銷售而喪失權(quán)利具有其邏輯性和合理性。

例1：一種他克莫司類脂質(zhì)體及其凝膠和制備方法。

產(chǎn)品權(quán)利要求：一種他克莫司類脂質(zhì)體，其特征在于，按重量份，以80-120份類脂質(zhì)體作為5份他克莫司的藥物載體；所述類脂質(zhì)體的主材料為失水山梨醇硬脂酸酯。

方法權(quán)利要求：一種如權(quán)利要求1所述的他克莫司類脂質(zhì)體的制備方法，其特征在于，按重量份，稱取失水山梨醇硬脂酸酯80-120份、他克莫司5份、膽固醇8-12份，加入氯仿溶解，減壓蒸干有機(jī)溶劑，得到均勻半透明的薄膜；向裝有所述薄膜的容器中加入含穩(wěn)定劑的水溶液，再加入水化珠，在55-65℃下水化得到他克莫司類脂質(zhì)體混懸液，探頭超聲，得到他克莫司類脂質(zhì)體；所述超聲的參數(shù)為：每工作2-4s、間隔5-7s，共超聲2-3分鐘，振幅30-40%。

該專利有兩組權(quán)利要求分別涉及組合物（一種他克莫司類脂質(zhì)體）和組合物的制備方法（一種如權(quán)利要求1所述的他克莫司類脂質(zhì)體的制備方法）。因此，當(dāng)權(quán)利人使用其專利方法制備所述的專利產(chǎn)品并進(jìn)行銷售后，并不應(yīng)導(dǎo)致其專利生產(chǎn)方法的權(quán)利窮竭。  

二、某種物質(zhì)或裝置的使用方法

一種情形是，專利方法所利用的設(shè)備是通用設(shè)備。

例2：一種低溫卷煙煙氣成分分析方法，其權(quán)利要求1是：

一種低溫卷煙煙氣成分分析方法，其特征在于，取低溫卷煙煙絲或者薄片，在空氣環(huán)境下加熱進(jìn)行裂解，選擇多個(gè)裂解溫度分別進(jìn)行裂解，裂解溫度選自以下溫度范圍145-155 ℃、190-200℃和240-250℃，所述裂解在同一裂解溫度下進(jìn)行8-12次，每次的裂解的時(shí)間為 2-4秒，將每次裂解后的煙氣輸入到氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀進(jìn)行成分分析，再對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理可得煙氣中各物質(zhì)的相對百分含量；所述氣相色譜的參數(shù)為：固定相為聚乙二醇，載氣為氦氣，恒流模式，流速為1.5mL/ min，進(jìn)樣口溫度為250℃，分流比為100:1，柱溫采取程序升溫方式：初溫50℃，保持2 min， 然后以3℃/min升溫至200℃，保持1min，最后以2℃/min升溫至260℃，保持5min，平衡時(shí)間為1min；所述質(zhì)譜的參數(shù)為：傳輸線溫度280℃，電離方式為電子轟擊源，監(jiān)測方式為全掃描模式定性，面積歸一化法定量，掃描范圍29-550amu，電離能量70eV，離子源溫度280℃，溶劑延遲為4.5min；所述裂解采用裂解儀，裂解的參數(shù)為：初始溫度60℃，保持2s，以 10℃/s 升溫至所需裂解溫度，保持3s；裂解氣氛為空氣，氣體流量為276mL/min；裂解儀接口待機(jī)溫度：50℃，工作溫度200℃；裂解儀閥箱溫度200℃，裂解儀傳輸線溫度200℃。

上述方法專利權(quán)利要求中是以步驟和參數(shù)為其技術(shù)特征的，其中所提及的設(shè)備則屬于通用設(shè)備，因此，其技術(shù)貢獻(xiàn)或者說發(fā)明點(diǎn)僅在于過程和工藝參數(shù)，因此，該方法中所提及的設(shè)備非專用于本方法專利，因此，該些設(shè)備的銷售即使是專利權(quán)人銷售的，也不應(yīng)該造成該方法專利的權(quán)利窮竭。

例如如下的專利中，要求保護(hù)的是一種設(shè)備，以及利用該設(shè)備的一種分揀方法。

例3：一種基于機(jī)械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)及其分揀方法

產(chǎn)品權(quán)利要求：一種基于機(jī)械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)，其特征在于：包括多組用于存儲(chǔ)條煙的條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）和分揀及合單執(zhí)行裝置；所述分揀及合單執(zhí)行裝置包括與條煙柜（C1， C2，C3，…，Cx）組數(shù)相對應(yīng)的分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My），一條主傳動(dòng)帶（N），多條與分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）臺(tái)數(shù)對應(yīng)的合單傳動(dòng)帶（E1，E2，…，Ey），一臺(tái)合單機(jī)械手（H），以及用于控制條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）出煙、控制分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）和合單機(jī)械手（H）動(dòng)作的PLC控制系統(tǒng)；每組條煙柜包括多個(gè)條煙柜，每個(gè)條煙柜的出煙口與一條條煙柜傳送帶 （D1，D2，D3，…，Dx）銜接，每組條煙柜出煙口處的條煙柜傳送帶的末端設(shè)有一臺(tái)分揀機(jī)械手 （M1，M2，…，My），每臺(tái)分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）設(shè)置在相應(yīng)的合單傳動(dòng)帶（E1，E2，…，Ey） 的末端，所述合單傳動(dòng)帶（E1，E2，…，Ey）的末端與主傳送帶（N）的頭端之間設(shè)有所述合單機(jī)械手（H）。

方法權(quán)利要求：一種利用權(quán)利要求1-4之一的基于機(jī)械手的條煙訂單分揀系統(tǒng)進(jìn)行分揀的方法，其特征在于，包括如下步驟：

1）條煙柜傳送帶（D1，D2，D3，…，Dx）將條煙從各條煙柜（C1，C2，C3，…，Cx）中傳送出來， 等待分揀；

2）PLC控制系統(tǒng)從訂單數(shù)據(jù)庫中讀取每個(gè)訂單的信息；

3）PLC控制系統(tǒng)按照獲取的訂單，向分揀機(jī)械手（M1，M2，…，My）發(fā)指令從各條煙柜傳送帶（D1，D2，D3，…，Dx）上抓取每個(gè)訂單對應(yīng)品種、數(shù)量的條煙，放置于合單傳送帶（E1， E2，…，Ey）上，并將信息寫入訂單分配表中；

4）PLC控制系統(tǒng)按照訂單分配表，向合單機(jī)械手（H）發(fā)指令從各個(gè)合單傳送帶（E1， E2，…，Ey）上抓取相應(yīng)數(shù)量的條煙，放置于主傳送帶（N）上，組合成一個(gè)完整的訂單。

從邏輯上說，專利的權(quán)利要求類型就兩種，一種是產(chǎn)品，包括設(shè)備、部件、化合物、組合物；一種是方法，包括制造產(chǎn)品的方法、使用產(chǎn)品的方法。因此，既然專用于方法的設(shè)備，如果是由方法權(quán)利人或其許可的人合法銷售的，則該方法專利因該設(shè)備的銷售而窮竭該，此情形屬于北高規(guī)定中所描述?？梢韵胍?，如果權(quán)利人銷售了上述設(shè)備，顯然是允許買受人利用該設(shè)備設(shè)施其專利方法， 或者是說其方法專利權(quán)項(xiàng)已經(jīng)因其合法銷售的設(shè)備而窮竭。

但是對于物質(zhì)、物質(zhì)的生產(chǎn)方法以及物質(zhì)的用途方法類型的專利，情況如何呢？對于合法生產(chǎn)物質(zhì)的銷售，是不是應(yīng)該也能窮竭該物質(zhì)的使用方法呢？

例4：一種納米銀-細(xì)胞生長因子緩釋物及其制備方法與用途。

產(chǎn)品權(quán)利要求：一種納米銀多肽生長因子的緩釋物，是納米銀-細(xì)胞生長因子復(fù)合體，多肽生長因子通過納米吸附性或/和以-COO和-CN及-H與Ag發(fā)生簡單的鍵合反應(yīng)，而吸附在納米銀的表面形成復(fù)合體。

方法權(quán)利要求：制備權(quán)利要求1-7之一所述的納米銀多肽生長因子的緩釋物的方法，包括下列步驟： (1)納米銀溶液配制：將粒徑在1～100nm納米銀粉分散在水中，分散2～12個(gè)小時(shí)； (2)向上述溶液里面加入多肽生長因子粉劑或者多肽生長因子溶液。

用途權(quán)利要求：權(quán)利要求1-7之一所述的納米銀多肽生長因子的緩釋物用于制備愈合治療藥物的用途。

該案例中，很顯然，該緩釋物是一個(gè)新的具有專利性的物質(zhì)，那么，當(dāng)專利權(quán)人制造和銷售該緩釋物之后，對于使用該緩釋物是否還需要經(jīng)過專利權(quán)人的許可呢？也就是專利權(quán)人制造并銷售的該緩釋物是否會(huì)造成該緩釋物的使用方法的權(quán)利窮竭呢！從字面意思上看，北高規(guī)定第131條第4項(xiàng)說的是專用于方法專利的設(shè)備，沒有包括物質(zhì)（化合物、組合物）。

可以設(shè)想下，如果對上述規(guī)定做擴(kuò)大的解釋，即專用于實(shí)施該方法（用途）的產(chǎn)品（化合物或組合物）經(jīng)合法銷售后，使得實(shí)施該方法（用途）的專利權(quán)窮竭。

但是還會(huì)出現(xiàn)另外一種場景，那就是緩釋物的專利權(quán)人，還擁有一項(xiàng)該緩釋物的制備方法，該權(quán)利人將該專利方法許可給他人來制造該緩釋物，那么，被許可方按照該專利方法制造該緩釋物在出售后，該緩釋物應(yīng)該符合權(quán)利窮竭了，但是該緩釋物的購買者這一方在使用該緩釋物的時(shí)候，是不是需要向?qū)＠麢?quán)人尋求再次使用方法的許可呢？

筆者認(rèn)為，這問題的回答應(yīng)該取決于該使用方法是不是記載在該緩釋物授權(quán)文本當(dāng)中的一種用途。如果是在該緩釋物專利文件當(dāng)中所記載的使用方法的話，應(yīng)該默認(rèn)為，當(dāng)消費(fèi)者購買了該緩釋物時(shí)，有理由按照該專利當(dāng)中記載的方法，使用該緩釋物。另外一種情形就是，專利權(quán)人在獲得該緩釋物及該緩釋物專利當(dāng)中所公開的使用方法專利之后，該專利權(quán)人又發(fā)現(xiàn)了該緩釋物的其他用途，或者是說其他使用方法，從而獲得另外一個(gè)使用方法專利的時(shí)候，如果第三方需要按照這個(gè)新的使用方法來使用，應(yīng)該尋求該緩釋物使用方法的權(quán)利人的許可，也就是說，在此情形中該使用方法專利不應(yīng)因該緩釋物為專利權(quán)人生產(chǎn)或許可生產(chǎn)的，而權(quán)利窮竭。當(dāng)然，如果在后的使用方法的權(quán)利人與在先的緩釋物的權(quán)利人，為非同一人事顯然是需要取得許可的，那么，筆者認(rèn)為，不應(yīng)該因?yàn)閮蓚€(gè)專利的專利權(quán)人相同，就認(rèn)為不需要經(jīng)過許可。

從權(quán)利窮竭的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋上看，也是應(yīng)該支持在上述情形下不產(chǎn)生物質(zhì)的第二用途（方法專利）權(quán)利窮竭的。

綜上所述，方法專利不必然隨合法產(chǎn)品（設(shè)備、化合物、組合物等等）的銷售而權(quán)利窮竭。

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作者：盧宏

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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