「禁止反悔原則」對技術特征解釋的適用！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張博  蘭臺所知產團隊律師

原標題：禁止反悔原則對技術特征解釋的適用

所謂的禁止反悔原則，是專利侵權訴訟中的一種法律規(guī)則，其含義是，專利權人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權后的無效、訴訟、再審程序）過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權訴訟階段，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。

禁止反悔原則來源于民法中的誠實信用原則和公平原則，與民法的許諾禁反言規(guī)則相類似，是民法領域里的公平原則在專利領域中的具體運用。這是因為專利制度強調平衡專利權和社會公眾利益，既要保護專利權人的利益，又不限制社會公眾對技術合理、合法使用，不阻礙整個社會科學技術的發(fā)展。該原則限制專利保護范圍不合理擴張，其實質在于防止專利權人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權階段對保護范圍進行限制，后又在侵權訴訟時“過河拆橋”，企圖恢復保護范圍，從而兩頭得利。

現(xiàn)有諸多研究強調禁止反悔原則與等同侵權的關系，卻在技術特征的解釋適用上，存在一些分歧。在此，筆者結合自身的實務經(jīng)驗，對這一問題進行探討。

禁止反悔原則對技術特征錯誤陳述的適用

禁止反悔的適用對象是權利人的陳述。根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規(guī)定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。”

問題在于，如果專利權人在確權階段的陳述存在錯誤，禁止反悔原則應如何適用該錯誤的陳述？這就需要區(qū)分兩種情形，做不同的處理。

一種是專利權人對現(xiàn)有技術的技術特征理解錯誤，而審查機關予以了明確否認。對此，不應將此錯誤理解納入到專利保護范圍中。比如，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（二）第十三條 權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

當然，這種否認必須是明示的，而不能夠是以默示的形式。對此，曹某某等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵犯發(fā)明專利一案中，二審法院認為，專利權人主張對授權和維持專利權有效起決定性作用的技術特征才適用禁止反悔，其意指對于專利申請人、專利權人的限縮性修改或者陳述沒有被授權確權行政機關所采納，即對專利權的授予或者維持專利權有效沒有產生實質性作用，故不應適用禁止反悔，不產生技術方案放棄的后果?！懊鞔_否定”應當是指授權確權機構以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能是推定其具有否定性的意思表示。[1]

另一種是審查機關并未否認對現(xiàn)有技術做作的錯誤理解，反而為此授予專利權的情形。那么，在侵權階段，適用禁止反悔原則時，應如何理解該現(xiàn)有技術的技術特征呢？

對此，筆者認為，在侵權階段，由于專利權人放棄了該現(xiàn)有技術的技術方案，法院應糾正現(xiàn)有技術的技術特征的解釋錯誤，或者也按專利權人的錯誤解釋來解釋現(xiàn)有技術。上述方式均可以將被控侵權產品技術方案解釋為與現(xiàn)有技術相同或等同的技術方案，排除出專利權保護范圍，從而防止現(xiàn)有技術不落入專利保護范圍，而被控侵權產品因與現(xiàn)有技術相等同，出現(xiàn)落入保護范圍的怪現(xiàn)象，進而違背禁止反悔的立法目的，造成專利權人“兩頭得利”。

禁止反悔原則對技術特征解釋的順位適用

對于權利要求的解釋，其目的就是為了確認專利的保護范圍，且基本上貫穿整專利的授權確權的各個階段。而權利要求的解釋在依據(jù)順位卻有很大差異。

權利要求進行解釋，在目前所具有兩種觀點，即語境論和時機論。

所謂時機論，是指對專利權利要求的解釋應該嚴格把握解釋時機，以權利要求本身的含義不清楚或者沒有明確的唯一含義為前提，亦即當權利要求本身的文字含義清楚時，不能采用說明書和附圖等內部證據(jù)對權利要求進行解釋，只有權利要求本身的含義不清楚、沒有明確含義時，才能運用權利要求書、說明書及附圖等對權利要求進行解釋。[2]

而語境論將理解、使用說明書中的定義置于權利要求解釋的第一順位，只有說明書中未做解釋且無法推導出唯一結論時，才會引入本領域通常的解釋。[3]比如，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，第二條規(guī)定：“人民法院應當根據(jù)權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規(guī)定的權利要求的內容?！?br/>

問題在于，對權利要求技術特征的解釋，禁止反悔中權利人陳述應適用何種順位？對此，同樣要區(qū)分兩種情形，具體而言：

一是確權階段中不存在禁止反悔情形，權利人陳述對技術特征的解釋可以被明確否定。比如，在精工愛普生與國家知識產權局復審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案（墨盒案）中，對半導體存儲裝置與存儲裝置兩者是否是一回事的認定大相徑庭。權利人曾在審查過程中將半導體存儲裝置與存儲裝置解釋為相同的概念。最高院排除了權利人曾經(jīng)作出兩者是一回事的自認的事實，認為存儲裝置不等于半導體存儲裝置，存儲裝置是半導體存儲裝置的上位概念。如前所述，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（二）第十三條也規(guī)定了明確否認的情形。

二是在侵權階段，由于存在禁止反悔，權利人陳述就處于優(yōu)先適用的地位。比如，北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第十三條規(guī)定“解釋權利要求，可以使用專利說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案以及生效法律文書所記載的內容。以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻及所屬技術領域的普通技術人員的通常理解進行解釋?！?br/>

從該條來看，專利審查檔案只是作為“內部證據(jù)”優(yōu)先于公知常識和本領域技術人員的通常理解。然而，由于禁止反悔原則強調專利權人的“自我劃界”，應處于最優(yōu)先適用的地位，一旦存在放棄現(xiàn)有技術情形，則不應再放入專利權保護范圍之內。

綜上所述，我們可以得出結論，如果專利權人在確權階段的陳述存在錯誤，在禁止反悔原則的適用上，應分兩種情況，即專利權人對現(xiàn)有技術的技術特征理解錯誤，而審查機關予以了明確否認的情形，和審查機關并未明確否認對現(xiàn)有技術做作的錯誤理解，反而為此授予專利權的情形。并且，禁止反悔中權利人陳述應適用的順位，也應做以區(qū)分，即區(qū)分確權階段中不存在禁止反悔原則的適用這一情形，以及在侵權階段，由于存在禁止反悔原則的適用空間，權利人陳述處于優(yōu)先適用的地位的情形。

注釋：

[1]曹某某等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵發(fā)明專利一案，江蘇高院二審民事判決，（2016）蘇民終161號

[2]劉慶輝：《專利授權程序中的權利要求解釋》，知產力維信公眾號

[3]劉俊清：《權利要求語境論解釋方法對專利保護邊界的影響》，蘭臺知識產權團隊公眾號http://mp.weixin.qq.com/s/87zq-wzHk6ss7pHnRDrFAg

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張博  蘭臺所知產團隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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