「專利審查意見答復」工作思路的體會分享

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：周慧玲

原標題：專利審查意見答復工作思路的體會分享 --避免新手代理人在答復專利審查意見通知書時無從下手的尷尬

對初次接觸專利審查意見答復工作的專利工程師或代理人，通常有些不知如何下手的感覺，特別在審查意見通知書中出現(xiàn)了沒有新穎性又沒有創(chuàng)造性的評述時候，非常容易被審查員的審查意見中給出的思路帶跑。如何幫助新手對審查意見通知書答復工作快速上手，試圖小結(jié)一下本人的工作體會，以供參考，歡迎批評指正。

首先，看到審查意見通知書時，專利工程師或代理人需要轉(zhuǎn)換思路，不能以普通讀者的身份閱讀審查意見通知書，而要明確自己的位置，答復者是站在申請人的角度來看待審查意見通知書的，因此答復者的立場和審查員應該略有不同。在明確了自己看待審查意見通知書的位置之后再來看具體的問題。

既然是站在申請人的角度來看審查意見通知書的，個人認為，首先需要通告申請人審查意見的內(nèi)容，并明確答復的目標，目標清晰后再進行后續(xù)的答復工作。當然這個答復的目標也是根據(jù)雙方交流和審查意見的情況綜合評估和協(xié)商最終確定的，并且這個目標也是可以調(diào)整的。當然在通告申請人之前，作為代理人應該核實審查文本是否正確，了解傾向性的審查意見，并對對比文件要有初步的分析。

在明確了答復目標之后，再來考慮答復工作思路。不同審查意見答復的工作思路也會不同，但是對某些常見的情況也可以有共性的工作思路。

通常審查意見通知書有以下幾種常見的情形：

1、有授權(quán)前景的審查意見通知書；

如果申請人同意審查意見中的授權(quán)范圍，那么代理人只需要針對性的處理好審查意見中的其他內(nèi)容就可以了，比如按照審查意見進行修改權(quán)利要求或其他相關(guān)部分克服審查意見中指出的缺陷。

如果申請人不同意審查意見中的授權(quán)范圍，想要爭取被評述為沒有新穎性或沒有創(chuàng)造性的權(quán)利要求范圍，那么這樣的答復思路和后續(xù)沒有授權(quán)前景的審查意見答復思路類似，這里不再展開。

2、沒有授權(quán)前景的審查意見通知書；

包括以下最常見幾種情況（本文僅討論使用專利法第22條第二和第三款評述了創(chuàng)造性的情況，現(xiàn)實中還有很多更復雜的情況在此并不展開）。

2.1 權(quán)利要求沒有新穎性的情況

作為代理人這個時候，應該問一問，審查員是否采用了新穎性的單獨對比原則？審查員對技術(shù)特征、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和技術(shù)效果的觀點對不對？若審查員沒有采用單獨對比原則，也可以此為切入點進行答復。

假設審查員認為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對比文件中的技術(shù)特征是相同的或者等同的，那么代理人應該問一下，真的是相同嗎？真的是等同嗎？如果答案是否定的，那么答辯的思路也就有了。

萬一如果代理人自己也認為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對比文件中的技術(shù)特征是相同的或者等同的，這個案子就一定沒法答復了嗎？肯定不是。還可從技術(shù)特征相對于對比文件是否屬于相同或相似的技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果來看，其中有任何一個不同，也都可以成為答復的切入點。

2.2 權(quán)利要求有新穎性沒有創(chuàng)造性的情況

在這種情況下，通常審查員會認為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對比文件是有區(qū)別技術(shù)特征的，只是區(qū)別技術(shù)特征在其他對比文件中公開了或者獲得了啟示等，且該技術(shù)特征在對比文件中要解決的技術(shù)問題和達到的技術(shù)效果基本相同。

對代理人來說，首先要核實對比文件是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù),比如抵觸申請不能評價創(chuàng)造性、優(yōu)先權(quán)日核實后不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，若對比文件不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)也可以此為切入點進行答復。

進一步地，對代理人來說，還需要明確對區(qū)別技術(shù)特征是否如審查員所說已經(jīng)被公開，需要注意區(qū)別技術(shù)特征描述中任何一點差別，任何一點差別都可能是答復的突破口。并且無論區(qū)別技術(shù)特征和對比文件差別的大小，都還要評估這些差別解決的技術(shù)問題和帶來的技術(shù)效果與對比文件比較，以解決的技術(shù)問題不同或技術(shù)效果來說明該差別足夠大，并且還不能從對比文件中獲得啟示，從而能認為該差別點具有突出的實質(zhì)性貢獻的創(chuàng)造性。這里有必要說明一點的是，在權(quán)利要求整體的層面有對應要解決的技術(shù)問題，同樣在權(quán)利要求的各個區(qū)別技術(shù)特征上，也可能對應更細節(jié)層面的技術(shù)問題。

小結(jié)一下，專利審查意見答復工作思路首先是站在申請人的立場來看審查意見通知書，避免被審查員的思路帶跑；其次看看審查意見中對事實的評述是否符合客觀情況，找到的突破口就是答辯的切入點；在工作思路明確之后，找到答辯的切入點就會更有針對性，避免了無從下手的尷尬。

通常申請人既然做了申請，通常還是希望能授權(quán)的，除非申請人主動放棄答辯，通常專利工程師或代理人不會建議申請人放棄答辯；即使在有些情況下授權(quán)前景不樂觀，出于客戶的需求，也可以采用分案的形式來延長申請的存續(xù)時間，即使在收到駁回通知書之后，還能提出復審請求，進入后續(xù)的救濟程序。

專利審查意見答復是一件頗為有樂趣的事情，審查意見通知書的情況也有多種，每一種都需要根據(jù)實際案情出發(fā)做出最恰當?shù)幕貞?br/>

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