檢索之「專利無效」檢索

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作者：楊亞茹  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：檢索之專利無效檢索

專利無效檢索，一方面，可以是企業(yè)在主動維權(quán)前，通過針對自身專利進(jìn)行專利有效性檢索，來了解專利的穩(wěn)定性，以幫助企業(yè)作出是否釆取維權(quán)行動的決策；另一方面，也可以是企業(yè)在遭遇競爭對手的專利攻擊時(shí)，通過針對對方起訴所依據(jù)專利進(jìn)行專利無效檢索，來收集能無效該專利的文獻(xiàn)證據(jù)，幫助企業(yè)在無效宣告程序中取得勝利。

引言

專利檢索常見的有專利主題檢索、專利性檢索、專利無效檢索以及專利侵權(quán)檢索，其中，專利主題檢索一般是指在技術(shù)開發(fā)之前進(jìn)行的檢索，企業(yè)為了了解技術(shù)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀以確定研究方向而進(jìn)行的檢索；專利性檢索一般是指專利申請過程中且在專利授權(quán)前，審查員對專利申請中的技術(shù)方案進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性的檢索；專利無效檢索一般是指在專利授權(quán)后，無效請求人根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定以破壞專利穎性、創(chuàng)造性為目的進(jìn)行的檢索，或者專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟前為分析專利權(quán)的穩(wěn)定性而進(jìn)行的檢索（也稱專利穩(wěn)定性檢索）；專利侵權(quán)檢索是指被訴侵權(quán)人基于“現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則”為了維護(hù)自身利益，以破壞涉案專利新穎性、創(chuàng)造性為目的進(jìn)行的檢索。不同類型的專利檢索，檢索策略也不盡相同。

專利無效檢索，一方面，可以是企業(yè)在主動維權(quán)前，通過針對自身專利進(jìn)行專利有效性檢索，來了解專利的穩(wěn)定性，以幫助企業(yè)作出是否釆取維權(quán)行動的決策；另一方面，也可以是企業(yè)在遭遇競爭對手的專利攻擊時(shí)，通過針對對方起訴所依據(jù)專利進(jìn)行專利無效檢索，來收集能無效該專利的文獻(xiàn)證據(jù)，幫助企業(yè)在無效宣告程序中取得勝利。專利無效檢索中若想要檢索到有用的對比文件，一般比較耗費(fèi)時(shí)間，而一個操作性高的檢索流程，則可在一定程度上提高專利無效檢索的效率，接下來就介紹一個專利無效檢索中比較通用的檢索流程。

1、專利無效宣告的法律條款

在進(jìn)行專利無效檢索前，要明白哪些類型的證據(jù)可作為專利無效宣告的理由，這樣可有針對性地進(jìn)行專利穩(wěn)定性分析或者專利無效分析。

《專利法》第45條規(guī)定，自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合專利法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第65條第2款規(guī)定，前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第2條（保護(hù)客體類型）、第20條第1款（保密審查）、第22條（發(fā)明和實(shí)用新型授權(quán)條件：三性）、第23條（外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)條件）、第26條第3款（說明書清楚完整，公開充分）、第4款（權(quán)利要求書以說明書為依據(jù)）、第27條第2款（外觀設(shè)計(jì)的照片應(yīng)清楚）、第33條（修改不得超范圍）或者本實(shí)施細(xì)則第20條第2款（獨(dú)權(quán)包括必要技術(shù)特征）、第43條第1款（分案申請修改不得超原申請范圍）的規(guī)定，或者屬于專利法第5條（違反國家法律等）、第25條的規(guī)定（客體范圍），或者依照專利法第9條（同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)以及先申請?jiān)瓌t）規(guī)定不能取得專利權(quán)。

2、專利無效檢索的檢索流程

1）整理目標(biāo)專利的基本信息

首先，確定目標(biāo)專利的法律狀態(tài)及權(quán)利歸屬，這關(guān)系到無效檢索的工作意義，避免因失誤引起不必要的檢索。

確認(rèn)目標(biāo)專利基本信息后，明確目標(biāo)專利的申請日、公開日、以及授權(quán)公告日，然后從目標(biāo)專利的審查意見通知書、引用文獻(xiàn)以及無效訴訟歷史檔案（如果有的話）方面著手，審查意見通知書中通常會提到審查員針對目標(biāo)專利所檢索的影響目標(biāo)專利新穎性或創(chuàng)造性的對比文件，我們通過查閱目標(biāo)專利的審查意見通知書即可得到與目標(biāo)專利較為相近的對比文件；目標(biāo)專利的引用文獻(xiàn)即申請人在專利申請文件中提到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，同理，申請人一般不會將與目標(biāo)專利中的技術(shù)方案最接近的現(xiàn)有技術(shù)放在目標(biāo)專利的申請文件中；雖然專利無效行政訴訟遵循"一事不再理"原則，但如果能了解到目標(biāo)專利之前的無效訴訟歷史情況，特別是在歷次訴訟中被原告所釆用的所有證據(jù)文獻(xiàn)及他們的證據(jù)組合方式，我們可以提取前人檢索到的有價(jià)值的證據(jù)文獻(xiàn)，拋棄前人無用的證據(jù)以及證據(jù)組合方式，在很大程度上可以提高效率。此方法也可以推演應(yīng)用到查詢目標(biāo)專利的同族專利的審查意見通知書、引用文獻(xiàn)和無效行政訴訟歷史方案。

2）分析目標(biāo)專利的技術(shù)方案

在檢索之前，對技術(shù)方案的正確分析是進(jìn)行有效檢索和判斷技術(shù)方案是否具備新穎性和創(chuàng)造性的基礎(chǔ)。專利申請文件中，權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求就是一個完整的技術(shù)方案，因此，在進(jìn)行專利無效檢索之前，要正確分析每一個權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案。

3）確定目標(biāo)專利的技術(shù)領(lǐng)域

影響一個技術(shù)方案的新穎性的文獻(xiàn)所記載的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與該目標(biāo)專利中的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，并且兩者適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問題、具有相同的預(yù)期技術(shù)效果。因此，在該技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域檢索最可能檢索到影響目標(biāo)專利新穎性或創(chuàng)造性的對比文件。通過查詢目標(biāo)專利的著錄項(xiàng)目可以確定目標(biāo)專利所屬技術(shù)領(lǐng)域，即IPC分類號。

如果上述技術(shù)領(lǐng)域中沒有檢索到影響目標(biāo)專利新穎性或創(chuàng)造性的對比文獻(xiàn)，一般情況下，還應(yīng)當(dāng)檢索功能類似的技術(shù)領(lǐng)域。具體地說，如果確定技術(shù)方案位于IPC的“應(yīng)用分類”位置，則應(yīng)考慮檢索相應(yīng)“功能分類”位置的技術(shù)領(lǐng)域，或功能相同或相近的其他“應(yīng)用分類”位置的技術(shù)領(lǐng)域。例如，一個技術(shù)方案涉及的是“心臟瓣膜”，該技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域是A61F2/24，該分類位置為“應(yīng)用分類”，屬于一種應(yīng)用于心臟的“閥”。與之相應(yīng)的通用的閥的“功能分類”為F16K，因此對該技術(shù)方案進(jìn)行檢索時(shí)，還應(yīng)考慮是否需要將檢索范圍擴(kuò)展到功能分類位置F16K以及其他閥的特殊應(yīng)用位置，例如F16N23/00“控制閥的特殊應(yīng)用”。

值得一提的是，是否需要將檢索范圍擴(kuò)展到功能相似的領(lǐng)域，主要取決于技術(shù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換是否具有顯而易見性。如果一個技術(shù)方案特別強(qiáng)調(diào)其技術(shù)改進(jìn)是針對特殊用途進(jìn)行的，該技術(shù)方案是將通用的裝置或方法針對特殊用途進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)，此時(shí)就沒有必要一味地?cái)U(kuò)展檢索的技術(shù)領(lǐng)域了。

4）確定基本檢索要素

所謂基本檢索要素是指從技術(shù)方案中提煉出來的，最能夠體現(xiàn)技術(shù)方案的基本構(gòu)思的可檢索的要素。如果檢索結(jié)果的技術(shù)方案包含了這些檢索要素，就可以使用該文獻(xiàn)評價(jià)目標(biāo)專利的新穎性；如果檢索結(jié)果的技術(shù)方案缺少基本檢索要素中的任何一個，則該技術(shù)方案有可能用于評價(jià)目標(biāo)專利的創(chuàng)造性。因此，提出基本檢索要素的目的在于利用可檢索的要素來表達(dá)技術(shù)方案，以便在數(shù)據(jù)庫中查找影響新穎性或創(chuàng)造性的文獻(xiàn)。

從技術(shù)方案提取基本檢索要素的張就是對技術(shù)方案進(jìn)行分析和分解的過程，將哪些技術(shù)特征和/或技術(shù)特征的組合作為基本檢索要素，是由它們在達(dá)到發(fā)明所解決的技術(shù)問題或達(dá)到的技術(shù)效果中是否起到了關(guān)鍵作用所決定的。

基本檢索要素可以用分類號表達(dá)，也可以用關(guān)鍵詞表達(dá)。

5）構(gòu)造檢索式

檢索式中可以包含關(guān)鍵詞、分類號、申請人、發(fā)明人、申請日、公開日等多個信息，檢索式是檢索策略的表達(dá)，完整有效的檢索式能夠提高檢索效率，一般包括五類檢索式：僅用關(guān)鍵詞構(gòu)建的檢索式、僅用確切分類號構(gòu)建的檢索式、用關(guān)鍵詞配合分類號構(gòu)建的檢索式、僅用專利權(quán)人構(gòu)建的檢索式及用專利權(quán)人配合關(guān)鍵詞或分類號構(gòu)建的檢索式。在這里分享一個構(gòu)造檢索式的小竅門，在確定檢索策略后，打開佰騰網(wǎng)的高級檢索頁面，在對應(yīng)的欄目中輸入基本檢索要素的信息，可自動生成一個初級的檢索式，然后再根據(jù)自己確定的檢索策略重新修改初級檢索式中不符合檢索策略要求的邏輯表達(dá)，最終形成符合檢索策略的檢索式。該方法特別適用于在EPO、USPTO、KIPRIS等外國專利數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行外文檢索，只需要將檢索式中的中文關(guān)鍵詞或者其他信息替換為相應(yīng)的文種，即可通過檢索式在外國專利數(shù)據(jù)中進(jìn)行檢索，可大大提高了檢索效率。

6）檢索結(jié)果的內(nèi)容篩選

結(jié)合附圖以及快速瀏覽摘要的方式進(jìn)行判斷，并將疑似破壞新穎性/創(chuàng)造性的對比文件保存，這個過程實(shí)際上就是以目標(biāo)專利的技術(shù)方案為基礎(chǔ)，對所命中的對比文件進(jìn)行初步的新穎性和創(chuàng)造性的判斷。作為初步篩選，快速瀏覽的對象是附圖和摘要。

仔細(xì)閱讀疑似破壞新穎性/創(chuàng)造性的對比文件的全文，以便進(jìn)行新穎性/創(chuàng)造性的判斷。

若通過初步確定的檢索式未找到破壞新穎性/創(chuàng)造性的對比文件，可在檢索式中刪去關(guān)于時(shí)間的限定，這是因?yàn)橛袝r(shí)候從目標(biāo)專利中提取的關(guān)鍵詞并不是以前所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員針對該技術(shù)方案的統(tǒng)稱，可檢索近期的專利文獻(xiàn)中是否對該技術(shù)方案進(jìn)行描述，然后對檢索到的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行追蹤檢索，即查看相關(guān)文獻(xiàn)的引用文獻(xiàn)以及優(yōu)先權(quán)文獻(xiàn)。

確定最合適的對比文件，可以從以下幾個角度確定最合適的對比文件：

第一，一篇能夠破壞新穎性/創(chuàng)造性的文獻(xiàn)；

第二，不能破壞新穎性和創(chuàng)造性，但是相同的技術(shù)特征的數(shù)目最多的文獻(xiàn)；

第三，與實(shí)施例最接近的文獻(xiàn)；

第四，容易與另一篇文獻(xiàn)結(jié)合，即存在結(jié)合啟示，且這種結(jié)合的啟示較之其他文獻(xiàn)而言說服力更強(qiáng)。

7）填寫檢索報(bào)告

檢索報(bào)告用于記載檢索的結(jié)果，特別是記載構(gòu)成相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)。

3、總結(jié)

總而言之，無效檢索是一個需要“人”(經(jīng)驗(yàn)和技能）和“物”(數(shù)據(jù)和工具）完美配合的既需“套路”（檢索流程）又要“誠意”（大量時(shí)間）的工作。

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作者：楊亞茹   北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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