產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)的舉證責(zé)任

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來源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：劉林東 易昂 北京高沃律師事務(wù)所

原標(biāo)題：淺析產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)的舉證責(zé)任

隨著專利法及相關(guān)司法解釋的逐步修訂完善，產(chǎn)品制造方法專利的舉證責(zé)任有了明確的法律依據(jù)，取證難的現(xiàn)狀也逐步得到改善，同時(shí)，這也對(duì)各方當(dāng)事人提出了更高的要求，為了更好的維護(hù)自己的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律和司法解釋盡力完成己方的舉證責(zé)任，才能夠掌握專利訴訟的主動(dòng)權(quán)，從而更好的保護(hù)自己的合法權(quán)益。

引言

產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)一直是專利侵權(quán)訴訟中的一個(gè)難點(diǎn)。在產(chǎn)品制造方法專利中，產(chǎn)品分為新產(chǎn)品和非新產(chǎn)品。根據(jù)現(xiàn)行專利法[1]的規(guī)定，針對(duì)新產(chǎn)品制造方法專利，專利權(quán)人僅需證明產(chǎn)品相同，被告則應(yīng)當(dāng)舉證證明其產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于涉案專利，否則就會(huì)被認(rèn)定侵權(quán)。對(duì)于非新產(chǎn)品制造方法專利，其舉證難的問題一直困擾著專利權(quán)人。2020年11月16日公布的《最高人民法院關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》對(duì)于這一問題終于作出了明確規(guī)定。下面我們將結(jié)合相關(guān)案例對(duì)于上述規(guī)定詳細(xì)解讀產(chǎn)品制造方法專利舉證責(zé)任的新變化。

一、新產(chǎn)品制造方法專利

一、定義

什么是專利法意義上的“新產(chǎn)品”？

在相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋中并未對(duì)其做出直接解釋，根據(jù)北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》，專利法第六十一條規(guī)定的“新產(chǎn)品”，是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請(qǐng)日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前為國內(nèi)外公眾所知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。

二、舉證責(zé)任

對(duì)于專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明；若不屬于新產(chǎn)品，則不適用舉證責(zé)任倒置。

對(duì)于新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利，專利權(quán)人仍需要舉證證明下列事實(shí)：（1）被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品；（2）涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品。

1、被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品

一般來說，涉案專利的說明書中對(duì)于產(chǎn)品的組成、結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了詳細(xì)的描述，原告通過獲取被告的產(chǎn)品通過技術(shù)特征的比對(duì)，就能夠直接分辨二者是否屬于相同產(chǎn)品，對(duì)于不能直觀分辨的產(chǎn)品就需要專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定比對(duì)。

2、涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品

證明涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品是專利權(quán)人作為原告的基本舉證責(zé)任。在靖江市億泰食品有限公司、張某某訴靖江市七七食品有限公司、江蘇驥洋食品有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[2]中，法院認(rèn)為，依據(jù)“肉脯制作方法及系統(tǒng)”制造的產(chǎn)品（肉脯）不屬于新產(chǎn)品，原告億泰公司、張某某亦未能提供相應(yīng)證據(jù)證明涉案專利產(chǎn)品系一種新產(chǎn)品，故該案不應(yīng)適用舉證責(zé)任倒置。因此，如果專利權(quán)人主張其專利制造的產(chǎn)品系“新產(chǎn)品”，證明涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品系“新產(chǎn)品”的舉證責(zé)任在于專利權(quán)人。

因此，原告如果認(rèn)為其專利制造方法生產(chǎn)的產(chǎn)品為“新產(chǎn)品”，那么就應(yīng)當(dāng)對(duì)此進(jìn)行舉證說明，被法院認(rèn)定完成了舉證責(zé)任，此時(shí)舉證責(zé)任倒置，由被告方提供其產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于涉案專利，如果被告不能舉證，則會(huì)認(rèn)定其采用了涉案專利的方法，認(rèn)定其侵權(quán)。

關(guān)于涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品的舉證我們需要注意如下兩點(diǎn)：

（1）專利具有新穎性不等于產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品

在大連市中級(jí)人民法院審理的大連大金馬基礎(chǔ)建設(shè)有限公司與大連德潤建筑材料有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[3]中，大連大金馬基礎(chǔ)建設(shè)有限公司提交了證據(jù)5：科技查新報(bào)告，以證明案涉專利產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品。但法院認(rèn)為該證據(jù)僅能證明涉案專利具有新穎性，不能證明案涉專利產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品，故對(duì)該份證據(jù)的證明力不予采信。

（2）相應(yīng)的證據(jù)具有證明力

在湖北中天亞科冶金化工股份有限公司訴武鋼森泰通山冶金有限責(zé)任公司、武鋼森泰通山鐵合金有限責(zé)任公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案[4]中，涉案專利是一種生產(chǎn)“超低碳硅鐵”的方法發(fā)明專利，其申請(qǐng)日為1996年10月17日。原告提供證據(jù)證明原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)曾于1999年11月認(rèn)定本案專利的前權(quán)利人湖北中天星火化工有限公司生產(chǎn)的超低碳硅鐵為1997年度國家級(jí)新產(chǎn)品，故可以認(rèn)定本案專利為涉及新產(chǎn)品的方法發(fā)明專利，被告應(yīng)承擔(dān)證明其生產(chǎn)超低碳硅鐵的方法不同于本案專利的制造方法的舉證責(zé)任。

二、非新產(chǎn)品制造方法專利

一、定義

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條，產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。

二、舉證責(zé)任

對(duì)于非新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利，根據(jù)前述司法解釋規(guī)定，專利權(quán)人需要舉證證明下列事實(shí)：

1、被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品

針對(duì)這一點(diǎn)，和新產(chǎn)品專利一樣，通過取得被告產(chǎn)品對(duì)二者進(jìn)行技術(shù)特征的比對(duì)從而判斷其是否屬于相同產(chǎn)品，必要的時(shí)候需要鑒定。

2、被告制造的產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性較大

如何判定被告制造的產(chǎn)品由涉案專利方法制造的可能性較大，一般包括如下情形：

（1）被告的員工曾在原告處工作，有較大可能接觸到涉案專利完整的技術(shù)方案

在亞什蘭許可和知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司、北京天使專用化學(xué)技術(shù)有限公司訴北京瑞仕邦精細(xì)化工技術(shù)有限公司、蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司、魏星光等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[5]中，法院認(rèn)為，被告魏星光及蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司主要技術(shù)人員原均系原告的工作人員，有機(jī)會(huì)接觸到涉案專利方法的完整生產(chǎn)流程，被告使用專利方法生產(chǎn)完全水性聚合物濃縮液的可能性較大。

（2）被告經(jīng)法官釋明仍拒絕提供相應(yīng)證據(jù)予以佐證

同樣在上述亞什蘭訴瑞仕邦公司等侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件中，蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司雖主張其生產(chǎn)工藝中某些物質(zhì)的添加方式和含量與涉案專利技術(shù)方案不同，但在法院釋明的情況下仍拒絕提供相應(yīng)證據(jù)予以佐證，因此，法院認(rèn)定被告使用專利方法生產(chǎn)完全水性聚合物濃縮液的可能性較大。

此外，在宜賓長毅漿粕有限責(zé)任公司訴濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司、成都鑫瑞鑫塑料有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案[6]中，被告濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司經(jīng)人民法院釋明后，無正當(dāng)理由拒不提供其持有的涉案粘膠木漿粕生產(chǎn)方法，致使人民法院無法查明其生產(chǎn)涉案粘膠木漿粕的生產(chǎn)方法是否落入原告專利權(quán)保護(hù)范圍，故本案應(yīng)適用該條關(guān)于舉證妨礙的推定規(guī)則，推定原告的主張成立，即應(yīng)認(rèn)定被告生產(chǎn)涉案粘膠木漿粕的生產(chǎn)方法落入原告專利權(quán)保護(hù)范圍，被告使用原告專利技術(shù)生產(chǎn)、銷售粘膠木漿粕的行為構(gòu)成侵權(quán)。

3、原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力

如何判定原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力，一般包括如下情形：

（1）原告已經(jīng)自行取證并鑒定獲得初步證據(jù)

在上述宜賓長毅公司訴濰坊恒聯(lián)公司等侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，原告通過錄像方式展示了被告的生產(chǎn)車間及相關(guān)的機(jī)器設(shè)備和原材料木漿板的投放過程，且將案涉粘膠木漿粕進(jìn)行鑒定為漿粕纖維種類系100%針葉木漿，而被告辯稱其生產(chǎn)粘膠棉漿粕過程僅添加了5%-10%木漿板，卻未提交相應(yīng)的證據(jù)予以證明，因此，法院認(rèn)為，原告已經(jīng)盡可能地經(jīng)過合理努力完成了基礎(chǔ)的舉證義務(wù)，被告卻未提交有力的反駁證據(jù)。同時(shí)，相關(guān)設(shè)備所組成的工藝流程及工藝參數(shù)或者原始生產(chǎn)記錄均在被告的控制之下，其完全有能力向人民法院提交予以比對(duì)，從而有利于查清事實(shí)，故結(jié)合本案雙方當(dāng)事人已經(jīng)完成的舉證情況、舉證能力、距離證據(jù)的遠(yuǎn)近情況和業(yè)已查明的案件事實(shí)、日常生活經(jīng)驗(yàn)等諸多因素，應(yīng)將本案被控侵權(quán)方法的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移至被告。

（2）原告向法院申請(qǐng)了證據(jù)保全、技術(shù)鑒定等方式

在趙良新訴中國文化遺產(chǎn)研究院侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[7]中，法院生效裁判認(rèn)為，趙良新主張中國文化遺產(chǎn)研究院制作安遠(yuǎn)廟天花使用了絲網(wǎng)印刷方法，且該方法落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。鑒于被控侵權(quán)行為即安遠(yuǎn)廟天花的制作過程在趙良新發(fā)現(xiàn)之時(shí)即已結(jié)束，趙良新無任何其他途徑可以直接證明被控侵權(quán)行為所使用的完整方法，而經(jīng)過鑒定部門的專業(yè)鑒定，可以確定文化遺產(chǎn)研究院制作的安遠(yuǎn)廟天花與用涉案專利方法制作的天花采用同一種印刷方式形成。此時(shí)舉證責(zé)任應(yīng)轉(zhuǎn)移至中國文化遺產(chǎn)研究院，中國文化遺產(chǎn)研究院應(yīng)當(dāng)證明其使用的方法與趙良新專利方法不同。

以上就是涉案專利為非新產(chǎn)品制造方法原告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的舉證責(zé)任，原告只有完成上述舉證責(zé)任之后，舉證責(zé)任才倒置，之后由被告承擔(dān)舉證責(zé)任證明自己未采用涉案專利的產(chǎn)品制造方法。

結(jié)語

隨著專利法及相關(guān)司法解釋的逐步修訂完善，產(chǎn)品制造方法專利的舉證責(zé)任有了明確的法律依據(jù)，取證難的現(xiàn)狀也逐步得到改善，同時(shí)，這也對(duì)各方當(dāng)事人提出了更高的要求，為了更好的維護(hù)自己的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律和司法解釋盡力完成己方的舉證責(zé)任，才能夠掌握專利訴訟的主動(dòng)權(quán)，從而更好的保護(hù)自己的合法權(quán)益。

注釋：

[1]指2008年修訂的《專利法》

[2]2016泰州法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)典型案例

[3]（2014）大民四初字第10號(hào)判決書

[4]（2008）鄂民三終字第12號(hào)判決書

[5]最高人民法院公報(bào) 2014年第5期(總第211期)

[6]（2012）川民終字第533號(hào)判決書

[7]（2017）京民終402號(hào)判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 易昂 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)的舉證責(zé)任（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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