專利申請活動中企業(yè)如何與知識產(chǎn)權代理機構有效溝通？

IPRdaily，全球影響力的知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)媒體

426.cn，60萬知識產(chǎn)權人的上網(wǎng)首頁

來源：IPRdaily

作者：龐啟成  就職于四川力久律師事務所，專利代理人

原標題：【專利】專利申請活動中企業(yè)如何與知識產(chǎn)權代理機構有效溝通

摘要：專利申請是企業(yè)知識產(chǎn)權活動中重要的組成部分，在企業(yè)專利申請中，是否能夠與知識產(chǎn)權代理機構保持良好有效的溝通，是決定專利申請質(zhì)量的重要因素。本文根據(jù)筆者專利代理經(jīng)驗，簡述了企業(yè)在與知識產(chǎn)權代理機構溝通過程中所存在的問題，以及應該注意的事項，旨在建議企業(yè)如何有效的與知識產(chǎn)權代理機構進行有效溝通。

關鍵詞：專利申請  企業(yè)  代理機構  溝通

一、引言

2016年是我國全面實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是深化知識產(chǎn)權領域改革、加快知識產(chǎn)權強國建設的關鍵一年。產(chǎn)能的升級、中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型成為了當下的最熱詞匯，而這些，都離不開知識產(chǎn)權的支持。在過去幾年中，隨著政府的政策導向以及企業(yè)自身知識產(chǎn)權認識的加強，我國的專利申請量逐年提高，就2015年而言，全年共受理專利申請279.9萬件，其中發(fā)明專利申請量突破100萬件，達到110.2萬件，同比增長18.7%，連續(xù)5年位居世界首位。

在這樣的背景下，國家知識產(chǎn)權局于2013年發(fā)布了《國家知識產(chǎn)權局關于進一步提升專利申請質(zhì)量的若干意見》，以引導專利申請數(shù)量向?qū)＠暾堎|(zhì)量的轉(zhuǎn)變。那么，企業(yè)在專利申請活動中，如何提高專利申請的質(zhì)量，就成為了擺在企業(yè)面前，亟需要解決的問題。

在目前企業(yè)的專利申請活動中，特別是中小微企業(yè)，由于企業(yè)規(guī)模和運營成本的限制，自身并未組建專業(yè)的知識產(chǎn)權部門，所以，通常是將知識產(chǎn)權業(yè)務委托給相關的知識產(chǎn)權代理機構代為辦理，企業(yè)與知識產(chǎn)權代理機構之間是否能夠有高效的溝通交流，就成為了影響專利申請質(zhì)量的決定性因素，下文將以專利申請的流程作為框架，簡述企業(yè)在于代理機構交流過程中，所應該注意的問題。

二、委托知識產(chǎn)權代理機構的重要性

企業(yè)申請專利的途徑通常是兩種，一是專利由企業(yè)自己申請，即專利文件由企業(yè)技術人員撰寫，然后直接遞交專利申請；二是把專利申請的業(yè)務委托給知識產(chǎn)權代理機構辦理，專利文件由專利代理人撰寫，并由代理機構代為提交相關申請文件。

筆者認為，專利申請是一個嚴肅的法律過程，就申請程序而言，具有非常嚴格的要求，例如，在提交專利申請過程中具體要提交哪些手續(xù)文件，提交哪些申請文件，手續(xù)文件如何填寫，申請文件的格式如何布置，都應該嚴格的按照《專利審查指南》、《專利法》和《專利法實施細則》要求；而對于申請文件本身，對于保護客體的把握，特別是權利要求書部分和說明書部分的撰寫和布局，不僅在申請過程中決定了相關專利是否授權，也影響著專利的審批速度，更為重要的是，其還決定著專利的保護范圍，以及專利權的穩(wěn)定性，這些在專利申請授權后，涉及到專利無效或者侵權訴訟時，如果在前期撰寫過程中存在有任何失誤，都有可能造成難以挽回的損失。

簡單來說，就是，對于企業(yè)，不論技術本身創(chuàng)新高度有多高，對社會有多大貢獻，如果專利申請文件不符合《專利法》、《專利法實施細則》及《專利審查指南》的規(guī)定，就有可能無法取得授權；即便是取得了專利權，如果權力要求保護范圍過小，也不能最大程度地保護企業(yè)技術，競爭對手只要略做改動便可規(guī)避專利的文件所涉及的保護范圍，給企業(yè)帶來難以估量的損失。

所以，筆者認為，專利申請文件的撰寫不同于技術性文章或技術論文的撰寫，是一項不易被企業(yè)技術人員所掌握的專業(yè)技能。在專利申請活動中，建議企業(yè)，特別是未設立知識產(chǎn)權部門的企業(yè)，應該委托具有代理資質(zhì)的專利事務所，指定相關領域的專利代理人來代理相關的專利申請業(yè)務，如此，不僅可以提高專利申請文件的質(zhì)量，減少審查過程中的補正次數(shù)，節(jié)約審查時間，也可以使技術方案能夠得到較好的保護，提高專利權穩(wěn)定性，降低專利權被無效的風險，提高侵權訴訟過程中的勝訴幾率。

三、企業(yè)與知識產(chǎn)權代理機構的前期交流

目前，很多企業(yè)認為自己并沒有專利申請需要，通常是在有專利申請需要時才與知識產(chǎn)權代理機構開展合作，這樣的認識存在有較大的隱患。因為企業(yè)對專利本身認識不到位，對知識產(chǎn)權的了解也不夠深入透徹，不知道自己企業(yè)的哪些技術可以或者應該申請專利。在有迫切專利需求時才倉促的與知識產(chǎn)權代理機構開展合作，在時間緊迫的前提下，知識產(chǎn)權代理機構難以有充裕的時間進行專利申請的相關檢索和布局，以及與發(fā)明人進行進一步的深入溝通和交流，雖然最終是提交了申請文件，但是，卻難以保證專利的質(zhì)量，使技術方案的保護留下大量的空白區(qū)域。

所以，筆者認為，企業(yè)在成立之初就應該選擇合適的知識產(chǎn)權代理機構開展交流合作。

在該階段中，知識產(chǎn)權代理機構作為知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分，有責任和義務充當知識產(chǎn)權宣講大使，通過開展知識產(chǎn)權的專題講座，向企業(yè)科普知識產(chǎn)權基礎知識，例如：知識產(chǎn)權的重要性、如何申請專利、什么技術能申請專利、遇到侵權訴訟時應該如何著手處理等的問題；并且，協(xié)助有條件的企業(yè)建立專業(yè)的知識產(chǎn)權管理團隊。

企業(yè)在該培訓過程中，形成主動的知識產(chǎn)權思維，例如，在項目立項、設計、生產(chǎn)制造和銷售活動中，主動的進行相關領域和地區(qū)的專利檢索，分析侵權的風險，避免重復研發(fā)，思考如何使技術方案得到有效保護。在企業(yè)形成主動知識產(chǎn)權思維后，在涉及知識產(chǎn)權相關活動時，可以較為合適的選擇知識產(chǎn)權結構的介入時機和介于深度，以形成符合企業(yè)自身需要的知識產(chǎn)權保護機制。

四、企業(yè)與專利代理人的技術方案交流

技術方案是一個專利申請文件根本，在專利申請過程中，企業(yè)掌握著技術方案的核心，而專利代理人掌握的是在深入了解技術方案后，如何進行專利布局、策劃和撰寫，如何將二者良好的結合，是形成高質(zhì)量專利的基礎。

在實際代理工作中，筆者發(fā)現(xiàn)，很多技術人員對技術了如指掌，但是對于專利知識卻知之甚少，不知道需要提供哪些資料給專利代理人，與專利代理人溝通的時候，往往不能將有用的技術信息過渡給代理人，給專利代理人理解技術方案帶來了極大的難度。代理人為了明確技術方案，通常需要反復地和技術人員溝通和索要技術資料，不僅耗費了雙方大量的精力，而且還延長了專利的申請周期，延緩了專利申請的申請日，如有其他企業(yè)或者個人在這期間提交了相同技術的專利申請，還使企業(yè)錯失了申請專利的良機，獲取不了專利權，對于企業(yè)造成不可挽回的損失。

所以，在企業(yè)有意向申請專利時，應及時與專利代理人取得溝通，專利代理人入駐企業(yè)，直接與技術人員進行初步技術方案交流，專利代理人在了解技術方案的同時，培訓技術人員，讓技術人員明確應該提供的技術資料，引導技術人員學會撰寫詳盡的技術交底書，在技術人員撰寫技術交底書的過程中，專利代理人可以通過相關檢索，消化初期交流的技術方案，為后期的專利文件撰寫工作積累相關領域的基礎知識。

五、技術交底資料的撰寫

技術人員在技術交底資料撰寫過程中，應該注意以下幾個方面：首先應該詳細介紹本領域的技術背景，以技術背景為基礎，闡述在背景技術所存在的不足，進而引出本次專利申請所涉及的技術方案，結合相關圖紙和其他輔助資料詳細的描述技術方案，并闡述本次專利申請所涉及的技術方案，是如何解決背景技術中所存在的不足或者存在的技術問題，并詳細描述本次專利申請所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果。另外，需要注意的是，技術人員在技術交底資料中還應該盡量闡述整個技術方案的設計思路，以及在設計過程中，各個技術方案的評估和篩選過程，是否存在有其他替代技術方案，使代理人了解整個技術方案的形成思路，如此，形成一個完備的技術交底書。

六、專利申請方案的初步策劃

專利代理人在收到技術交底書后，首先應深入研讀交底書內(nèi)的技術方案，了解整個技術的設計思路，在存在有不理解之處時，應及時與技術人員聯(lián)系，消除疑問；在代理人理解技術交底書時，若有替代方案或者進一步的設計思路，應該與技術人員技術溝通，討論方案的可行性，確定是否將該方案也納入本次專利申請的保護范圍內(nèi)。

在代理人完全理解技術方案的基礎之上，對技術方案進行分解，并且進行檢索查新，確定出本次專利申請活動中的核心技術要點，然后對該核心技術要點進行全方位的專利布局，形成專利申請方案，該申請方案包括專利申請主題、各主題所保護的技術要點以及各主題的申請類型。

七、專利申請方案的確定

企業(yè)在收到專利代理人的專利申請方案后，應該從技術專業(yè)的角度審核各個主題和各主題所要保護的技術要點，并以企業(yè)自身需求角度出發(fā)審閱權衡各個主題的申請類型，然后對申請主題進行補充或者選擇性的舍棄，對所要保護的技術要點進行指正，最后形成專利申請方案的審閱意見，并將意見及時反饋給專利代理人。

專利代理人在收到企業(yè)反饋的審閱意見后，應仔細閱讀該意見，并及時與技術人員或者企業(yè)的知識產(chǎn)權部門進行溝通，交換意見，需要的時候，應開會討論，形成最終的專利申請方案。

八、專利申請文件的定稿

專利代理人在明確最終專利申請方案后，及時的進行專利文件的撰寫，在撰寫過程中，需要保持與技術人員之間的良好交流，某一份申請文件完成后，應及時發(fā)給技術人員審閱，技術人員審閱過程中，應該審閱整個申請文件，特別是說明書中所涉及的技術方案描述是否準備，是否存在原理性的錯誤，是否存在有闡述不充分的地方，并及時將意見反饋的專利代理人，如此，形成最終的定稿申請文件，待相關專利文件定稿完成后，進行統(tǒng)一的專利申請?zhí)峤还ぷ鳌?/p>

九、專利申請的答復過程

在專利申請過程中，大多都會涉及到審查員下發(fā)的審查意見，特別是發(fā)明專利，在專利代理機構收到審查員下發(fā)的審查意見后，應該及時的將審查意見、申請文件和對比文件轉(zhuǎn)發(fā)專利代理人和企業(yè)的相關技術人員，企業(yè)技術人員應該仔細閱讀上述文件，并針對審查意見給出相關的意見，代理人根據(jù)技術人員的意見，然后再與自己的意見綜合后撰寫出意見陳述書，交由技術人員審閱，再次交流后形成定稿的意見陳述書，然后提交。

如上述往復，答復各次審查員下發(fā)的審查意見，直至該專利申請結案。

十、結語

專利的申請，是企業(yè)與知識產(chǎn)權代理機構合作完成的工作，任何一方都應盡職盡責的完成自身的工作，并盡量協(xié)助對方完成對方的工作，如此才能夠搭建一個有效的交流平臺，提高專利申請的質(zhì)量；同時，企業(yè)與知識產(chǎn)權代理機構在上述的交流基礎之上，還應以專利申請為基礎，開展企業(yè)與知識產(chǎn)權代理機構之間的專利前業(yè)務（例如：立項檢索、侵權風險分析、規(guī)避設計等）和專利后業(yè)務（例如：專利無效、侵權訴訟等），使知識產(chǎn)權代理機構能夠較為全部的參與到企業(yè)的知識產(chǎn)權活動中，與企業(yè)之間保持良性的互動，共同發(fā)展。

來源：IPRdaily

作者：龐啟成  就職于四川力久律師事務所，專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

投稿郵箱：Iprdaily@163.com 

國際合作：judywu@iprdaily.com

市場業(yè)務：王夢婷  微信：AT510AN
        426.cn合作：黃  坤   微信：mrhuang1994

內(nèi)容合作：董  軍   微信：jundongder
 大賽合作：周海峰  微信：feng412813

本文來自IPRdaily并經(jīng)IPRdaily編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處。文章不代表IPRdaily立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://islanderfriend.com/”